Справа № 2-938/10

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

12 травня 2010 року                                 Солом’янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді - Букіної О. М.,

                        при секретарі – Балагура О.С., Волошина О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКО» ТОВ до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_1, 3-тя особа ОСОБА_2 про визнання недійсними свідоцтва України № 58631 на знак для товарів та послуг «ТЕКО» та свідоцтва України № 58630 на знак для товарів і послуг «ТЕКО GROUР »,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_1 та просить визнати повністю недійсними свідоцтва України № 58631 та № 58630 на знаки для товарів і послуг, видані Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; зобов‘язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв України № 58631 та № 58630 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в бюлетені "Промислова власність".

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 16 січня 2006 року Державним департаментом     інтелектуальної    власності Міністерства освіти  і  науки  України  видано ОСОБА_1 свідоцтво України № 58630 на знак для товарів та послуг «ТЕКО» та свідоцтво України № 58631 на знак для товарів та послуг « ТЕКО GROUР»  для послуг 35 класу МКТП: « вивчення ринку; імпортно-експортні агентства; послуги постачання для інших закуповування  товарів  та  надання   постачальницьких  послуг  іншим   фірмам); рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажу (посередництво)».

Позивач посилається, що зазначені свідоцтва підлягають визнанню повністю недійсним в судовому порядку на підставі пп. а) п.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. з подальшими змінами.

Позивач посилається на те, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №58830 та № 58831 не відповідають умовам надання правової охорони, встановленим у ст.ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням, яке відоме в Україні та право на використання якого для товарів і послуг споріднених з наведеними в свідоцтвах, виникло у позивача до дати подання заявок на оскаржувані свідоцтва.

Стверджує, що Товариство   з   обмеженою   відповідальністю   „ТЕКО"   ТОВ   зареєстровано розпорядженням    Голови    Білоцерківської   міської   ради    народних    депутатів, відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серія А00 № 676776, видане 20 грудня 1995   року. Перереєстрація  юридичної  особи  проведена  Відділом  державної реєстрації Білоцерківської міської ради 20 лютого 2006 року за № 13531050002001631.

На підтвердження своїх вимог позивач надав документи про використання ним словосполучення ТОВ „ТЕКО” ТОВ» в господарській діяльності в якості комерційного найменування до дати подання відповідачем ОСОБА_1 заявок на знаки для товарів і послуг, господарські договори та докази щодо їх виконання.

В судовому засіданні представник позивача пояснив, що позовна заява подана не лише на захист порушених прав, а й охоронюваних законом інтересів. При цьому, на підтвердження наявності прав та охоронюваних законом інтересів у розумінні ст.3 ЦПК вказав наявність та використання фірмового найменування, зареєстрованого в 1995 році, а також використання Позивачем до дати подання заявок на спірні свідоцтва графічного позначення тотожного з наведеними у заявках.

Крім того, представник позивача зазначив, що комерційне найменування ТОВ „ТЕКО ТОВ” було відомим в Україні до дати подання заявок на спірні свідоцтва, а відповідач ОСОБА_1 був обізнаний з діяльністю позивача , оскільки був учасником та директором даного товариства. Крім того, посилався, що реєстрація і використання Відповідачем -2 позначення „ТЕКО” та « ТЕКО GROUР» може призвести до змішування учасників господарських відносин щодо споріднених послуг, які ними надаються.

Враховуючи вищенаведене представник позивача просив суд позов задовольнити в повному обсязі.  

Представник відповідача Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України в судовому засіданні проти позову заперечував посилаючись на безпідставність заявлених  вимог.

Посилався на те, що експертиза заявок № 2005 04170 , 200504168 за якими були видані свідоцтво України №58630 та Свідоцтво України  №58631 на знаки для товарів і послуг була проведена відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (чинною на дату здійснення відповідної реєстрації. Зазначив також, що на дату проведення експертизи заявок № № m200504170 , m200504168 на знаки для товарів і послуг у нього була відсутня інформація про використання позивачем позначення „ТЕКО” та про відомість в Україні фірмового найменування позивача.

Зазначає, що відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на комерційне (фірмове) найменування як об’єкта права інтелектуальної власності регулюються в Україні Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, які не містять положень щодо визначення та порядку визнання комерційного (фірмового) найменування відомим в Україні, а жодного іншого нормативного акту, що регулює дане питання Верховною Радою України ще не прийнято.

Враховуючи вищенаведене, представник Відповідача – 1, вважає, що Держдепартамент не порушив жодної норми законодавства України при реєстрації знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 58630 та свідоцтвом України № 58631.

В судовому засіданні представник Відповідача – 1 просив в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Представник відповідача -2  у судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на те, що  згідно витягу з Єдиного державне реєстру підприємств та організацій України № 21-10/5110 від 08 вересня 2006 року, на території Україні, крім Позивача, діють інші підприємства,  у найменуванні яких міститься слово «ТЕКО» та які в установленому законодавством порядку, зареєстровані раніше ніж позивач, тобто  можливий пріоритет у  цих суб’єктів на використання фірмового найменування

Також, вважає безпідставним посилання позивача про те, що фірмове найменування позивача є схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованими позначеннями за свідоцтвом України № 58631 та № 58630 щодо заявлених послуг.

З огляду на викладене,  просив в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Третя особа-ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд до відома не поставив.

Вислухавши думку сторін, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутності 3-ї особи на підставі наявних матеріалів справи.

Суд, вислухавши пояснення сторін, допитавши експерта, дослідивши та оцінивши матеріали справи вважає, що позов підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКО» ТОВ» зареєстровано розпорядженням Голови Білоцерківської міської ради народних депутатів. Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, серія А00 № 676776, видане 20 грудня 1995 року. Перереєстрація юридичної особи проведена Відділом державної реєстрації Білоцерківської міської ради 20 лютого 2006 року за № 13531050002001631 (т. 2 а.с.9-11).

У судовому засіданні встановлено, що скорочене фірмове найменування ТОВ «ТЕКО» ТОВ складається з наступних частин : абревіатури назви організаційно-правової форми «ТОВ -       товариство з обмеженою відповідальністю» та додатку слова «ТЕКО» ТОВ» у комерційному найменуванні юридичної особи. Таким чином у результаті державної реєстрації, за позивачем шляхом зазначення в його установчих документах, було зафіксоване позначення    «ТЕКО»,   що є    складовою частиною  комерційного найменування ТОВ «ТЕКО» ТОВ», що підтверджується статутом ТОВ «ТЕКО» ТОВ». (т.2 а.с.64-78).

Відповідно до п.10 Положення про фірму, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року право на фірму виникає з моменту, коли фактично розпочалось використання фірмою, за умови відповідності її вимогам даної постанови. Аналогічна норма міститься в ч.2 ст.489 ЦК України.

Судом встановлено, що 16 січня 2006 року Відповідачем -1 на ім’я ОСОБА_1 було видано свідоцтво України № 58630 на знак для товарів та послуг «ТЕКО» та свідоцтво України № 58631 на знак для товарів та послуг « ТЕКО Group»  для послуг 35 МКТП:  вивчення ринку; імпортно-експортні агентства; послуги постачання для інших закуповування  товарів  та  надання   постачальницьких  послуг  іншим   фірмам); рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажу (посередництво), що підтверджується випискою з Державного реєстру та матеріалами заявки ( т.1 а.с. 7-8, 107-131, т.2а.с.7-829-50, 92).

Дата подання заявок № m2005 04170 та № m200504168, за якими були видані свідоцтво України №58630 та Свідоцтво України  №58631 на знаки для товарів і послуг-15.04.2005 року  (т.1 а.с.7, 130, т.2 а.с.7, 50).

Встановлено, що позивач почав використовувати своє фірмове найменування задовго до дати подання відповідачем-2 заявки до Установи на реєстрацію спірних позначень, що підтверджується наданою в судове засіданні господарською документацією позивача.

Також встановлено, що відповідач ОСОБА_1 був засновником та директором ТОВ «ТЕКО» ТОВ» , рішенням загальних зборів від 12.05.2005 року виключений зі складу засновників товариства. Таким чином, відповідача -2 був знайомий з комерційним (фірмовим) найменуванням та сферою діяльності позивача, а тому подання заявки на реєстрацію спірних позначень вчинені відповідачем свідомо.

Згідно зі ст. 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Відповідно до  ст.  159 ГК України суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. При цьому, правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично   використовується ним у господарському обігу.

Згідно положень ч.1,2 ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого  використання   цього    найменування   та   охороняється    без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до ч.1 ст. 490  ЦК  України  майновими  правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є : право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим  особам неправомірно використовувати комерційне найменування,   в   тому   числі   заборонити  таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З вищенаведеного вбачається, що правова охорона надається комерційним найменуванням у силу їхнього  використання, а захист  надається  особі,  яка  першою  почала  фактичне використання найменування у господарському обороті, за виключенням п. 2 ст. 159 ЦК України,   яким   встановлено, що  суб'єкт  господарювання,  комерційне найменування якого було включено до державного реєстру раніше, має пріоритетне право захисту   перед   будь-якими   іншими   суб'єктами,   тотожне   комерційне найменування яких включено до реєстру пізніше.

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивач стверджує, що знаки для товарі і послуг за спірними свідоцтвами поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз.4 п. 3 ст.6 зазначеного закону, тобто, не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених  при проведені пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знак , в порівнянні з товарами і/або послугами,  для яких зареєстровані тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.6. вищевказаних Правил словесні позначення порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Для того, щоб встановити чи поширюються на знаки для товарі і послуг за свідоцтвами України № 58630 та 58631 наведені правові норми необхідно з’ясувати чи є позначення «ТЕКО» та «ТЕКО Group»  за спірними свідоцтвами тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним найменуванням Товариство з обмеженою відповідальністю  «ТЕКО» ТОВ, чи є зазначене комерційне найменування відомим в Україні, чи одержано право на використання комерційного найменування раніше ніж виникли права на знаки для товарів і послуг та чи одержано право на використання комерційного найменування для товарів і послуг таких же або споріднених з тими, що наведені в спірних свідоцтвах.

Судом встановлено, що право позивача на використання комерційного найменування виникло раніше ніж права відповідача-2  на знаки для товарів і послуг за спірними свідоцтвами, що підтверджується договором № 4/04 від 02.01.2004 р. (т.2 а.с.79-80), договором № 01-11/2004 від 1.11. 2004 р. (т.2 а..81-83), договором куплі-продажу № 17/04 від 02.01. 2004 р. (т.2 а.с.84-85), договором № 1/08 от 02.11. 2004 р. (т.2 а.с.86-87), договором купівлі-продажу № 23/11-04 від 04.11.2004 року (т.2 а.с.207-208), договором купівлі-продажу № 1-1210 від 12 жовтня 2004 року (т.2 а.с.209-210), договором купли-продажи № 71/04 от 10.08.2004 р. (т.2 а.с.211-217), договором № 18/05/04-ТЕ від 18.05.2004 р. (т.2 а.с.218-223), договором № 1638/87 від 17.08.2004р. (т.2 а.с.224-228), контрактом № 20-04 від 19 лютого 2004 року (т.2 а.с.229-235), договором № М-30 про ремонтно-монтажні роботи систем пожежної сигналізації від 10 березня 2004 року (т.2 а.с.236-238), договором № 25/2004 на виконання робіт від  6.09.2004 року (т.2 а.с.239-244), митними деклараціями на ім’я ТОВ «ТЕКО» ТОВ (т.2 а.с.245-270), договором куплі-продажу № 73-06 від 29 червня 2005 року (т.3 а.с.2-6), договором № 14/10 від 14 жовтня 2005 року (т.3 а.с.7-10), договором куплі-продажу № 1-06/05 от 10.06.2005 р. (т.3 а.с.11-13), контрактом № 673 от 19.06.2005 годі (т.3 а.с.14-20), договором куплі-продажу № 54/05 від 03.03. 2005 року (т.3 а.с.21-22), договором купівлі-продажу № 62/05 від 03.10.2005 року (т.3 а.с.23-24), договором № 21.07.05 на постачання карткових готельних вимикачів від 21 липня 2005 року (т.3 а.с.25-28), договором № 733 про надання рекламних послуг (т.3 а.с.29-31).

Для з’ясування інших питань є необхідним застосування спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності на вирішення якої поставлені наступні питання :

-   чи є знак для товарів та послуг «ТЕКО» за свідоцтвом України № 58630 схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні фірмовим найменуванням ТОВ «ТЕКО» ТОВ відносно споріднених послуг 35 класу, для яких зареєстрований спірний знак, на день подання заявки до установи ?

-   чи є позначення за свідоцтвом України № 58631 на знак для товарів і послуг «ТЕКО Group», схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні фірмовим найменуванням ТОВ «ТЕКО» ТОВ відносно споріднених послуг 35 класу, на день подання заявки до установи ?

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.1 «Дослідження об’єктів авторського права»; 13.4 «Дослідження пов’язані з охороною прав на промислові зразки»; 13.6 «Дослідження, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів» (свідоцтво № 1065 видане 19 грудня 2006 року).

За результатами проведених досліджень експертом складено висновок № 21 від 17 грудня 2009 року та висновок  № 20 від 15 грудня 2009 року судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (т.1 а.с.174-189, т.2 а.с.170-185).

Висновками судових експертиз встановлено, що на день подання до установи заявки, за результатами якої було видано свідоцтво України № 58630 та № 58631 на знак для товарів і послуг, стосовно таких послуг 35 класу МКТП:  «імпортно-експортні агентства»; «послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам)», «сприяння продажеві (посередництво)» знак «ТЕКО», за вказаним свідоцтвом, був схожий настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ «ТЕКО» ТОВ, відомим в Україні відносно споріднених послуг 35 класу.

З висновку судової експертизи за № 21 від 17.12.2009 року встановлено, що елемент «ТЕКО» повного та скороченого фірмового найменування ТОВ «ТЕКО» ТОВ» є оригінальним, нестандартним, внаслідок чого саме цей елемент покликаний надати можливість вирізнити, ідентифікувати дану особу з поміж інших суб’єктів господарювання-тобто є сильним елементом. Для визначення схожості  достатньо порівняти  сильний елемент  повного та скороченого фірмового найменування ТОВ «ТЕКО»ТОВ-«ТЕКО» на знак для товарів і послуг «ТЕКО».

Крім того, висновком судової експертизи за №20 від 15.12.2009 року встановлено, що елемент «ТЕКО» повного та скороченого фірмового найменування ТОВ «ТЕКО» ТОВ» є оригінальним, нестандартним, внаслідок чого саме цей елемент покликаний надати можливість вирізнити , ідентифікувати дану особу з поміж інших суб’єктів господарювання-тобто є сильним елементом.

В свою чергу, елемент «GROUР», що входить до складу знаку «ТЕКО GROUР»  за свідоцтвом України № 58631 є розповсюдженим  позначенням, яке використовується в англомовних назвах як іноземних та українських компаній та є слабким елементом знака, оскільки взятий окремо, та через загальновживаний  характер , не здатний відрізнити товари та послуги одного виробника від товарів і послуг іншого.

Таким чином, для визначення схожості  достатньо порівняти  сильний елемент  повного та скороченого фірмового найменування ТОВ «ТЕКО»ТОВ-«ТЕКО» на знак для товарів і послуг «ТЕКО».

За результатами проведеного дослідження судовою експертизою встановлено, що досліджувальні позначення  є візуально схожими та фонетично й семантично тотожними ( а.с. 183-184 т.1178-181 т.2).

Допитаний у судовому засіданні, судовий експерт Жила Богдан Володимирович повністю підтвердив складені ним висновки, дав чіткі та вичерпні відповіді на поставлені сторонами запитання.

Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.    

 Судом встановлено, що Висновки експерта містять докладний опис проведеного експертом досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновки за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Аналізуючи матеріали справи та приймаючи викладене вище, суд вважає встановленим, що зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 58631 та № 58630 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням «ТОВ «ТЕКО»ТОВ».

Крім того, судом встановлено, що послуги, що реалізуються (надаються) ТОВ «ТЕКО» ТОВ, є спорідненими з послугами 35 класу МКТП, за свідоцтвами № 58630 та 58631 як: «імпортно-експортні агентства», «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам)», «сприяння продажеві (посередництво)», що підтверджується наявними в матеріалах справи договорами укладеними позивачем до дати подання заявок за якими були видані спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг, а також  висновком судової експертизи ( т.1 а.с. 184-189, т.2 а.с.181-185).

В той же час, суд вважає, що послуга 35 класу МКТП за свідоцтвом України № 58630 та №58631 , як »рекламування через комп’ютерну мережу» «вивчання ринку»   не є спорідненими з послугами постачання  (продажу) товарів, надання якої передбачено  у господарських документах позивача. Вказані послуги  належать до різних видів економічної діяльності, тобто є послугами різного виду, мають різне призначення та канали збуту, що також підтверджується висновками судової експертизи.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що  знак для товарів та послуг «ТЕКО» за свідоцтвом України № 58630 та знак для товарів та послуг « ТЕКО Group» за  свідоцтвом України № 58631 не відповідає визначеним ст.ст.5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони відносно по слуг 35 класу МКТП як : «імпортно-експортні агентства», «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам)», «сприяння продажеві (посередництво)».

Щодо відомості фірмового найменування ТОВ «ТЕКО» ТОВ в Україні слід зазначити наступне.

Для з’ясування наявності або відсутності такої обставини як відомість в Україні комерційного (фірмового) найменування позивача до дати подання заявок на спірні свідоцтва суд виходив з того, що абз.4 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачає, що з метою його застосування, фірмове найменування повинно мати певний ступінь відомості в Україні, на відміну від статті 25 того ж закону, для застосування якої, має бути встановлена добра відомість знака в Україні.

За таких умов, суд має враховувати будь-яку інформацію, що вказує на будь-яку відомість ТОВ «ТЕКО» ТОВ в Україні.

Як вже було встановлено судом, ТОВ «ТЕКО» ТОВ зареєстрована у м. Біла Церква (Київська область) в 1995 році і з того ж часу у зазначеному регіоні, здійснювала свою господарську діяльність.

Зважаючи на вищезазначене, а також тривалість господарської діяльності ТОВ «ТЕКО» ТОВ, приймаючи до уваги те, що Україна є унітарною державою, а Київська область є адміністративно-територіальною одиницею, яка знаходяться на території України, суд вважає встановленим, що комерційне (фірмове) найменування позивача до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг, за якими видано спірні свідоцтва було відомим в Україні.

При визначені  відомості фірмового найменування ТОВ «ТЕКО» ТОВ судом взято до уваги також і те, що фірмове найменування позивача ТОВ «ТЕКО» ТОВ та найменування знаків для товарів та послуг щодо споріднених послуг, власником яких є відповідач - 2  здатне призвести  до змішування діяльності двох господарюючих суб’єктів не лише в одному секторі ринку, а й в одному регіоні, оскільки їх діяльність відбувається в одному місці.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що на знаки для товарів і послуг «ТЕКО» та «ТЕКО Group» за свідоцтвами України № 58630 та 58631 поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена абз.4 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» оскільки вони є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ «ТЕКО» ТОВ, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього до дати подання до Установи заявок щодо споріднених послуг.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім’я Відповдіача-2 торгівельні марки за  свідоцтвом України № 58631 та №58630 не відповідають умовам надання правової охорони в частині її реєстрації для зазначених вище послуг 35 класів МКТП, свідоцтво України № 58631 та №58630 підлягає визнанню недійсним частково, а вимоги позивача частковому задоволенню.

Стосовно тверджень Відповідача- 1 про відсутність порушених прав позивача, суд вважає їх безпідставними з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Позивач звернувся до суду за захистом не тільки своїх порушених прав на фірмове найменування,  але за захистом охоронюваного законом інтересу.

При цьому тлумачення поняття «інтерес» або «охоронюваний законом інтерес» суд враховує  рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу від 18.07.1963 р, яке є обов’язковим до виконання на всій території України.

Зокрема, відповідно до Рішення КСУ «поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в законах України треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам».

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звертається до суду з вимогою  визнати недійсними свідоцтва України № 58631 та № 58630 на знаки для товарів і послуг, видані Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, оскільки останні не відповідають визначеним ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони у зв’язку із схожістю до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача ТОВ «ТЕКО» ТОВ».

Відповідно до ст.8 Паризької конвенції про охорону права промислової власності фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Зміст права промислової власності на фірмове найменування був наведений у абз.1 п.10 Положення про фірму, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року згідно з яким, право на фірму полягає в праві виключного використання фірмового найменування у правочинах, на вивісках, в об’явах, рекламах, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їх упаковці тощо. При цьому, відповідно до абз.2 наведеного пункту зазначене право виключного користування поширюється на скорочене фірмове найменування за умови його включення в повне найменування.

Відповідно до змісту п.11 Положення про фірму, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року, власник прав на фірму може вимагати в судовому порядку припинення використання тотожною або схожою фірмою з боку інших осіб, оскільки в нього право на фірму виникло раніше за інших та оскільки внаслідок тотожності або схожості фірм виникає можливість їх змішування.

З тексту наведеної норми випливає, що метою захисту прав на фірмове найменування є запобігання змішуванню з діяльністю власника прав. В той же час, дана норма не є імперативною, а також не може розглядатись як така, що встановлює єдиний можливий спосіб захисту права на фірмове найменування, оскільки нормативними актами цивільного законодавства передбачені й інші способи захисту цивільних прав.

Відповідно до абз.3 п.2 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, в редакції, чинній на дату подання заявок на спірні свідоцтва, використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

Отже, способи використання фірмового найменування, передбачені в абз.1 п.8 Положення про фірму, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року та способи використання знака для товарів і послуг, наведені абз.3 п.2 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” є тотожними, це використання на вивісках, у рекламі, на товарах, їх упаковці, на бланках , на рахунках тощо.

Зважаючи на тотожність способів використання фірмового (комерційного) найменування та знака для товарів і послуг, суд не виключає можливості виникнення змішування між фірмовим найменуванням та знаком для товарів і послуг у разі використання обох позначень у схожому між собою вигляді.

Крім того, можливість виникнення змішування між знаком для товарів і послуг та фірмовим найменуванням передбачена в Законі України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” абз.4 п.3 ст.6, згідно якої не можуть бути зареєстровані позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних товарів і послуг.

Відповідно до абз.1 п.2 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Згідно з п. 1 цієї ж статті права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

В зв’язку з цим, суд вважає встановленим, що подання Відповідачем- 2 заявок № m2005 04170 та m№ 200504168 та одержання за цими заявками спірних свідоцтв України № 58630 та 58631, а також використання ним прав, які випливають із вказаних свідоцтв, є достатньою підставою для того, щоб у позивача виникло передбачене ч.1 ст.3 ЦПК України право на звернення до суду за захистом права на комерційне найменування. Крім того, матеріалами справи встановлено, що зареєстровані позначення за спірними свідоцтвами є схожими з відомим фірмовим найменуванням позивача.

Також слід зазначити, що порушення прав позивача підтверджується заявою Відповідача – 2 відповідно до якої останній пропонував ТОВ «ТЕКО» ТОВ» придбати  всі майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «ТЕКО», за свідоцтвом  України № 58630 (т.3 а.с.72).

Що стосується посилань представника відповідача-2 на наявність в  Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 21-10/5110 від 08 вересня 2006 року інших підприємств, у найменуванні яких міститься слово «ТЕКО» та які зареєстровані раніше ніж позивач, тобто можливий пріоритет у  цих суб’єктів на використання фірмового найменування, суд вважає необґрунтованими, оскільки предметом даного спору є порушення прав інтелектуальної власності  позивача на фірмове найменування саме Відповідачем-2, а не будь-якими іншими особами.

Оскільки,згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов’язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 58630 та №58631 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Враховуючи те, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників свідоцтв на знак для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_1   на користь позивача підлягає стягненню судові витрати пов’язані з розглядом справи  держмита в розмірі 17, 00 гривень, витрати на оплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення в розмірі 75, 00 гривень та витрати на проведення судової експертизи у розмірі 11 000, 00 гривень, а всього 11 092, 00 гривень.  

На підставі викладеного, керуючись Положення про фірму, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року Законом України „Про охорону прав на знаки для товарі та послуг „, Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 58 Конституції України, ст. 90, 489, 490 ЦК України , п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 23 грудня 1993 р.,   Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями,  ст.ст. 3, 10, 11, 57-60, 66,88, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКО» ТОВ до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_1 про визнання недійсними свідоцтва України № 58631 на знак для товарів та послуг «ТЕКО» та свідоцтва України № 58630 на знак для товарів і послуг «ТЕКО Group» задовольнити частково.

Визнати свідоцтво України № 58631 на знак для товарів і послуг «ТЕКО» недійсним частково для наступних послуг 35 класу МКТП : «імпортно-експортні агентства», «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам)», «сприяння продажеві (посередництво)».

Визнати свідоцтво України № 58630 на знак для товарів і послуг «ТЕКО Group» недійсним частково для наступних послуг 35 класу МКТП : «імпортно-експортні агентства», «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам)», «сприяння продажеві (посередництво)».

Зобов‘язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання частково недійсними свідоцтв України № 58631 та № 58630 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в бюлетені "Промислова власність"

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКО» витрати по оплаті держмита у розмірі 17, 00 гривень, витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 75, 00 гривень, витрати по оплаті судової експертизи у розмірі 11 000, 00 гривень, а всього 11 092, 00 гривень.

В іншій частині вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом’янський районний суд м. Києва заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення рішення та апеляційної скарги на рішення протягом двадцяти днів з дня подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя: