ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року

м.Суми

Справа №592/108/19

Номер провадження 22-ц/816/4209/19

Сумський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого - Орлов І. В. (суддя-доповідач),

суддів - Кононенко О. Ю. , Ткачук С. С.

за участю секретаря судового засідання - Чуприни В.І.,

представника позивача - ОСОБА_5,

представника Державного

підприємства «Глухівське

лісове господарство» - Черненка Д.О.,

учасники справи:

позивач: ОСОБА_2 ,

відповідачі: Державне підприємство «Глухівське лісове господарство»,

Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»,

Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр»,

треті особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні у порядку спрощеного позовного провадження апеляційну скаргу Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» на ухвалу Ковпаківського районного суду міста Суми від 24 червня 2019 року (суддя Костенко В.Г.) про призначення експертизи, -

в с т а н о в и в:

03 січня 2019 року ОСОБА_2 звернувся до ДП «Глухівське лісове господарство», Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа» та ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» з позовом у якому просив суд заборонити Державному підприємству «Глухівське лісове господарство» використання корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг», майнові та немайнові права на яку належать позивачу на підставі патенту № 126015, шляхом участі в електронних торгах за допомогою (з використанням) комп`ютерних програм та програмного продукту «APS Forest» інформаційно-телекомунікаційної системи веб-порталу Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр». Крім того, позивач просив стягнути на свою користь зі всіх відповідачів у солідарному порядку збитки від неправомірного використання вказаної корисної моделі, починаючи з 25 травня 2018 року у сумі 85000 грн, а також стягнути в солідарному порядку з Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» та Державного підприємства «Глухівське лісове господарство» збитки від неправомірного використання корисної моделі, починаючи з 25 травня 2018 року у сумі 15000 грн

Одночасно позивачем заявлено клопотання про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої він просив доручити начальнику відділу економічних досліджень Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації Поліщук Інні Юріївні.

На вирішення експерту ОСОБА_2 просив поставити наступні питання:

- який розмір збитків завдано власникам корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг» за № 126015 внаслідок її використання без дозволу Сумською товарною біржею «Сумиагропромбіржа»; Державним підприємством «Лісогосподарський інноваційно - аналітичний центр» та Державним підприємством «Глухівське лісове господарство» шляхом участі в електронних торгах з метою реалізації необробленої деревини в період з 25 травня 2018 року по дату призначення судової експертизи?;

- який розмір збитків завдано власникам корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг» за № 126015 внаслідок її використання без дозволу Державним підприємством «Лісогосподарський інноваційно - аналітичний центр» та Державним підприємством «Глухівське лісове господарство» шляхом участі в електронних торгах з метою реалізації необробленої деревини в період з 25 травня 2018 року по дату призначення судової експертизи?

Заяву про необхідність призначення експертизи позивач обґрунтував тим, що встановленню по даній справі підлягають наявність та розмір спричинених збитків порушенням прав інтелектуальної власності на корисну модель, для чого необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 24 червня 2019 року клопотання про призначення судової експертизи задоволено.

Призначено по справі судову експертизу, провадження якої доручено експерту Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судової експертизи та експертних досліджень» Поліщук Інні Юріївні (03045, м. Київ, б Плещеєва, буд 10, тел. НОМЕР_1 ), яку попереджено про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України. Для вирішення поставлено такі питання:

- який розмір збитків завдано власникам корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг» за № 126015 внаслідок її використання без дозволу Сумською товарною біржею «Сумиагропромбіржа»; Державним підприємством «Лісогосподарський інноваційно - аналітичний центр» та Державним підприємством «Глухівське лісове господарство» шляхом участі в електронних торгах з метою реалізації необробленої деревини в період з 25 травня 2018 року до 01 червня 2019 року ?;

- який розмір збитків завдано власникам корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг» за № 126015 внаслідок її використання без дозволу Державним підприємством «Лісогосподарський інноваційно - аналітичний центр» та Державним підприємством «Глухівське лісове господарство» шляхом участі в електронних торгах з метою реалізації необробленої деревини в період з 25 травня 2018 року до 01 червня 2019 року?

З ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 24 червня 2019 року про призначення експертизи Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно - аналітичний центр» не погодилось та оскаржило її в апеляційному порядку. Посилаючись на необґрунтованість ухвали, порушення судом норм матеріального і процесуального права, відповідач просить її скасувати та вирішити питання розподілу судових витрат.

Доводи скарги мотивовані тим, що суд, не прийнявши процесуальні рішення стосовно заявлених клопотань 21 червня 2019 року, у тому числі і щодо зупинення провадження до розгляду іншої справи, а також не дослідивши можливість залишення позовної заяви без розгляду, передчасно вирішив клопотання про призначення експертизи. Крім того, на думку заявника апеляційної скарги, клопотання про призначення експертизи є необґрунтованим та не містять доказів використання відповідачами корисної моделі. Суд залишив поза увагою законність використання заявником корисної моделі на правах попереднього користувача. Вважає безпідставним висновок суду про доручення проведення експертизи саме Центру судової експертизи та експертних досліджень у м. Київ і, зокрема, експерту Поліщук І.Ю. замість територіально наближеного Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса, що обслуговує Сумську область. Крім того, суд не врахував, що заподіяння збитків є предметом доказування у даній справі, а їх розмір має доводити саме позивач.

У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_2 просить апеляційну скаргу залишити без задоволення , а оскаржувану ухвалу - без змін. При цьому позивач вказує, що при обґрунтуванні своєї позиції відповідач не зазначає в чому саме полягають порушення процесуальних норм, а текст апеляційної скарги містить лише оціночні судження відповідача про неправомірність вчинення судом процесуальних дій. Також зазначає, що факт використання відповідачем ознак корисної моделі, що міститься в формулі патенту, підтверджуються судовою експертизою, а матеріали даної справи містять належні та допустимі докази, як фактів наявності порушеного права позивача, так і факту використання всіх ознак корисної моделі, захищеної патентом відповідачами та спричинення зазначеними діями збитків позивачу. Вказує, що судові експертизи у сфері інтелектуальної власності проводяться виключно експертними установами, які мають відповідних фахівців/сертифікованих судових експертів. Вказана сфера є достатньо вузькою і за інформацією з Реєстру атестованих судових експертів взагалі лише декілька судових експертів проводять експертизу в сфері інтелектуальної власності. Однак, відповідач не скористався своїм правом та не запропонував судову установу для проведення експертизи при розгляді вказаного питання судом першої інстанції.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ДП «Глухівське лісове господарство» Черненка Д.О., представника позивача - ОСОБА_5, вивчивши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість ухвали суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Задовольняючи клопотання про призначення у справі судової експертизи, суд першої інстанції виходив з того, що з`ясування поставлених позивачем питань має суттєве значення для розгляду справи і для їх вирішення необхідні спеціальні знання саме в сфері інтелектуальної власності.

Проте, колегія суддів з таким висновком не погоджується.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. (ч. 2 ст. 76 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За правилами ч. 5, 6 ст. 81 ЦПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно з ч.1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 3 ст. 103 ЦПК України визначено, що при призначенні експертизи судом, експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Згідно з ч. 4, 5, 6 ст. 103 ЦПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Питання призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ врегульовано Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03.11.1998 року № 705/3145 (далі - Інструкція).

Відповідно до п. 1.2. Інструкції основними видами (підвидами) експертизи є: криміналістична: почеркознавча; лінгвістична експертиза мовлення; технічна експертиза документів; експертиза зброї та слідів і обставин її використання; трасологічна (крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов`язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи); фототехнічна, портретна; експертиза голограм; відео-, звукозапису; вибухотехнічна; техногенних вибухів; матеріалів, речовин та виробів (лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і сплавів та виробів з них; наявності шкідливих речовин (пестицидів) у навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна. Інженерно-технічна: інженерно-транспортна (автотехнічна, транспортно-трасологічна, залізнично-транспортна); дорожньо-технічна; будівельно-технічна; оціночно-будівельна; земельно-технічна; оціночно-земельна; експертиза з питань землеустрою; пожежно-технічна; безпеки життєдіяльності; гірничотехнічна; інженерно-екологічна; електротехнічна; комп`ютерно-технічна; телекомунікаційна, електротранспортна експертиза; експертиза технічного стану ліфтів. Економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій. Товарознавча: машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання; автотоварознавча; транспортно-товарознавча; військового майна, техніки та озброєння. Експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності, психологічна, мистецтвознавча, екологічна, військова, судово-ветеринарна, гемологічна.

Подаючи клопотання про призначення експертизи, позивач не зазначає, який саме вид експертизи у сфері інтелектуальної власності він хоче провести, оскільки різні питання в сфері інтелектуальної власності можуть вирішуватися різними експертизами в цій сфері. Крім того, в ухвалі суду також відсутній вид експертизи, який доручено провести експерту Відокремленого структурного підрозділу державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судової експертизи та експертних досліджень» Поліщук І.Ю.

Відповідно до п. 5.1. Інструкції основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо. (п. 5.2). В розділі 5 сформульовано типовий перелік питань, які можуть ставитися до того чи іншого виду експертизи, водночас в жодному із вказаних питань не міститься визначення саме розміру завданих збитків, оскільки факт їх завдання належить до предмету доказування.

Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Наявність збитків у вигляді неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора обов`язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що судом першої інстанції було невірно сформульовано питання, які поставлено на вирішення експерта та не визначено вид експертизи, який необхідно провести в сфері інтелектуальної власності.

Отже, через невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм процесуального права на підставі п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 376 ЦПК України ухвала суду першої інстанції підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 376, 381-382, 389 ЦПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» задовольнити частково.

Ухвалу Ковпаківського районного суду мста Суми від 24 червня 2019 року скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і касаційному оскарженню не підлягає.

Головуючий (підпис) І.В.Орлов (суддя-доповідач)

Судді: (підпис) О.Ю.Кононенко

(підпис) С.С.Ткачук