Справа № 2-192/10

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

    08 лютого 2010 року Солом’янський районний суд м. Києва

    у складі головуючого судді  Калініченко О.Б.

    при секретарі                     Кучерявець О.В.,

    розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Компанії Дрім Проперті ГмбХ до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, ОСОБА_1 про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач 20.10.2009 року звернувся до суду з позовом до відповідачів про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 64916 на знак для товарі і послуг DREAMBOX, що видане на ім’я ОСОБА_1, для всіх товарів 09 класу МКТП та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Позивач посилається в позові на те, що він є відомою на світовому ринку компанією в сфері виробництва апаратури для записування, передавання та відтворювання звуку та зображення, зокрема, через супутник. З метою виходу на український ринок позивачем було подано заявку на реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг DREAM BOX, в реєстрації якого було відмовлено на підставі наявності зареєстрованого в Україні щодо споріднених товарів знака DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916, який має більш ранню дату пріоритету.

Відповідно до ст. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 року № 3689-ХІІ, якщо знак для товарів і послуг не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Виходячи з того, що знак для товарів і послуг DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916 не використовується в Україні більше трьох років щодо товарів 09 класу МКТП, позивач вважає, що через це дія свідоцтва України № 64916 на знак для товарів і послуг DREAMBOX має бути достроково частково припинена.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просив позов задовольнити.

Представник відповідача Держдепартаменту в судове засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в попередньому судовому засіданні надав письмові заперечення на позовну заяву та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, Зокрема, в письмових поясненнях представник відповідача Держдепартаменту вказував на правомірність дій Держдепартаменту під час прийняття попереднього рішення про відмову в реєстрації заявленого позивачем позначення, а також висловлював сумніви з приводу існування юридичної особи-позивача на момент подання позову та зазначав про невідповідність встановленим вимогам довіреності на представництво в судах, виданої позивачем.

Представники відповідача ОСОБА_1 проти задоволення позовних вимог заперечували та просили відмовити в задоволенні позову, посилаючись на наявність доказів належного використання знака для товарів і послуг DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши і проаналізувавши матеріали справи, оцінивши зібрані за справою докази, приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог та про задоволення позову з наступних підстав.

Судом встановлено, що на ім’я відповідача ОСОБА_1 17.07.2006 року був зареєстрований знак для товарів і послуг DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916 щодо товарів і послуг 09, 38, 42 класів МКТП, відомості про державну реєстрацію якого було опубліковано в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 7 згідно витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 64916.

Відповідно до ст. 16 Закону, використанням знака для товарів і послуг визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака для товарів і послуг з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Позивач просить суд достроково припинити дію свідоцтва України № 64916 на знак для товарів і послуг DREAMBOX частково відносно 09 класу МКТП у зв’язку з невикористанням знака для товарів і послуг DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916 відповідачем ОСОБА_1 з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва.

На підтвердження того, що відповідачем ОСОБА_1 з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 64916 не використовувався знак для товарів і послуг DREAMBOX, позивачем надані докази, зокрема:

- лист Державного департаменту інтелектуальної власності – Український інститут промислової власності (Укрпатент) № 2023/11 від 12 серпня 2009 року, в якому зазначено, що станом на 10.08.2009 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 64916;

- лист Державного департаменту інтелектуальної власності – відділу з питань авторського права і суміжних прав № 16-11/4484 від 05 серпня 2009 року, відповідно до якого в ліцензійному реєстрі Держдепартаменту відомості щодо видачі ОСОБА_1 ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування та присвоєння йому спеціального ідентифікаційного коду відсутні;

- довідка моніторингу ЗМІ України № 34 від 27 липня 2009 року, згідно якої за даними моніторингу на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 01.07.2006 року і на дату надання відомостей - 27.07.2009 року інформація щодо товарів під торговельною маркою DREAMBOX не рекламувалась;

- лист Держспоживстандарту України № 875л від 10 серпня 2009 року стосовно відсутності сертифікатів відповідності щодо продукції під торгівельною маркою DREAMBOX, виданих на ім’я ОСОБА_1.

Представник відповідача Держдепартаменту просив відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на правомірність дій Департаменту, а також висловив сумніви з приводу існування юридичної особи-позивача на момент подання позову та зазначає про невідповідність встановленим вимогам довіреності на представництво в судах, виданої позивачем.

Проте, суд не приймає дані доводи до уваги, оскільки вони спростовуються матеріалами справи, зокрема довіреністю, виданою Дрім Проперті Гмбх, оформленою відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини та легалізованою відповідно до Статусу Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961 року (Україна приєдналась до Конвенції відповідно до Закону України N 2933-III від   10 січня 2002 року “Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів”). Як випливає з положень Статусу, Німеччина висловила заперечення проти приєднання України до Конвенції, тому документи, складені на території однієї з цих держав, представляються на території іншої держави після консульської легалізації. Під час процедури легалізації передбачено необхідність перевірки нотаріусом правосуб’єктності довірителя та повноважень особи, яка підписала довіреність.

Щодо правомірності дій Департаменту під час прийняття попереднього рішення про відмову в реєстрації, то правомірність цих дій не оспорюється позивачем, відповідно, ці доводи відповідача Держдепартаменту не беруться судом до уваги.

Відповідач ОСОБА_1 проти дострокового припинення дії свідоцтва України № 64916 заперечував, пославшись на використання знаку, яке, на його думку, підтверджується ліцензійним договором № 16 від 19.01.2009 року, укладеним між ОСОБА_1 та ПП «ДЕПС», співзасновником якого він є; договором поставки тюнерів, маркованих знаком для товарів і послуг DREAMBOX № 337/09 від 05 квітня 2009 року, укладеного між ПП “ДЕПС” та ТОВ “Віаком”; договором поставки № 22/07 від 19.05.2009 року, укладеного між ПП “ДЕПС” та ПП “Єврзіяспектр”; рекламною листівкою, виготовленою на замовлення ПП «ДЕПС», та квитанцію на виготовлення рекламної продукції.

Представник позивача звернув увагу суду  щодо неналежності вказаних доказів та додатково вказав на відсутність доказів фактичного використання ОСОБА_1 протягом останніх трьох років на дату подання позовної заяви до суду відповідачем ОСОБА_1 чи іншими особами під його контролем знака для товарів і послуг DREAMBOX для товарів 09 класу МКТП.

Крім того, позивачем було висловлено обґрунтовані сумніви з приводу достовірності окремих із наданих доказів, зокрема, що виготовлення такої продукції як супутникові ресивери не входить до переліку видів діяльності ТОВ “Віаком”, з яким укладений договір на виготовлення та поставку телекомунікаційного обладнання, та будь-яка технічна документація на виготовлення такого товару або його складові відсутня. До того ж, відповідачем ОСОБА_1 не надано жодного реального доказу на підтвердження фактичного виконання вищезазначених договорів щодо виготовлення, поставки, продажу та оплати вказаної в договорах продукції (товару).

За приписами ст. 1 Закону  знак-це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За змістом п. 4 ст. 16 Закону використанням знака для товарів і послуг протягом всього трирічного строку, який розглядається у даній справі, визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака для товарів і послуг з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов’язковою умовою використання знака є його фактичне використання саме стосовно товарів і послуг щодо яких цей знак зареєстровано, тобто фактична наявність на ринку України спірного товару або послуги.

Виходячи з цього, предметом доказування в даному випадку є обставини, що підтверджують фактичне використання відповідачем ОСОБА_1 або під його контролем знака для товарів і послуг DREAMBOX саме для товарів, для яких знак було зареєстровано.

Проте, щодо наданих від відповідача ОСОБА_1 в якості доказів належного використання знака договорів поставки № 337/09 від 05 квітня 2009 року між ПП “ДЕПС” та ТОВ “Віаком” та договору поставки № 22/07 від 19 травня 2009 року між ПП “ДЕПС” та ПП “Єврзіяспектр”, то суд зазначає про відсутність будь-яких доказів, що підтверджували б фактичне виконання відповідачем зобов’язань за даними договорами.

За наведених вище обставин, суд визнає неналежними зазначені докази, що були надані представниками відповідача ОСОБА_1 на підтвердження використання знаку DREAMBOX, зокрема, одиничного екземпляра тюнера з позначенням DREAMBOX, з огляду на те, що, за поясненнями представників відповідача, такі тюнери виготовлялись  і раніше, але з іншим позначенням, таким чином імітуючи випуск товару та стверджуючи, що зареєстрована ним торговельна марка використовується в цьому товарі.

Проте те, що вказаний тюнер з позначенням DREAMBOX є наявним на ринку України як товар, представники відповідача суду переконливих доказів не навели.

Так, на пропозицію суду представниками відповідача ОСОБА_1 не було надано суду ані доказів виготовлення партій такої продукції, ні доказів її розповсюдження, продажу або пропонування до продажу. Також не було надано технічної документації, за якою мало виготовлятись дане обладнання, зразка або макета упакування до нього тощо.

Щодо наданого представника відповідача ОСОБА_1 зразка рекламної листівки на якій міститься знак DREAMBOX, то, виходячи з аналізу положень Закону України № 270/96-ВР від 03.07.1996 “Про рекламу”, суд також визнає даний доказ неналежним з тієї підстави, що вона містить лише описання та технічні характеристики цифрового супутникового ресивера DREAMBOX dfy300 і не містить жодної інформації стосовно того, хто є виробником даного товару або вказівки на те, де його можна придбати. А використання знака для товарів і послуг у рекламі може бути визнане належним використанням знака лише за тієї умови, що така реклама спрямована на продаж товарів.

Суд визнає надані позивачем докази достатніми для підтвердження факту невикористання відповідачем ОСОБА_1 знака для товарів і послуг DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916 враховуючи наступне.

Як випливає з наданих пояснень, представники відповідача ОСОБА_1 стверджували, що використання знака DREAMBOX розпочато за 6 місяців до спливу трирічного терміну від дати публікації, а більш ранньому використанню знака завадила світова фінансова криза. Таким чином, суд вважає невикористання знака для товарів і послуг DREAMBOX після дати реєстрації – 17 липня 2006 року і до дати укладення ліцензійного договору –19 січня 2009 року обставиною, визнаною відповідачем ОСОБА_1, відповідно, такою, що не підлягає доказуванню. Таким чином, доводи відповідача ОСОБА_1 щодо недоведеності позивачем факту невикористання знака для товарів і послуг DREAMBOX протягом зазначеного періоду суд не приймає до уваги.

Щодо наданих відповідачем ОСОБА_1 доказів використання знака DREAMBOX, а саме: ліцензійного договору, договорів поставки та рекламної листівки, суд визнає такі докази штучно створеними, а отже,  неналежними з наведених вище підстав.

Для правильного вирішення спору істотне значення мають фактичні обставини, пов’язані з існуванням на ринку України товарів 09 класу МКТП, маркованих знаком для товарів і послуг DREAMBOX, а за відсутності доказів цього, все вищевикладене дозволяє дійти висновку про те, що в Україні відповідачем ОСОБА_1 знак для товарів і послуг DREAMBOX за свідоцтвом України № 64916 для товарів 09 класу МКТП, а саме: “наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важільні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; приладдя та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп’ютери; вогнегасники; антени; блоки пам’яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); високочастотна апаратура; волоконні оптичні жильники (кабелі); апаратура для дистанційного керування; матеріали для електричних провідників (проводів, кабелів, жильників); електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; з’єднувачі (обладдя для обробляння інформації); комутаційні електричні апарати; передавачі далекого зв’язку (телекомунікація); передавачі електронних сигналів; пристрої для обробляння інформації; радіопередавачі далекого зв’язку (телекомунікація); обладнання для приймання, перетворювання, декодування супутникових і кабельних телевізійних сигналів, супутникових і кабельних систем передавання даних; тюнери; конвертори; допоміжне обладнання; аксесуари”; не використовувався більше трьох років.

Ст.ст. 16, 17 Закону надає власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг право використовувати знак та інші права, а також покладає обов’язок на власника свідоцтва користуватися даними правами добросовісно.

Проте, відповідач ОСОБА_1, будучи власником знаків для товарів і послуг та не використовуючи їх, зловживає наданим йому правом та створює перешкоду в реєстрації знака для товарів і послуг позивача на території України, оскільки останньому було відмовлено в реєстрації в Україні знака для товарів і послуг DREAMBOX тому, що подане позивачем на реєстрацію позначення схоже на раніше зареєстрований на ім’я відповідача ОСОБА_1 знак для товарів і послуг DREAM BOX.

Згідно зі ст. 10 ЦПК України, сторонам по справі надані рівні процесуальні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Доведення факту використання чи невикористання знака має ключове значення для правильного вирішення справи по суті, а ні відповідач ОСОБА_1 як власник свідоцтва, а ні інші особи за його згодою фактично не здійснювали жодної з дій, які визнаються використанням знака, які дії визнавалися використанням знака протягом всього трирічного строку.  

Згідно до ч 4 ст. 18 Закону на власника свідоцтва на знак для товарів і послуг покладено обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знака, а в разі відсутності такого використання обов’язок зазначити поважні причини такого невикористання.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого використання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Враховуючи те, що підставою для припинення дії свідоцтва є невикористання знака для товарів і послуг повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, а також те, що представниками відповідача не було доведено поважності причин такого невикористання та не надано належних доказів на підтвердження факту виробництва товарів із застосуванням спірного позначення, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вимог позивача на тій підставі, що знак для товарів і послуг DREAMBOX не використовувався в Україні протягом більше ніж трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, що знайшло своє підтвердження належними та допустимими доказами по справі, в зв’язку з чим суд задовольняє позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, зважаючи на те, що даний спір виник виключно у зв’язку з діями відповідача ОСОБА_1 – власника спірного свідоцтва, покладає на нього понесені позивачем витрати по оплаті витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 37 грн. та державного мита у розмірі 8,50 грн.

На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), Положенням про державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, ст.ст. 10, 11, 57-60, 61, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Достроково припинити дію свідоцтва України № 64916 на знак для товарів і послуг DREAMBOX, що зареєстрований на ім’я ОСОБА_1, в частині для всіх товарів 09 класу МКТП, що перелічені в  свідоцтві України № 64916.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового часткового припинення дії свідоцтва України № 64916 від 17.07.2006 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».  

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Компанії Дрім Проперті ГмбХ витрати по оплаті держмита – 8,50 грн. та  витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи – 37 грн.

 Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом’янський районний суд м. Києва заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення рішення та апеляційної скарги на рішення протягом двадцяти днів з дня подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя: