КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
____________________________________________
01601, м.Київ-33, вул.Жилянська 58-б тел. 284-37-31
П О С Т А Н О В А
Іменем України
06.07.09 р. № 11/5328
Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді: Мостової Г. І. (доповідач по справі),
суддів:
Ільєнок Т.В.
Шевченко В. Ю.
при секретарі судового засідання Лебедевій С.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу компанії «Байер Шерінґ Фарма Акцієнгезельшафт»на рішення господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 р.
у справі № 11/5328 (суддя Довгань К.І.)
за позовом компанії «Байер Шерінґ Фарма Акцієнгезельшафт», м. Берлін, Німеччина
до товариства з обмеженою відповідальністю «Буассон Еліт «Бельведер Груп», м. Черкаси
третя особа Державний департамент інтелектуальної власності, м. Київ
ТОВ СП «Італьяно в Україні»
про дострокове припинення дії свідоцтва на товарний знак
за участю представників:
від позивача: Коваль М.- дор.10.04.2008 р.
від відповідача: Галака О.В. –дов. б/н від 04.04.2009 р., Марцин І.В. –дов. б/н від 04.04.2009 р.
від третіх осіб: не з’явилися
встановив:
Рішенням господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 р. повністю відмовлено компанії «Байер Шерінґ Фарма Акцієнгезельшафт»в задоволенні позову.
Не погоджуючись із вищевказаним судовим рішенням, позивач звернувся з апеляційною скаргою б/н б/д (вх. суду № 2-04/3/154/550 від 03.03.2009 р.) та клопотанням б/н від 17.02.2009 р. (вх. суду № 2-04/3/154 від 03.03.2009 р.) про відновлення строку на подачу апеляційної скарги, просить відновити пропущений строк на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, скасувати рішення місцевого суду повністю та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та недотримання норм процесуального права.
Ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 10.03.2009 р. вказану вище апеляційну скаргу прийнято до провадження.
Згідно з розпорядженням заступника голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 06.07.2009 р. змінено склад колегії суддів у справі та призначено її розгляд у складі колегії: головуючий суддя Мостова Г.І., судді: Ільєнок Т.В. та Шевченко В.Ю.
Представник позивача повністю підтримав вимоги, викладені в апеляційній скарзі. Представник відповідач заперечив з підстав, викладених у відзиві б/н від 18.05.2009 р. Представники Державного департаменту інтелектуальної власності та ТОВ СП «Італьяно в Україні»в судове засідання не з’явилися.
Перевіривши і оцінивши встановлені судом першої інстанції обставини справи, правильність застосування норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, колегія апеляційного суду встановила наступне.
Компанія «Байер Шерінґ Фарма Акцієнгезельшафт»звернулась з позовом до ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»про дострокове припинення дії Свідоцтва України №30634 на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»стосовно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП) на ім’я ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»в Україні. А також, з позовом про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис, про що видати наказ (а.с. 3-5).
Як вбачається з матеріалів справи, на ім’я ТОВ «Черкаський лікеро –горілчаний завод»в Україні 17.03.2003 р. було зареєстровано знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»стосовно товарів 5 класу МКТП, а саме: фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу».
ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»є правонаступником ТОВ «Черкаський лікеро –горілчаний завод», що підтверджується п.1 ст.3 Статуту, зареєстрованого виконкомом Черкаської міської ради, Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 135385, Довідкою з ЄДРПОУ серії АА № 107333 від 14.02.2008 р. (а.с. 28-31).
Внаслідок правонаступництва ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп», відповідач, набув, у числі інших, всіх майнових прав на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»за Свідоцтвом України №30634 стосовно товарів 5 класу МКТП.
Між ТОВ «Черкаський лікеро –горілчаний завод»(власник Свідоцтва), правонаступником якого є відповідач, та ТОВ СП «Італьяно в Україні»(правонаступник) укладено договір про передачу права власності та інших майнових прав на знаки для товарів і послуг від 06.02.2008 р. (а.с. 33-37).
Відповідно до умов вказаного договору, а саме:
· п.2.1. власник свідоцтва передає правонаступнику право власності та всі будь –які інші майнові права на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом, що випливають з цього свідоцтва, згаданих в додатку відносно частини товарів з переліку товарів і послуг, наведений у свідоцтві.
· п. 2.4. право власності на знаки для товарів і послуг стосовно класу 5 за свідоцтвом переходять від власника свідоцтва до правонаступника з моменту укладення цього договору.
Ухвалою апеляційного суду від 01.06.2009 р. до участі у справі залучено ТОВ СП «Італьяно в Україні»у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача у зв’язку з укладенням цього договору.
ТОВ «Черкаський лікеро –горілчаний завод», правонаступником якого є відповідач, подав до Державного департаменту інтелектуальної власності (Установа) заяву №393/Д-169 від 09.01.2009 р. (вх.установи №90 від 09.01.2009 р.) про публікацію та внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»за Свідоцтвом України № 30634.
Відповідно до з ч.1 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
Пунктом 1 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(Закон) передбачено, що одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою. Тобто, з вищезазначених норм законодавства України в сфері інтелектуальної власності вбачається, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є чинним після державної реєстрації.
А також, відповідно п.3 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»також встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Таким чином свідоцтво на знак для товарів і послуг є документом, який лише засвідчує факт належності прав на знак певній особі, а невнесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей щодо зміни належності прав на знак з відповідним документальним відображенням цього, не спричиняє недійсності таких прав.
Крім того, колегія апеляційного суду також звертає увагу на те, що наявність майнових прав власності у певної особи не може бути обумовлене наявністю документа, який засвідчує таке право, що прямо випливає зі змісту п. 1 ст. 392 ЦК України.
Оскільки, законодавством України не встановлено будь-якого терміну подачі документів на внесення змін до свідоцтва на знак, права на який передані на підставі договору, колегія апеляційного суду вважає, що факт подачі відповідних документів до Установи після дати подачі позовної заяви про дострокове припинення дії свідоцтва жодним чином не впливає на дійсність прав третьої особи, ТОВ СП «Італьяно в Україні», на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ», переданих за договором від 06.02.2008 р.
Як вбачається з матеріалів справи, а саме: виписки №804 від 11.08.2008 р. з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 30634 станом на 11.08.2008 р. (а.с. 13-14) та виписки №341 від 14.05.2009 р. з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 30634 станом на 14.05.2009 р., не зважаючи на подачу заяви до установи, власником Свідоцтва України №30634 на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»стосовно товарів 5 класу МКТП зазначений відповідач, - як на дату звернення з позовом так і на день винесення оскаржуваного рішення.
Враховуючи, що позов пред’явлено до ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»про дострокове припинення дії Свідоцтва України №30634 у зв’язку з не використанням ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»знаку для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»в Україні протягом останніх трьох років (2005 р.-2008 р.), а до предмету позовних вимог у цьому випадку не входить оспорювання прав власності ТОВ СП «Італьяно в Україні»вказаний знак, колегія апеляційного суду дійшла висновку про те, що місцевий суд помилково відмовив у задоволенні позовних вимог у зв’язку з набуттям ТОВ СП «Італьяно в Україні»права власності на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ».
І як наслідок, рішення господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 р. у справі № 11/5328 винесено в наслідок неповного з’ясування обставин справи, що мають значення для справи.
Крім того, місцевим судом при винесенні оскаржуваного рішення взагалі не розглянуто позовні вимоги про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис, про що видати наказ (а.с. 3-5).
Враховуючи вищевикладене, колегія апеляційного суду вважає, що відповідно ст. 43 ГПК України місцевим судом належним чином не досліджено обставини та не наведено цим обставинам відповідну правову оцінку, рішення господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 р. у справі № 11/5328 не відповідає фактичним обставинам справи та суперечить чинному законодавству України, у зв’язку з чим є підстави для задоволення апеляційної скарги, скасування рішення з прийняттям нового рішення.
Розглянувши по суті заявлені позовні вимоги про дострокове припинення дії Свідоцтва України №30634 на знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»стосовно товарів 5 класу МКТП, колегія апеляційного суду дійшла висновку про необґрунтованість заявленого позову та відсутність підстав для його задоволення, оскільки позивачем не доведено ті обставини, на які він посилається в обґрунтування позовних вимог.
Відповідно до ст. 1 ГПК України юридичні особи (у тому числі іноземні) мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
Позивач звертаючись з позовом про дострокове припинення дії Свідоцтва, обґрунтовує свої позовні вимоги п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»та посилається на порушення свого законного інтересу.
Поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається у законах України у логічно-смисловому зв’язку з поняттям «права»(інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб’єктивного права; б) є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, загальновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом.
Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним. (рішення Конституційного суду від 01.12.2004 р. №18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес)).
Як вбачається з додаткового обґрунтування позову б/н від 26.05.2009 р., позивач вважає, що порушення його прав полягає у тому, що існування знаку для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»за Свідоцтвом України № 30634, який, на думку позивача не використовувався протягом трьох років, позбавляє останнього права на отримання свідоцтва, передбаченого п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»за заявкою, поданою до Державного департаменту інтелектуальної власності 31.07.2006 р.
Згідно п. C (1) ст. 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (дата набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.) якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов’язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності.
Відповідно до п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Отже, як у п. C (1) ст. 5 Конвенції, так і у п. 4 ст.18 Закону йдеться про невикористання знаку.
З позовної заяви та матеріалів справи вбачається, що факт невикористання знака власником Свідоцтва України № 30634 на території України протягом останніх трьох років, на думку позивача, підтверджується повідомленням Державного фармакологічного центру № 4713/2.6-4 від 26.06.2008 р., відповідно до якого зазначено, що станом на 24.06.2008 р., лікарські засоби під товарним знаком «ДЖАЗ»в Україні не зареєстровані.
А відповідно до п.п.1,2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою КМУ №376 від 26.05.2005 р. застосування лікарських засобів допускається тільки після їх державної реєстрації, яку здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє), проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ.
А також, власник Свідоцтва України № 30634, на думку позивача, не мав права рекламувати (використовувати) лікарські препарати під своїм знаком без наявності державної реєстрації, оскільки відповідно до ч.7 п.1 ст.8 Закону України «Про рекламу»забороняється рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації, або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії.
Оцінивши вищевказані документи, колегія апеляційного суду не вважає їх належними та допустимими доказами, які підтверджують, що знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»стосовно товарів 5 класу не використовується відповідачем в Україні протягом трьох років та встановила, що у цьому випадку положення п. C (1) ст. 5 Конвенції та п. 4 ст.18 Закону не можуть бути застосованими, враховуючи наступне.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», власник свідоцтва на знак для товарів та послуг повинен добросовісно користуватись виключним правом, яке випливає із свідоцтва.
Відповідно до Свідоцтва України № 30634 знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»зареєстрований для всіх товарів 5 класу МКТП «Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні речовини на лікарські [медичні] потреби, дитяче харчування; пластирі, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди», до якого входить більш як 400 видів товарів в тому числі призначених для ветеринарних потреб.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач не довів, що абсолютно всі товари 5 класу МКТП підлягають реєстрації у Державному Фармакологічному центрі, а тому посилання позивача на повідомлення цього центру не можна визнати належним доказом невикористання знаку для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»за Свідоцтвом України № 30634 стосовно всіх товарів 5 класу МКТП.
Крім того, згідно п.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»використанням знака визнається серед іншого і застосування його в діловій документації. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Згідно Нового тлумачного словника української мови (К.: Аконіт, 2003): «ДОКУМЕНТ, -а, ч. 1. Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь». Цивільно-правові договори згідно «Універсального довідника-практикуму з ділових паперів»(С.П. Бибик та ін. - К.: Довіра, 1977) віднесені до ділових паперів.
Таким чином, договір про передачу права власності та інших майнових прав на знаки для товарів і послуг від 06.02.2008 р. між ТОВ «Черкаський лікеро–горілчаний завод»(власник свідоцтва), правонаступником якого є відповідач, та ТОВ «Промислово–інвестиційне спільне українсько–американське підприємство «Італьяно в Україні, Лтд»відноситься до ділової документації, а укладення цього договору є використанням знаку для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»за Свідоцтвом України № 30634.
Отже, колегія апеляційного суду вважає, що до дати подання позовної заяви у справі, тобто, до 03.12.2008 р. знак для товарів і послуг «ДЖАЗ JAZZ»за Свідоцтвом України № 30634 був використаний шляхом застосування його у діловій документації, перебіг трьохрічного строку, встановленого п. 4 ст.18 Закону був перерваний з 06.02.2008 р. і його перебіг почався заново.
І як наслідок, оскільки на дату подання позовної заяви у справі, 03.12.2008р., зазначений трирічний термін не сплинув (06.02.2008 р.- 06.02.2011 р.), позивач не мав права вимагати припинення дії Свідоцтва України № 30634 на підставі п. 4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Щодо позовних вимог про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис, про що видати наказ, то враховуючи те, що вони пред’явленні до третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, а також, ст.ст.22,27 ГПК України, колегія апеляційного суду не вбачає підстав для їх задоволення.
Керуючись ст.ст. 99-105 ГПК України, Київський міжобласний апеляційний господарський суд, -
п о с т а н о в и в :
1. Апеляційну скаргу компанії «Байер Шерінґ Фарма Акцієнгезельшафт»на рішення господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 р. у справі №11/5328 задовольнити.
2. Рішення господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 р. у справі №11/5328 скасувати з прийняття нового рішення.
3. У позові відмовити повністю.
4. Матеріали справи № 11/5328 повернути до господарського суду Черкаської області.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.
Головуючий суддя: Мостова Г. І.
Судді:
Ільєнок Т.В.
Шевченко В. Ю.
Дата підписання повного тексту Постанови 15.07.2009 р.
Дата відправки 21.07.09