ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2009 року Справа № 9/346-08
Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді Білецької Л.М.–доповідача
суддів: Науменко І.М., Голяшкіна О.В.
при секретарі судового засідання: Прокопець Т.В.
за участю представників сторін:
від позивача: Мамуня О. С., довіреність № 3576 від 16.10.08р., представник; Журкова Т. О., довіреність №4-527 від 16.01.09, представник;
від відповідача -1: представник не з"явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином
від відповідача –2: представник не з"явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином
від третьої особи: представник не з"явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином
розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Агросфера”, м. Дніпропетровськ
рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2009р. у справі № 9/346-08
за позовом: Е.І. Дюпон де Немур енд Компані, (І.Е. du Pont de Nemours and Company), Уілмінгтон, Делавар 19898, США
до: В-1: товариства з обмеженою відповідальністю “Агросфера”,
м. Дніпропетровськ
В-2: товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-2”, м. Дніпропетровськ
за участю третьої особи на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору: Дорошков Сергій Володимирович, м. Дніпропетровськ
про припинення порушення прав
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду від 03.07.09р. у справі № 9/346-08 (суддя
Подобєд І.М.) позов Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (І.Е. du Pont de Nemours and Company) до товариства з обмеженою відповідальністю “Агросфера” задоволено. Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю “Агросфера” здійснювати продаж та пропонування для продажу гербіцидного препарату “Болід”. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю “Агросфера” суму 5067 грн. витрат на судову експертизу, 42, 50 грн. витрат на держмито, 59 грн. витрат на інформаціно-технічне забезпечення судового процесу. Позов Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (І.Е. du Pont de Nemours and Company) до товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-2” задоволено. Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю “Аврора-2” здійснювати пропонування для продажу гербіцидного препарату “Болід”. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-2” суму 5067 грн. витрат на судову експертизу, 42,50 грн. витрат на держмито, 59 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Не погодившись з рішенням господарського суду відповідач –1 –
ТОВ “Агросфера”, звернувся до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального та матеріального права, а також на неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, просить скасувати рішення господарського суду повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволені позову.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.09.09р. справу призначено до розгляду.
На виконання ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.09.09р позивачем надано відзив. Позивач вважає, що апеляційна скарга відповідача –1 не підлягає задоволенню, оскільки є безпідставною та необґрунтованою, а рішення господарського суду Дніпропетровської області є законним та має бути залишено без змін.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача , колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Як видно із матеріалів справи, Позивач - Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company) є власником патенту України №19806 (надалі - також патент України №19806) на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю", відомості про видачу якого були опубліковані у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 від 25.12.1997р.
Виходячи із інформації, вказаної у патенті України №19806, останній був виданий на підставі рішення патентного відомства СРСР за результатами експертизи заявки № 95320094, поданої 05.08.1988р. до патентного відомства СРСР.
Заявка на видачу зазначеного патенту містила у якості об'єкту винаходу хімічні речовини, зокрема пиридинсульфонілсечовини з гербіцидною активністю, до яких, зокрема, належить речовина римсульфурон, за пріоритетними заявками, поданими до патентного відомства США, а саме: №939428 від 08.12.1986р., №039491 від 16.04.1987р., №090889 від 28.08.1987р., копії яких знаходяться в матеріалах справи.
Як вбачається із опису до патенту України на винахід № 19806, цим патентом захищений спосіб боротьби з небажаною рослинністю шляхом обробки грунту або рослин, на котрій вони зростають похідними пиридинсульфонілмочевини, який відрізняється тим, що у якості похідного пиридинсульфонілмочевини використовують з'єднання формули, наведеної у цьому описі.
Хімічні властивості римсульфурону розкриті у такому друкованому виданні як "Справочник. Пестициды и регуляторы роста растений" (Н.Н. Мельников, К.В. Новожилов, СР. Белан), витяги з якого знаходяться в матеріалах справи.
Станом на дату подачі Позивачем заявки № 95320094 до патентного відомства СРСР, а саме 05.08.1988р., порядок видачі патентів на винаходи регулювався „Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях", затвердженим Постановою Ради Міністрів СРСР № 584 від 21.08.1973р.
Відповідно до п. 23 вказаного вище Положення, автор винаходу може на власний вибір вимагати: - або визнання за ним лише авторства і надання йому прав та пільг, передбачених діючим законодавством, з переданням державі виключного права на винахід; - або визнання за ним авторства і надання йому виключних прав на винахід;
У першому випадку видається авторське свідоцтво, у другому випадку - патент. Набувач виключного права на винахід здійснює права користування і розпорядження винаходом.
Згідно з п. 25 вказаного вище Положення, на винахід видається авторське свідоцтво, якщо об'єктом винаходу є речовина, отримана хімічним шляхом.
З огляду на зазначені положення діючого у той час законодавства СРСР, захистити майнові права інтелектуальної власності на винахід Позивач міг лише отримавши патент (а не авторське свідоцтво), і саме тому в процесі експертизи заявки був змушений погодитись на заміну об'єкта винаходу з хімічної речовини на спосіб боротьби з небажаною рослинністю. При цьому вимушена зміна об'єкта винаходу, яка дозволила Позивачу отримати патент України № 19806 на власний винахід, не вплинула на суть та призначення запатентованого винаходу, оскільки спосіб боротьби з небажаною рослинністю, що охороняється вказаним патентом Позивача, полягає у застосуванні хімічної речовини шляхом обробки ґрунту або рослин похідними пиридинсульфонілсечовини (до яких, зокрема, належить речовина римсульфурон).
Як свідчить довідка Державного підприємства „Український інститут промислової власності" № 59605/2 від 19.12.2008р. чинність патенту України на винахід №19806 підтримано до 04.12.09р.
Як стверджує позивач, йому стало відомо, що Товариство зобмеженою відповідальністю "Агросфера" (надалі також -Відповідач-1) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Аврора-2" (надалі також -Відповідач-2) здійснюють пропонування до продажу та продаж в Україні гербіцидних препаратів, зокрема, препарату “Болід”.
У відповідності до матеріалів справи, факти пропонування для продажу та продажу Відповідачем-1 препарату "Болід" підтверджуються рахунком на оплату товару № 31800/1290-кп від 14.07.2008p., витратною накладною № 170746/00 від17.07.2008р., товарно-транспортною накладною та податковою накладною.
Позивачем надані рекламний каталог, виданий Відповідачем-1 та рекламний буклет Відповідача-2, із яких видно, що відповідачі поряд із іншими засобами захисту рослин, що пропонуються ними до продажу в Україні, розмістили інформацію стосовно гербіцидного препарату "Болід", зокрема дані про спектр дії препарату, його властивості та спосіб застосування, норми витрат та діючу речовину.
Як вбачається з упаковки зазначеного препарату, препаративна форма гербіциду “Болід” включає діючу речовину римсульфурон у кількості 500г/кг, тифенсульфурон-метил –250 г/кг та нітрат амонію –30 г/кг, а спосіб застосування препарату передбачає обприскування ним посівів.
Позивач вважає, що при пропонуванні до продажу та продажу препарату "Болід" використовується винахід за патентом України № 19806, оскільки на упаковці даного гербіциду, а також у рекламному каталозі Відповідача-1 та рекламному буклеті Відповідача-2, пропонується для застосування "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" за вказаним патентом.
Доводи Позивача ґрунтуються на тому, що у зазначених вище джерелах використовується кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806, який належить Позивачу, та випливає з порівняльного аналізу ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806 з інформацією про препарат "Болід", наведеною на його упаковці, у рекламному каталозі Відповідача-1 та рекламному буклеті Відповідача-2, що свідчить про тотожність діючої речовини, якою обробляється ґрунт або рослини, способу застосування та норми її витрат у винаході Позивача за патентом України № 19806 та у гербіцидному препараті "Болід", який продається та пропонується відповідачами до продажу в Україні:
Як вбачається із Деклараційного патенту на корисну модель №11543, який був виданий Державним департаментом інтелектуальної власності України Дорошкову Сергію Володимировичу, та доданого до цього патенту опису, Дорошкову С.В. належить право інтелектуальної власності на корисну модель - гербіцидну комопозицію, що включає римсульфурон, тифенсульфурон-метил, поверхнево-активні речовини (ПАР) та інші допоміжні речовини, яка відрізняється тим, що додатково містить нітрат амонію при такому співвідношенні компонентів, % маси: римсульфурон -50% тифенсульфурон-метил -25; нітрат амонію (N1Ь N0-,) -1-5; ПАР та інші допоміжні речовини до 100.
Як зазначено безпосередньо в опису до Деклараційного патенту України на корисну модель №11543, найбільш близьким до заявленої корисної моделі є „Спосіб боротьби з небажаною рослинністю шляхом обробки грунту або рослин похідним 4 піридинсульфонілесечовини загальної формули (1 А. 19806) в кількості 0,001-0,25 кг/га. Завданням же даної корисної моделі є підвищення біологічної ефективності сумісного використання римсульфурону і тифенсульфурон-метилу та скорочення інтервалу від внесення гербіциду до появи симптомів ураження рослин. Поставлена задача досягається шляхом посилення і прискорення дії гербіцидів, в їх суміші, додаванням нітрату амонію та ефективним підбором співвідношень діючих речовин, таких як римсульфурон, тифенсульфурон та нітрат амонію.
Отже, Відповідач-2 визнає той факт, що найбільш близьким до заявленої корисної моделі, що захищена деклараційним патентом України № 11543 є спосіб боротьби з небажаною рослинністю, захищеною патентом України № 19806.
При цьому Відповідач-2 надав докази про затвердження Департаментом екологічної безпеки та поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами Мінприроди України для ТОВ „Аврора-2" тарної етикетки зазначеного препарату „Болід", виробником якого є China Chemical Industrial & Research Company, LTD (Чайна Кемікал Індастріал енд Рісеч Ко.,Лтд., (Гонконг), Китай), пункт 23 якої містить також посилання на Патент України №11543 від 15.12.2005р.
Також надано суду видане Міністерством охорони навколишнього природного середовища посвідчення Серія Б № 00985 про державну реєстрацію відповідно до Закону України „Про пестициди та агрохімікати" препарату - болід в.г, гербіцид з поверхнево-активною речовиною „Флокс", діюча речовина - римсульфурон,
500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг, виробник препаративної форми та виробник діючої речовини -Чайна Кемікал Індастріал енд Рісеч Ко.,Лтд., (Гонконг), Китай, сфера застосування -кукурудза, в Україні терміном до 31.12.2008р., про що зроблений запис у державному реєстрі № 2091 від 26.01.2006р.
Як свідчать матеріали справи, Відповідач-2 вважає, що винахідником -Дорошковим С.В. було створено таку корисну модель, тобто гербіцидну композицію, яка певним співвідношенням діючих речовин і нітрату амонію у складі препарату, досягла підвищення біологічної ефективності препарату та завдяки якій скорочується інтервал від внесення гербіциду до появи симптомів ураження рослин в середньому на 2-3 доби, за рахунок більшого поглинання римсульфурону і тифенсульфурон-метилу рослинами, внаслідок подразнення клітин покровних тканин рослин бур'янів відносно невисокою кількістю нітрату амонію. Виходячи із цього вважає також, що Дорошков С.В. є винахідником, а ТОВ „Аврора-2" є іншою особою, яка набула права на корисну модель за договором, в розумінні ч. 2 ст. 463 Цивільного кодексу України.
З наведеної Позивачем порівняльної таблиці двох патентів видно, що герібіцидна композиція за патентом України №11543 має у своєму складі діючу речовину римсульфурон, спосіб використання якої захищений патентом України №19806, а норми витрат римсульфурону, при використанні гербіцидної композиції згідно з патентом України І №11543, повністю входять у межі витрат цієї речовини згідно з патентом України №19806. При цьому гербіцидна композиція за патентом України №11543 використовується шляхом обприскування посівів, що повністю охоплюється винаходом за патентом України №19806.
У своєму клопотання про залучення додаткових доказів Позивач додатково пояснив, що як вбачається із тарної етикетки у 1000 г суміші гербіцідної композиції „Болід" за патентом на корисну модель № 11543 знаходиться 500 г римсульфурону. У описі до патенту України на корисну модель № 11543 вказано, що гербіцідну композицію рекомендовано використовувати у кількості 20-25 г/га (0,002-0,025 кг/га).
Таким чином, якщо вказану гербіцидну композицію вносять в грунт та на рослини у кількості 20-25 г/га, то кількість римсульфурону, який вносять у грунт та на рослини, становить відповідно 10-12,5 г/га (0,01-0,0125 кг/га).
Отже при використанні гербіцидного препарату „Болід", виготовленого згідно з патентом України № 11543, відповідно до норм витрат, зазначених у Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, кількість витрат римсульфурону буде становити -10-12,5 г/га (0,01-0,0125 кг/га), а наявність римсульфурону у складі гербіцидної композиції за патентом України № 11543 та, відповідно у складі гербіцидного препарату „Болід" не впливає на дію речовини, яка була відкрита та запатентована Позивачем, яка вже давно відома як препарат „Базис" компанії Дюпон.
Також Позивач вказує, що використання речовин, що входять до складу гербіцидної композиції за патентом України №11543, для отримання результату, який вказаний у описі цього препарату, є відомим фактом, який розкрито у багатьох джерелах, а гербіцид на композиція композиція згідно патенту України на корисну модель №11543 вміщує діючі речовини, які розроблені безпосередньо Позивачем.
З метою перевірки доводів Позивача у цій справі було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено господарським судом Дніпропетровської області Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, на вирішення якої ставились наступні питання:
1) чи охороняється патентом України № 19806 спосіб боротьби з небажаною
рослинністю з використанням, зокрема, хімічної речовини римсульфурон ?
2) чи пропонуються до використання всі ознаки незалежного пункту формули (або ознаки еквівалентні їм) винаходу за патентом України № 19806 у інформації, яка міститься на упаковці гербіцидного препарату "Болід" ?
3) чи пропонуються до використання всі ознаки незалежного пункту формули (або ознаки еквівалентні їм) винаходу за патентом України № 19806 у інформації щодо гербіцидного препарату "Болід", яка міститься у рекламному каталозі ТОВ "Агросфера" ?
4) чи пропонуються до використання всі ознаки незалежного пункту формули (або ознаки еквівалентні їм) винаходу за патентом України № 19806 у інформації щодо гербіцидного препарату "Болід", яка міститься у рекламному буклеті ТОВ "Аврора-2" ?
5) чи будуть використані всі ознаки незалежного пункту формули (або ознаки еквівалентні їм) винаходу за патентом України № 19806 у разі здійснення обприскування посівів гербіцидною композицією за патентом на корисну модель № 11543 у кількості 0,02 -0,025 кг/га ?
Як вказано у висновку № 531 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.04.2009р., зробленого Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України по вищевказаних питаннях, які були поставлені на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, за результатами проведеного дослідження експертами зроблені наступні висновки:
1) патентом України №19806 охороняється спосіб боротьби з небажаною рослинністю з використанням, зокрема, хімічної речовини римсульфурон;
2) у інформації, яка міститься на упаковці гербіцидного препарату „Болід",
пропонується до використання всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за
патентом України № 19806;
3) у інформації щодо гербіцідного препарату „Болід", яка міститься у рекламному каталозі ТОВ „Агросфера", пропонується до використання всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806;
4) у інформації щодо гербіцидного препарату „Болід", яка міститься у рекламному буклеті ТОВ „Аврора-2", пропонуються до використання всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 19806;
5) у разі здійснення обприскування посівів гербіцідною композицією за патентом на корисну модель №11543 у кількості 0,02-025 кг/га будуть використані всі ознаки незалежного пункту формули винаходи за патентом України № 19806.
Як свідчать матеріали справи, Відповідач-2 зазначає, що з контексту положень пунктів 2, 5, 7 ті 8 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" видно, що така дія як „використання" має відношення тільки до такого об'єкта як винахід. Так як згідно ст. 6 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винаходи поділяються на такі об'єкти як продукт та процес, то відповідно і дія „використання" має відношення до таких об'єктів як продукт та процес. Об'єктом спору є винахід, а не знаки винаходу. Тому для правильного вирішення спору необхідно з'ясувати чи є в інформації, наданій Позивачем, використання саме винаходу. Застосувати таку дію як „використання" по відношенню до ознаки, яка є складовою певного цілісного об'єкта -винаходу, є юридично неправильно і не коректно. Крім того, необхідно врахувати, що аналіз наявності чи відсутності використання винаходу здійснюється на основі аналізу тексту інформаційних матеріалів, які були надані Позивачем. Можливий випадок, коли у тексті може бути описано декілька різних об'єктів і при цьому у тексті зазначено всі ознаки, що співпадають із ознаками формули винаходу, але кожний із окремих об'єктів не матиме всієї сукупності ознак із формули винаходу, і відповідно використання винаходу в даному випадку не буде мати місце. Так згідно ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" під використанням винаходу у випадку такого об'єкту як процес (спосіб) визнається застосування цього процесу, то ж для правильного вирішення спору по суті необхідно розглядати наявність чи відсутність в інформації, наданій Позивачем, саме застосування способу, який охороняється патентом України № 19806. Звертає увагу на те, що у висновках експертизи, відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, повинні бути викладені міркування експерта щодо обставин, з приводу яких експерту не були поставлені питання, проте відсутні міркування щодо таких обставин, як те, що для правильного вирішення даного спору необхідно встановлення наявності чи відсутності пропонування до застосування способу, а не пропонування до використання ознак способу, то відповідно висновок експертизи є неповним та призводить до неясності, як наслідок вказаний висновок судової експертизи не є належним доказом, який роз'яснює питання, що виникли при вирішенні господарського спору. Звертає також увагу на те, що у висновку експертизи (сторінки 8, 11, 14. 18) у таблицях 1, 2, 3, 4 серед ознак з незалежного пункту формули винаходу зазначає, що „При цьому, у формулі винаходу витрати римсульфурона при здійсненні способу, що охороняється патентом України на винахід № 19806, не обмежуються якимось конкретним значенням". Вважає, що це твердження експертизи суперечить факту наявності у незалежному пункті формули винаходу величини кількості витрат похідного піридинсульфонілсечовини, та ставить під сумнів як компетентність та об'єктивність судових експертів, які проводили судову експертизу, так і об'єктивність висновків самої експертизи. Вважає необхідним для правильного вирішення спору призначення та проведення повторної судової експертизи. Також вказує, що у питаннях 2, 3, 4 до судової експертизи, викладених в ухвалі суду, йде питання про наявність всіх ознак з незалежного пункту формули винаходу за патентом України №19806 в інформації, наданої Позивачем. Експертиза у таблицях серед ознак винаходу зазначає і такі ознаки з незалежного пункту формули винаходи, як перелік так званих груп, які можуть містити у своїй структурній формулі конкретні хімічні речовини. При цьому, як стверджує Відповідач-2, із порівняльного аналізу видно, що у випадку коли хімічною речовиною з незалежного пункту формули винаходу за структурною формулою є речовина римсульфурон, то невживаними з незалежного пункту формули будуть ознаки певних груп, які є невживаними, і ці групи, які є невживаними, теж є суттєвими ознаками з незалежного пункту формули винаходу. Але цих ознак немає серед ознак, зазначених експертизою правому стовпчику таблиць 1, 2, 3, де вказано ознаки, які є в інформації стосовно препарату „Болід". Тому можна зробити висновок, що не всі суттєві ознаки з незалежного пункту формули винаходи є серед ознак, викладених в інформації щодо препарату „Болід".
Фізична особа Дорошков Сергій Володимирович, якого було залучено до участі у справі на стороні відповідачів у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору (надалі - Третя особа), пояснив суду першої інстанції, що деклараційний патент № 11543, власником якого він є, має техніко-економічні переваги над патентом № 19806, що доведено у Висновку судової експертизи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності № 211 від 04.07.2006р. та встановлено у рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 08.09.2006р. у справі № 2-2009/06, тому при прийнятті рішення по суті даного спору, на його думку, слід з'ясувати чи може використовуватись корисна модель, яка захищена патентом № 11543 (гербіцидна композиція) без порушень прав власника за патентом №19806 та вважає, що відповісти на це питання можуть лише судові експерти, які володіють необхідними для цього знаннями і якщо буде встановлено, що використання одного патенту є неможливим без порушень прав власникам іншого патенту, то суд повинен відмовити Позивачу у задоволенні позовних вимог та зобов'язати Позивача дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу за патентом №19806.
Судом першої інстанції правомірно відхилено вище наведені доводи Відповідача –2 та Третьої особи.
Щодо рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 08.09.2006р. у цивільній справі № 2-2009/06р. за позовом ТОВ „Аврора-2" до Дорошкова Сергія Володимировича, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним деклараційного патенту України №11543 „Гербіцид на композиція”, то зі змісту встановлених цим судовим рішенням фактів видно, що мотивом для того, що вищезазначений патент є таким, що підлягає визнанню повністю недійсним в судовому порядку на підставі ст. 7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", було те, що цей патент не є новим. Як вбачається із тексту цього судового рішення у цій цивільній справі було проведено судову експертизу Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності об'єктів інтелектуальної власності №211 від 04.07.2006, якою встановлено, що гербіцидна композиція, яка згідно з формулою корисної моделі за деклараційним патентом №11543 містить римсульфурон, тифенсульфурон-метил, натріт амонію, ПАР та інші допоміжні речовини, не є частиною рівня техніки, тобто корисна модель за деклараційним патентом України №11543 є новою. Вважаючи, що зазначений висновок експерта є таким, що повністю узгоджується з іншими матеріалами справи та приймається судом в якості належного доказу того, що формула корисної моделі за деклараційним патентом №11543 не є частиною рівня техніки, тобто є новою, суд дійшов висновку, що корисна модель за деклараційним патентом України № 11543 є новою, а тому не знайшов підстав для задоволення вимог позивача і у позові відмовив.
Однак оцінюючи вищевказані факти, встановлені рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 08.09.2006р. у цивільній справі № 2-2009/06р., як доказ під час розгляду даної справи, господарським судом не можуть бути визнані ці факти, як такі, що не підлягають доведенню знову, за правилами ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, оскільки зі складу учасників спору у цивільній справі № 2-2009/06р. видно, що у вказаній цивільній справі не приймав участь Позивач у даній справі - Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company), хоча найбільш близьким до заявленої корисної моделі, що захищена деклараційним патентом України № 11543 є спосіб боротьби з небажаною рослинністю, захищений патентом України № 19806.
До того ж, слід врахувати, що Третьою особою не надано копії рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 08.09.2006р. у цивільній справі № 2-2009/06р із відмітками про набрання ним законної сили, а позов який розглядався у цій цивільній справі був пред'явлений Дорошковим Сергієм Володимировичем до ТОВ „Аврора-2", власником 100% статутного фонду якого, згідно до установчих документів, є також Дорошков Сергій Володимирович, що ставить під сумнів дійсну необхідність для цієї особи визнання недійсним деклараційного патенту України №11543 саме у судовому порядку.
Щодо необхідності проведення у справі повторної судової експертизи на вирішення якої слід поставити запитання чи може використовуватись корисна модель, яка захищена патентом № 11543 (гербіцидна композиція), без порушень прав власника за патентом № 19806 (спосіб боротьби з небажаною рослинністю), то відповідь на питання щодо співвідношення та співпадання певних ознак за вказаними патентами надана безпосередньо вищевказаним висновком № 531 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.04.2009р., зробленим Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, у цій справі, а питання щодо порушень прав власників патентів є правовим питанням, яке не потребує спеціальних знань, тому може бути вирішено безпосередньо судом.
Абзацами 4 і 6 ч. 2 ст. 28 названого Закону, використанням винаходу (корисної моделі) визнається: застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.
Відповідно до абз. 9 ч.2 ст. 28 названого Закону, процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Як видно із відповідей наданих у висновку експертизи № 531 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.04.2009р., зробленого Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, він підтверджує доводи Позивача про те, що при використанні Відповідачем-2 гербіцидної композиції згідно патенту України на корисну модель №11543, одночасно використовуються всі ознаки незалежного пункту формули винаходи за патентом України на винахід № 19806. незважаючи на те, що об'єктом винаходу за патентом України № 19806, тобто патентом Позивача, є спосіб, а не продукт (хімічна речовина).
Отже, фактичне використання за прямим призначенням хімічної речовини - гербіцидної комопозиції, що включає римсульфурон, тифенсульфурон-метил, поверхнево-активні речовини (ПАР) та інші допоміжні речовини, як засобу ураження певних видів рослин, корисна модель якого захищена Деклараційним патентом України № 11543, до різновидності якої віднесений і гербіцидний препарат „Болід", неможливе без порушення способу боротьби з небажаною рослинністю, захищеного патентом України № 19806, в основу якого також покладено застосування шляхом обробки рослин або грунту, на котрому вони зростають, похідними пиридинсульфонілмочевини.
Таким чином, судом правомірно встановлено, що згідно зазначених вище положень ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", вищенаведені дії Відповідачів слід вважати використанням винаходу Позивача.
При цьому доводи Відповідача-2 про затвердження Департаментом екологічної безпеки та поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами Мінприроди України тарної етикетки зазначеного препарату „Болід", та видачу Міністерством охорони навколишнього природного середовища посвідчення Серія Б №00985 про державну реєстрацію препарату болід в.г, відповідно до Закону України „Про пестициди та агрохімікати", не можуть вплинути на правову оцінку дій Відповідачів по відношенню до Позивача, оскільки названими державними органами при вчиненні ними зазначених дій в межах їх компетенції не проводилось експертизи на предмет відсутності зі сторони Відповідачів порушень прав інтелектуальної власності будь-яких осіб, зокрема Позивача.
Відповідно до ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка; умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.
У ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" наведені терміни, згідно до яких: патент на винахід - це різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, а деклараційний патент - на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід.
Згідно до ч.2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Щодо деклараційного патенту, то відповідно до абз. 3 ч.1ст. 25 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.
За правилами встановленими ст. 26 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою перетворення деклараційного патенту на винахід в патент на винахід може подати стосовно заявки, за якою видано деклараційний патент, заяву проведення кваліфікаційної експертизи заявки. Однак, якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки Установою буде прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що Установа публікує відомості в офіційному бюлетені.
Третя особа до теперішнього часу є власником деклараційного патенту України на корисну модель № 11543, що свідчити про не проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент, а відтак і про відповідальність лише власника цього патенту про відповідність цього винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.
Згідно з ч. 2 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
Згідно ч. 5 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.
Частина 2 ст. 30 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", встановлює правило, згідно з яким власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.
Частина 1 ст. 31 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює правило, згідно до якого будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).
Як вбачається із встановлених обставин, відомості про видачу Позивачу патенту України № 19806 на винахід були опубліковані 25.12.1997р., тобто раніше 20.10.2005р. - дати подання Третьою особою заявки на видачу в Україні деклараційного патенту на зазначену корисну модель, який було видано 15.12.2005р.
За таких обставин Третя особа, її правонаступники або інші особи, яким Третьою особою був наданий дозвіл (видана ліцензія) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, зобов'язані були отримати у Позивача дозвіл на використання винаходу, на який Позивачу був виданий патент України № 19806, або вимагати надання такого дозволу з підстав, встановлених
ст. 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" для примусового відчуження прав на винахід (корисну модель).
Як видно з матеріалів справи, ці особи не заперечували фактів продажу та пропонування до продажу гербіцидного препарату "Болід".
Позивач зі своєї сторони ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентом України № 19806, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу.
Таким чином, слід визнати, що пропонування Відповідачами до продажу та продаж гербіцидного препарату "Болід" є використанням винаходу Позивача за патентом України № 19806, а відтак ці дії відповідачів, які вчинені без відповідного дозволу Позивача, а тому порушують його права інтелектуальної власності, як власника патенту України № 19806 на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю".
До того ж, відповідно до ст. 463 Цивільного кодексу України, суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:
1) винахідник, автор промислового зразка; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.
Відповідно до положень ч.ч. 6-8 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, або має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору При цьому Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона такого договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.
Відповідачем-2 не було надано жодних доказів на підтвердження того, що у нього на законних підставах виникли права інтелектуальної власності на зазначену вище корисну модель, власником якої є фізична особа - Дорошков С.В.
Таким чином, посилання Відповідача-2 на те, що він використовує корисну модель - гербіцидну композицію за деклараційним патентом України №11543 на належній правовій підставі є необгрунтованими.
Як було встановлено вище, під час використання препарату „Болід" за призначенням використовується спосіб за патентом України № 19806, а відтак щоразу під час рекламування, пропонування до продажу чи продажу препарату „Болід" незаконно пропонується для застосування кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патеном України № 19806 „Спосіб боротьби з небажаною рослинністю", який охороняється патентом Позивача, що у свою чергу є порушенням виключних прав інтелектуальної власності останнього.
Таким чином, навіть зважаючи на можливе використання Відповідачами корисної моделі за патентом України № 11543 на відповідній правовій підставі, вони все одно порушують права Позивача на патент України № 19806 шляхом рекламування, пропонування до продажу та продажу препарату „Болід".
Частина 5 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.
Частина 1 ст. 34 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Частина 2. ст. 34 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює, що на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Згідно зі ст. 35 цього ж Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", захист прав на винахід здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника патенту.
Згідно до ч. 4 ст. 31 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.
З викладеного вбачається, що внаслідок дій Відповідача-1 та Відповідача-2 з продажу та пропонування до продажу гербіцидного препарату „Болід" саме цими особами, а не власником деклараційного патенту України № 11543 на корисну модель Дорошковйм С.В., фактично порушуються права інтелектуальної власності Позивача на винахід за патентом України № 19806.
Отже, з огляду на викладене вище, колегія суддів вважає апеляційну скаргу необґрунтованою, а рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.09р. у справі № 9/346-08 таким, що прийнято з дотриманням вимог чинного законодавства України, а тому, підстав для його скасування не знаходить.
Керуючись ст.ст.101, 103-105 ГПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.09р. у справі № 9/346-08 –залишити без змін, а апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Агросфера”, м. Дніпропетровськ –без задоволення.
Постанова може бути оскаржена до Вищого господарського суду України.
Головуючий суддя Л.М. Білецька
Суддя І.М. Науменко
Суддя О.В. Голяшкін