ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

          

25 липня 2006 р.

№ 39/479

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Джунь В.В. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Лозівський ковальсько-механічний завод”, м. Лозова Харківської області,

на рішення господарського суду Донецької області від 20.01.2006

та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 26.04.2006

зі справи № 39/479

за позовом відкритого акціонерного товариства “Лозівський ковальсько-механічний завод” (далі - ВАТ “ЛКМЗ”)

до  відкритого акціонерного  товариства “Точмаш” (далі –ВАТ “Точмаш”), м. Донецьк,

про припинення дій, що порушують право,

за участю представників сторін:

позивача –Безкровного М.Г.,

відповідача –не з’явився,  

ВСТАНОВИВ:

ВАТ “ЛКМЗ” звернулося до господарського суду Донецької області з позовом про зобов’язання ВАТ “Точмаш” припинити порушення прав власника патенту України на промисловий зразок від 15.09.2000 № 3699-ХІІ шляхом виготовлення і реалізації зубової борони ЗБР-24 (ЗБР-24-1), негайно припинивши зазначене виробництво.

До прийняття рішення зі справи позивач подав доповнення до позовної заяви і просив додатково заборонити відповідачеві здійснювати виготовлення та реалізацію борони ЗБР-24, запасних і комплектуючих частин до неї безпосередньо або через третіх осіб, а також передавати, продавати або здійснювати будь-яким іншим способом відчуження технічної документації та технології виготовлення борони ЗБР-24 та її складових.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.05.2005 рішення господарського суду Донецької області від 27.11.2003 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.02.2004 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Позивач уточнив свої вимоги та просив (т. 5, а.с. 93):

- зобов’язати ВАТ “Точмаш” припинити порушення права ВАТ “ЛКМЗ” як власника патенту України на промисловий зразок від 15.09.2000 № 3666 шляхом заборони виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях борони ЗБР-24 та її модифікації;

- заборонити ВАТ “Точмаш” виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях запасних частин і комплектуючих до борони ЗБР-24 та її модифікації, а також заборонити передавати, продавати або здійснювати будь-яким іншим способом відчуження технічної документації і технології виготовлення борони ЗБР-24 та її складових.  

Рішенням господарського суду Донецької області від 20.01.2006 (колегія суддів у складі: Новікова Р.Г. –головуючий, судді Дучал Н.М., Мєзенцев Є.І.), залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 26.04.2006 (колегія суддів у складі: Запорощенко М.Д. –головуючий, судді Москальова І.В., Українська Р.М.), у задоволенні позову відмовлено. Судові рішення мотивовано посиланням на те, що відповідач не порушує прав ВАТ “ЛКМЗ” як власника патенту на промисловий зразок, тоді як наявні в матеріалах справи висновки судових експертів про використання ВАТ “Точмаш” усіх суттєвих ознак зареєстрованого позивачем промислового зразка є помилковими.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ВАТ “ЛКМЗ” просить судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального та процесуального права, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.   

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Усіх учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представника позивача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:   

- позивач є власником патенту України № 3666 на промисловий зразок “Зчіпка причіпна гідрофікована боронувальна”, дата офіційної публікації –15.09.2000;

- згідно  з  висновком  судового  експерта  від  20.10.2003 № 2758/29-1 (т. 4, а.с. 103-107) відповідач здійснює виробництво борони з пружинним зубом ЗБР-24, яку виготовляє з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 3666; дві ознаки виробу відповідача та зареєстрованого промислового зразка, які не співпадають (кольорове рішення та кількість коліс), є несуттєвими;

- фактично відповідач у виробництві борони не використовує усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 3666 (зокрема, наявні розбіжності у кольоровому рішенні та кількості коліс);

- з боку ВАТ “Точмаш” мала місце значна і серйозна підготовка використання борони ЗБР-24;

- розробка борони ЗБР-24 відповідачем почалася в березні 1999 року;

- ВАТ “Точмаш” виготовлено борону ЗБР-24 у 1999 році.

Причиною даного спору є питання про право позивача як власника патенту на промисловий зразок забороняти відповідачеві вчиняти певні дії.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон України від 15.12.1993 № 3688-ХІІ “Про охорону прав на промислові зразки” (далі –Закон № 3688).

Статтею 20 цього Закону передбачено, що:

- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту;

- патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

- використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка;

- виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка;

- патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону № 3688 будь-яка особа, яка до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

При цьому необхідною передумовою для визнання права попереднього користування є факт використання саме зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням всіх його суттєвих ознак).

Отже, висновки попередніх судових інстанції стосовно одного й того ж спірного виробу суперечать один одному: встановивши, що відповідач не використовує зареєстрований позивачем промисловий зразок, вони водночас визнали й те, що відповідач має право попереднього користування (яке у нього може бути лише в тому випадку, коли він до дати подання до установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання).  Цю суперечність не усунуто ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.

Питання щодо встановлення суттєвих ознак промислового зразка та їх порівняльного аналізу потребують спеціальних знань, а тому суд першої інстанції згідно з статтею 41 ГПК України дійшов вірного висновку щодо необхідності призначення відповідної судової експертизи.

Проте відповідно до “акта про результати судової експертизи, проведеної відповідно до ухвали господарського суду Донецької області по справі № 39-479”, затвердженого 28.10.2002 (т. 1, а.с. 67-71), та згідно з висновком судового експерта від 20.10.2003 № 2758/29-1 (т. 4, а.с. 103-107) ВАТ “Точмаш” виготовляє борону ЗБР-24 із використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 3666.

Частиною п’ятою статті 42 ГПК України встановлено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК України передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого:

- додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо; висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання; висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер; в ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження;

- якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза;

- повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності; повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Таку правову позицію викладено й у пункті 9 роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи”.

Постановою Вищого господарського суду від 31.05.2005 (т. 4, а.с. 185-190) дану справу передано на новий судовий розгляд до суду першої інстанції із зобов’язанням усунути зазначені в цій постанові недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити питання про необхідність проведення додаткового або повторного експертного дослідження з приводу виготовлення конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Відповідно до статті 11113 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

З огляду на наведене попередні судові інстанції після визнання згаданих висновків експертів необґрунтованими чи такими, що суперечать матеріалам справи, або якщо вони викликали сумнів у правильності, мали виконати вказівки касаційної інстанції, викладені в постанові зі справи від 31.05.2005, та призначити повторну судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Крім того, попередніми судовими інстанціями не дано оцінки доводам позивача (зокрема, т. 5, а.с. 150-151, т. 6, а.с. 8) щодо неналежності доказів, поданих відповідачем на підтвердження наявності у нього права попереднього користування (виготовлення борони з 1999 року), що є порушенням приписів пункту 3 частини першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України.   

Отже, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно  всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Таким чином справа має бути передана на новий судовий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно усунути зазначені в цій постанові та постанові касаційної інстанції від 31.05.2005 недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити питання щодо проведення додаткового або повторного експертного дослідження з приводу виготовлення конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий господарський суд України   

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Лозівський ковальсько-механічний завод” задовольнити.

2. Рішення господарського суду Донецької області від 20.01.2006 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 26.04.2006 зі справи № 39/479 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Донецької області.  

 

Суддя               В.Селіваненко

Суддя                В.Джунь

Суддя                                                                                                Б.Львов