ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2023 року м.Дніпро Справа № 912/917/21

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Іванова О.Г. (доповідач),

суддів: Кощеєва І.М., Березкіної О.В.,

секретар судового засідання: Логвіненко І.Г.

представники сторін:

від позивача: Ланецький С.В. (в іншому суді), представник;

від відповідача: не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2022 (суддя - Коваленко Н.М., м. Кропивницький), у справі № 912/917/21

за позовом Приватного підприємства "Аллєгро-Опт", с. Бережинка, Кіровоградська області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД", м. Шостка, Сумська області

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2022 задоволено клопотання відповідача №б/н від 10.11.2022 про призначення повторної комісійної експертизи в частині вимог про призначення у справі №912/917/21 повторної комісійної судової експертизи. В частині вимог, викладених у п. 3 такого клопотання, відмовлено.

Призначено повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.

Проведення повторної комісійної судової експертизи доручено Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.

На вирішення експертів поставлені такі питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?

Попереджено судових експертів до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Зобов`язано Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України надіслати до Господарського суду Кіровоградської області оригінал висновку експертизи.

Витрати, пов`язані із проведенням експертизи, в рівних частках покладені на ПП "Аллєгро-Опт" та ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД".

Провадження у справі №912/917/21 зупинено на період проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності матеріали справи №912/917/21 направлені Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8А).

Не погодившись із зазначеною ухвалою суду в частині визначення експертної установи для проведення повторної експертизи, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД", в якій з посиланням на порушення судом норм процесуального та матеріального права, з неповним дослідженням доказів у справі, просить скасувати постановлену ухвалу від 22.11.2022 в частині доручення проведення повторної комісійної судової експертизи Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України; стягнути з позивача сплачений судовий збір.

При цьому, скаржник в апеляційній скарзі посилається на те, що на період проведення повторної комісійної судової експертизи суд зупинив провадження у даній справі. Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Відтак, безпідставне призначення судової експертизи в іншій експертній установі, зупинення у зв`язку з цим провадження у справі перешкоджає подальшому розгляду справи та затягує строки розгляду справи у суді, чим порушує права Відповідача на розгляд справи у розумні строки.

Суд першої інстанції, приймаючи оскаржуване рішення, не взяв до уваги те, що провідний експерт Петренко С.А. звертався з листом про заміну сторони для здійснення оплати послуг з проведення експертизи.

Отже, призначення експертизи з тих самих питань, які вже досліджувалися експертами Петренко С.А. та Стародубовим І.В., але в іншій експертній установі призведе до порушення розумних строків розгляду даної справи.

Звертає увагу суду, що Позивач в судовому засіданні не скористався правом запропонувати питання, роз`яснення яких, на його думку потребує висновок експерта. Також, Позивач не запропонував експертної установи чи експертів, яким слід доручити проведення експертизи. В судовому засіданні представник Позивача не заперечував щодо питань запропонованих Відповідачем для проведення експертизи та не заперечував щодо завершення проведення експертизи експертами Петренко С.А. та Стародубовим І.В.

Відмовляючи в задоволенні клопотання Відповідача щодо проведення експертизи (надати вже готовий висновок проведеної експертизи) експертами Петренко С.А. та Стародубовим І.В., суд першої інстанції зазначив, що є сумніви щодо об`єктивності попередньо визначеної судом групи експертів через те, що експерти в порушення вимог ч. 2 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України надали відповідь на адвокатський запит та повідомили представнику Відповідача про повернення матеріалів справи до суду без виконання, у зв`язку з несплатою послуг з проведення судової експертизи.

Відповідач не погоджується з таким висновком суду, оскільки призначені судом експерти не повідомляли представнику Відповідача про результати проведення експертизи та не збирали, не розголошували відомості, що стали їм відомі у зв`язку з проведенням експертизи. Таким чином, суд дійшов помилкового висновку про спілкування експертів з представником Відповідача поза межами судового засідання. Слід також врахувати, що проведення експертизи експертами Петренко С.А. та Стародубовим І.В. було призначено за клопотанням Позивача. Тому, підстави для сумнівів щодо об`єктивності експертів необґрунтовані.

Таким чином, рішення суду про доручення проведення повторної експертизи в іншій експертній установі, тоді як висновок експерта з тих самих питань вже готовий, порушує один з основних принципів господарського судочинства - розумність строків розгляду справи судом, чим позбавляє апелянта права на справедливий суд (Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У той же час, призначаючи проведення повторної комісійної експертизи іншій експертній установі, суд на вирішення експерта поставив ті ж самі питання, що були досліджені при проведенні експертизи експертами Петренко С.А. та Стародубовим І.В., але через невиконання Позивачем покладених ухвалою суду обов`язків щодо оплати послуг з проведення експертизи, висновок не було надіслано до суду.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач проти її задоволення заперечує, ухвалу вважає законною і обґрунтованою матеріалами справи, постановленою у відповідності до процесуальних норм. Звертає увагу, що враховуючи положення Інструкції та п.4, п.7 ухвали суду від 21.09.2021, саме провідний експерт отримує матеріали справи та зобов`язаний організувати та провести дослідження, виставити єдиний рахунок та надати оригінал висновку експертів до суду.

Але в матеріалах справи присутні незрозумілі два рахунки, на зовсім різні суми та ще й від установи, яку не було уповноважено на проведення дослідження. Один рахунок №8/1 від 04 лютого 2022 року від Центру судової експертизи та експертних досліджень на суму 14950,58 гри. Інший рахунок від Петренка С.А. № 02/1 від 17.01.2022 на суму 50 000 грн. Отже, загальна сума експертизи становить майже 65 000,00 грн. Це при тому, що відповідно до п.1. Наказу Міністерства Юстиції України №343/5 від 29.01.2021 «Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році», - вартість однієї експертогодини у 2021 році становить 171,61 грн. В середньому експертизи такого типу коштують в районі 25 000 грн. Тому, вже на цьому етапі було багато запитань щодо правильності та об`єктивності проведення експертизи.

З приводу прохання експерта Петренка С.А. щодо зміни платника за послуги з проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 912/917/21, то зазначає, що чинним законодавством та ГПК України не передбачено такої можливості, тому суд не має законних підстав для задоволення такого прохання.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12.12.2022 для розгляду справи визначена колегія суддів у складі: головуючого судді - Іванова О.Г. (доповідач), судді - Кощеєв І.М., Березкіна О.В.

Ухвалою суду від 27.12.2022 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2022 у справі №912/917/21; розгляд справи призначено в судове засідання на 25.01.2023.

В судовому засіданні 25.01.2023 Центральним апеляційним господарським судом оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції встановлені наступні неоспорені обставини справи.

У провадженні Господарського суду Кіровоградської області знаходиться справа за позовом ПП "Аллєгро-Опт" до ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків з вимогами (з урахуванням заяви позивача №б/н від 27.05.2021 про збільшення розміру позовних вимог):

- заборонити ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" продаж LED світильника "VELMAX" V-FRL будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару у мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити всі LED світильники "VELMAX" V-FRL;

- стягнути зі ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" (41100, Сумська обл., місто Шостка, вул. Привокзальна, 1А, Код ЄДРПОУ 41089394) на користь ПП "Аллєгро-Опт" 1 220 676 грн. 30 коп. збитків;

- судові витрати покласти на відповідача.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про порушення відповідачем його прав інтелектуальної власності на світлодіодні ART-панелі "VIDEX", які охороняються патентом України №35224 від 28.08.2017, шляхом реалізації аналогічних за своїми суттєвими ознаками стельових LED світильників "VELMAX" модель V-FRL, без дозволу власника патенту, чим завдано збитки.

Позивачем, як додаток до позову надано висновок експерта №1315 від 18.01.2021 на вирішення якого було поставлене питання "Чи використані у виробі LED світильник "WELMAX", що наданий на дослідження, всі суттєві ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017?".

З матеріалів справи вбачається, що під час розгляду справи, Господарський суд Кіровоградської області, ухвалою від 08.06.2021 зокрема, задовольнив клопотання відповідача (№7/24.05 від 24.05.2021) про призначення у справі додаткової судової експертизи. Призначив додаткову судову експертизу у справі №912/917/21, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експерта поставив наступні питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?

Провадження у справі №912/917/21 зупинив на період проведення додаткової судової експертизи. Для проведення додаткової судової експертизи матеріали даної справи направив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності разом з даною ухвалою для виконання.

25.08.2021 до суду від Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.

14.09.2021 від позивача до суду надійшли:

- додаткові пояснення №б/н від 14.09.2021 щодо висновку експертів №131/21 від 19.08.2021, у яких міститься вимога - визнати висновки експертів №131/21 від 19.08.2021 неповним та таким що викликає сумніви у його правильності;

- клопотання №б/н від 14.09.2021 про приєднання доказів до матеріалів справи - визнати причини неподання доказів у встановлений строк поважними та задовольнити дане клопотання; приєднати до матеріалів справи докази, що додаються;

- клопотання №б/н від 14.09.2021 про проведення повторної комісійної судової експертизи:

1. Призначити у справі №912/917/21 повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

2. На розгляд та вирішення експертизи поставити такі питання:

Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017 є суттєвими?

Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?

Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?

3. Проведення повторної комісійної судової експертизи доручити одній із наступних груп експертів:

- Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу, провідним експертом визначити Петренко Сергія Анатолійовича ( АДРЕСА_1 , адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 ), або

- Соповій Катерині Андріївні та Ткачук Тетяні Миколаївні, провідним експертом визначити Сопову Катерину Андріївну ( АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 )

4. Оплату за проведення повторної судової експертизи гарантує ПП "Аллєгро-Опт" (Код ЄДРПОУ 34201283).

5. На час проведення повторної комісійної судової експертизи провадження у справі №912/917/21 зупинити.

Ухвалою від 21.09.2021 господарський суд клопотання №б/н від 14.09.2021 позивача про проведення повторної комісійної судової експертизи задовольнив. Призначив повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.

Проведення повторної комісійної судової експертизи доручив групі експертів:

- Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу, провідним експертом визначив Петренка Сергія Анатолійовича (03150,м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_1 ).

На вирішення експертів поставив такі питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України №35224 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017?

Попередив судових експертів до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Зобов`язав провідного експерта Петренка Сергія Анатолійовича надіслати до Господарського суду Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32) оригінал висновку експертизи.

Витрати по проведенню повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поклав на ПП "Аллєгро-Опт".

Провадження у справі №912/917/21 зупинив на період проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності матеріали справи №912/917/21 направив провідному експерту Петренку Сергію Анатолійовичу, разом з даною ухвалою для виконання.

24.10.2022 матеріали даної справи повернуті судовим експертом Петренком С.А. без виконання у зв`язку з тим, що станом на 13.10.2022 послуги з проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності не оплачені.

У підготовчому засіданні суду 10.11.2022 відповідачем подано, зокрема:

- клопотання №б/н від 10.11.2022 про призначення повторної комісійної експертизи з вимогами:

1. Призначити у справі №912/917/21 повторну комісійну судову експертизу.

2. На розгляд та вирішення експертизи поставити такі питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України № 35224 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "VELMAX" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?

3. Проведення повторної комісійної судової експертизи доручити групі експертів Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу, провідним експертом визначити Петренка Сергія Анатолійовича (03150,м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

4. Оплату за проведення повторної комісійної експертизи гарантує Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" (Код ЄДРПОУ - 41089394).

5. На час проведення судової експертизи провадження у справі № 912/917/21 зупинити.

6. Долучити до матеріалів справи копії листів від ДП "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" від 07.10.2022 року №142/2022-Вих. та від судового експерта Петренка С.А.

7. Про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі постановити ухвалу.

Оскаржуваною ухвалою Господарського суду від 22.11.2022, зокрема, призначено по справі повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Задовольняючи клопотання про призначення повторної експертизи суд виходив з того, що за висновком №131/21 від 19.08.2021 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21, експерти не відповіли на питання "Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?", яке має важливе значення для встановлення обставин дійсної справи. Крім того, судом поставлений під сумнів взагалі висновок експертизи №131/21 від 19.08.2021, оскільки тлумачення експертами суттєвих ознак здійснювалось без урахування опису, а лише виключно по зображеннях виробу, внесених до Реєстру, відтак, висновок експертів не ґрунтується на матеріалах заявок на промисловий зразок в яких міститься опис. Вказане є підставою для проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Сторони у справі не повідомили суду про обрання за взаємною згодою експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).

Відповідач наполіг на дорученні проведення повторної комісійної судової експертизи групою експертів Петренком С.А. та Стародубовим І.В., провідним експертом визначити Петренка С.А.

Разом з цим, у господарського суду виникли сумніви щодо об`єктивності попередньо визначеної судом групи експертів (експертної установи).

Тому, за відсутності згоди сторін щодо особи експерта чи експертної установи, господарський суд вважав за необхідне проведення повторної комісійної судової експертизи доручити Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.

Зазначений процесуальний документ і є предметом апеляційного оскарження.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції з наступних мотивів.

Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 2 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Після надходження висновку експерта від 19.08.2021 за результатами проведення додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у даній справі та повернення матеріалів справи до суду судом встановлено, що експерти відповіли на 3 із 4 поставлених питань; зокрема, на сторінці 17 та 20 висновку вказано, що надати відповідь на питання "Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №35224 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?" не виявляється за можливе, так як матеріали справи не містили копію матеріалів заявки, що були подані на реєстрацію, за яким було отримано патент №35224. При цьому, згідно матеріалів справи експерт будь-яких додаткових матеріалів під час проведення експертизи у сторін не витребував, відповідного клопотання суду не надсилав.

Відтак, не маючи відповіді на всі поставлені запитання, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 судом визнаний не повним та неналежним.

Також, згідно з частиною шостою статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.08.2020 у справі №904/9943/17, згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов`язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, опис промислового зразка, разом із зображенням, яке його розкриває є тими документами на підставі яких експертом встановлюються суттєві ознаки промислового зразка.

Таким чином, на час подання позову, пов`язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлюючого документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак, вирішення питань, пов`язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Разом з тим, під час проведення експертного дослідження, для встановлення суттєвих ознак промислового зразка опис промислового зразка має бути досліджено разом з його зображенням.

Судом першої інстанції у цій справі встановлено, що тлумачення експертами суттєвих ознак за патентом №35224 здійснювалось без урахування опису, а лише виключно по зображеннях виробу, внесених до Реєстру. Отже, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 не ґрунтується на матеріалах заявок на промисловий зразок, в яких міститься опис, а відтак, у суду були наявні сумніви у правильності висновку експертів, що є підставою для проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 15.1 Постанови №4 від 23.03.2012 Пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" - висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об`єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Отже, не маючи відповіді на всі поставлені запитання, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 не може вважатись повним та належним. Тлумачення експертами суттєвих ознак здійснювалось без урахування опису, а лише виключно по зображеннях виробу, внесених до Реєстру. Відтак, висновок експертів не ґрунтується на матеріалах заявок на промисловий зразок в яких міститься опис.

Про наявність сумнівів у правильності такого висновку експертів (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) зазначив позивач у своєму клопотанні №б/н від 14.09.2021 про проведення повторної комісійної судової експертизи. У запереченні №18/20.09 від 20.09.2021 на клопотання позивача щодо проведення повторної комісійної експертизи відповідач не спростував обставин, які викликали сумніви, зокрема, у позивача щодо правильності такого висновку експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Крім цього, за ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - у разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності (ст. 105 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, наявні у суду сумніви у правильності зазначеного вище висновку експертів з огляду на вказані обставини станом на даний час, як і раніше, не зникли, тому суд дійшов правильного висновку щодо необхідності з власної ініціативи вирішити питання про призначення повторної комісійної судової експертизи у даній справі.

Щодо незгоди заявника апеляційної скарги з ухвалою суду в частині доручення проведення повторної комісійної судової експертизи Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Відповідно пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз за загальним правилом експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України. За наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

Матеріалами справи підтверджено, що сторони у справі не повідомили суду про обрання за взаємною згодою експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).

Тому, за відсутності згоди сторін щодо особи експерта чи експертної установи, рішення господарського суду про доручення проведення повторної комісійної судової експертизи саме Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України, відповідно до ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України відноситься до дискреційних повноважень господарського суду і не може бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали в цій частині.

Доводи заявника апеляційної скарги про те, що суд призначив експертизу з тих самих питань, які вже досліджувались експертами Петренком С.А. та Стародубовим І.В., є безпідставними, оскільки ніякої повторної експертизи на даний момент не існує, вона не відбулась і в матеріалах справи її не має (24.10.2022 матеріали справи повернуті суду судовим експертом Петренком С.А. без виконання).

Колегія суддів зазначає, що рішення суду має прийматися у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права, з повним та об`єктивним дослідженням обставин та доказів. Призначення експертизи судом ніяким чином не може розцінюватись як затягування розгляду справи, оскільки призначення експертизи у даній справі спрямоване на встановлення доказів, які мають значення для вирішення даного спору. Більш того, Суд мав беззаперечні сумніви щодо об`єктивності попередньо визначеної групи експертів.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.04.2018 у справі № 914/1023/17.

З огляду на що доводи заявника апеляційної скарги про те, що призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, є передчасними.

При цьому заявником апеляційної скарги не доведено недотримання господарським судом порядку призначення судової експертизи.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 275 та статті 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З огляду на вищенаведене, суд першої інстанції, розглядаючи клопотання, дав оцінку наданим сторонами доказам, правильно застосував норми матеріального і процесуального права, що у відповідності до ст. 276 ГПК України є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а ухвали суду - без змін.

Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені у зв`язку із апеляційним оскарженням, згідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявника у скарзі і відшкодуванню не підлягають.

Оскільки ухвала про призначення експертизи у справі, передбачена п.11 ч.1 ст.255 ГПК України, не відноситься до переліку ухвал, що можуть бути оскаржені після апеляційного перегляду в касаційному порядку за приписами п.2 ч.1 ст.287 ГПК України, то постанова апеляційного господарського суду не підлягає касаційному оскарженню.

Керуючись ст. ст. 269, 275, 276, 282-284 ГПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2022 у справі №912/917/21 - залишити без задоволення.

Ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2022 у справі № 912/917/21 - залишити без змін.

Судові витрати по справі Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" за подання апеляційної скарги на ухвалу суду покласти на заявника апеляційної скарги.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та відповідно до п.п.11, 12 ч.1 ст.255, п.2 ч.1 ст. 287 ГПК України не підлягає касаційному оскарженню.

Повний текст постанови виготовлено та підписано 02.02.2023.

Головуючий суддя О.Г. Іванов

Суддя І.М. Кощеєв

Суддя О.В. Березкіна