ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2015Справа №39/205

За позовом Публічного акціонерного товариства "Галичфарм"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Судді Гумега О.В. (головуючий)

Плотницька Н.Б.

Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивача: Зима І.П. за довіреністю № 5 від 05.01.2015 р.

від відповідача: Титаренко Ю.П. за довіреністю б/н від 21.05.2015 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство відкритого типу "Галичфарм" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Вертекс" (відповідач) про припинення порушення прав інтелектуальної власності, а саме позивач просив зобов'язати відповідача припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" № 17870 шляхом заборони відповідачу використовувати без дозволу позивача словесне позначення "Хлорофіліпт", що є схожим із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 17870; заборонити відповідачу використовувати без дозволу позивача позначення "Хлорофіліпт", схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг стосовно наведених у свідоцтві № 17870 товарів і послуг, шляхом нанесення його на упаковку, в якій містяться лікарські засоби, етикетку, ярлик, бирку, зберігання лікарських засобів із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) лікарських засобів із зазначеним позначенням, застосування зазначеного позначення в діловій документації, виробництво лікарських засобів із використанням позначення "Хлорофіліпт" та введення таких лікарських засобів в господарський оборот, в рекламі та в мережі Інтернет. Позивач також просить покласти на відповідача судові витрати пов'язані з розглядом даної справи.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач без дозволу використовує словесне позначення "Хлорофіліпт", що є схожим із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 17870 "Хлорофіліпт, розчин в олії", власником якого є позивач, починаючи з 17.07.1997 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2011 р. порушено провадження у справі № 39/205 та призначено справу до розгляду на 28.11.2011 р. о 12:10 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 19.12.2011 р. о 10:50 год.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 19.12.2011 р., з'явився, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання, призначене на 19.12.2011 р., не з'явився, вимоги ухвали суду від 28.11.2011 р. не виконав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2011 р. року ухвалено розгляд справи № 39/205 здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 19.12.2011 р. для здійснення колегіального розгляду справи визначено наступних суддів: Гумега О.В. (головуючий), Картавцева Ю.В., Бондаренко Г.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2011 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/205 прийнято до провадження колегії суддів: Гумега О.В. (головуючий), Картавцева Ю.В., Бондаренко Г.П., розгляд справи призначено на 30.01.2012 р. о 14:10 год.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 30.01.2012 р., звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача в судове засідання, призначене на 30.01.2012 р., не з'явився, вимоги ухвали суду не виконав.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2012 р., на підставі ст. 41, 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 13.02.2012 р. о 14:40 год. та запропоновано сторонам надати суду перелік питань, які на їх думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.

13.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про залучення документів до матеріалів справи, а також запропонував суду перелік питань, які на його думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 13.02.2012 р., підтримав запропонований ним перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник відповідача в судове засідання, призначене на 13.02.2012 р., не з'явився, вимоги ухвали суду не виконав, зокрема, не надав суду перелік питань, які на його думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 13.02.2012 р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні, та зупинено провадження у справі № 39/205 до закінчення проведення судової експертизи.

20.04.2015 р. через відділ діловодства суду від судового експерта Мещерякової Н.К. надійшов супровідний лист з Висновком № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва № 04-23/387 від 21.04.2015 р., призначено провести повторний автоматичний розподіл справи № 39/205, з огляду на те, що у судді Бондаренко Г.П. припинено повноваження щодо здійснення правосуддя.

Згідно довідки про автоматичний розподіл справ між суддями (повторний розподіл) від 21.04.2015 р. визначено склад колегії суддів Господарського суду міста Києва для розгляду справи № 39/205: Гумега О.В. (головуючий), Плотницька Н.Б., Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.215 р. поновлено провадження у справі № 39/205, прийнято справу до провадження колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Плотницька Н.Б., Картавцева Ю.В. та призначено розгляд справи на 27.05.2015 р. об 11:00 год.

27.05.215 р. через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та надання часу для ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

Судове засідання, призначене на 27.05.215 р., не відбулося, у зв'язку з тим, що суддя Плотницька Н.Б. перебувала на лікарняному.

28.05.215 р. суддя Плотницька Н.Б. вийшла з лікарняного.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2015 р., призначено розгляд справи на 16.06.2015 р. об 11:00 год.

В судове засідання, призначене на 16.06.2015 р., з'явились представники позивача та відповідача.

16.06.2015 р. через відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду від 28.05.2015 р., в яких зазначив: про відсутність аналогічного спору; що доказом оплати за проведення судової експертизи є відповідне платіжне доручення; про зміну найменування позивача на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", що підтверджується витягом зі Статуту Публічного акціонерного товариства "Галичфарм"; що повністю погоджується з Висновком № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, надав виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 17870 станом на 15.06.2015 р., а також витяги із Державного реєстру лікарських засобів України на підтвердження використання відповідачем позначення "Хлорофіліпт" у діловій документації та введення в господарський оборот лікарських засобів Хлорофіліпт, розчин в олії, 20мг/мл по 20мл у флаконах № 1; Хлорофіліпт, таблетки по 12,5 мг № 10 у банках полімерних; Хлорофіліпт № 10х2, № 20; таблетки по 25 мг № 10 у банках полімерних; № 40 у контейнерах).

16.06.2015 р. через відділ діловодства суду представник відповідача подав письмові пояснення, відповідно до яких не погоджується з позовними вимогами, оскільки вважає, що знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870 не підлягає правовій охороні, так як складається з позначень, що є описовими, оскільки вказує на склад (діючу речовину) та лікарську форму лікарського препарату. Окрім цього відповідач вважає, що Висновок № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не є належним доказом, який встановлює факт порушення відповідачем майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870. Зокрема, у відповідача наявні сумніви, що наведений висновок був складений судовим експертом після закінчення строку дії свідоцтва Міністерства юстиції України № 1248 від 09.06.2008 р. (строк дії вказаного свідоцтва до 08.07.2014 р.), а тому відповідач вважає, що Висновок № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності складений неналежною особою та був порушений порядок його складання.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2015 р. судом встановлено здійснення зміни найменування позивача на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", що підтверджується витягом зі Статуту Публічного акціонерного товариства "Галичфарм", а також спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за електронним запитом судді від 27.04.2015 за № 20492852.

При цьому судом враховані роз'яснення п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", згідно яких сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Зміна типу акціонерного товариства з приватного на публічне не є його реорганізацією (стаття 5 Закону України "Про акціонерні товариства"). Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов'язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу - наприклад, у разі задоволення позову до нього) або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Отже, новим найменуванням позивача станом на час розгляду спору по суті є Публічне акціонерне товариство "Галичфарм".

Крім того, судом встановлено, що вірним найменуванням відповідача станом на час подання позову до суду та станом на даний час є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АЄ № 477203 станом на 26.10.2011 та спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за електронним запитом судді від 27.04.2015 за № 20492951.

В судовому засіданні 16.06.2015 р. представник відповідача подав клопотання про призначення додаткової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому запропонував суду експертну установу для її проведення та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні 16.06.2015 р. суд відхилив вищенаведене клопотання відповідача як безпідставне та необґрунтоване, з огляду на наступне.

За змістом частини третьої статі 42 ГПК України суд може призначити додаткову судову експертизу у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер (абз. 2, 3 п. 15.1 постанови Пленум Вищого господарського суду України, від 23.03.2012, № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

Наразі, відповідачем у клопотанні не зазначено, які саме висновки експерта він вважає неповними чи неясними, водночас зазначений ним перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта, взагалі не стосується предмета спору у даній справі.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2015 р., представник позивача надав усні пояснення по суті спору з урахуванням Висновку № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні 16.06.2015 р. надав усні пояснення по суті спору, зазначивши, що наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи не є належним доказом, який встановлює факт порушення відповідачем майнових прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17870, позовні вимоги заперечував повністю.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 16.06.2015 р. відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство "Галичфарм" - є власником свідоцтва України № 17870 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Хлорофіліпт розчин в олії". Знак зареєстровано без надання самостійної правової охорони неохороноспроможному елементу "розчин в олії", дата видачі свідоцтва на знак - 15.12.2000 р., дата продовження строку дії свідоцтва на знак - 11.07.2007 р., дата подання заявки - 17.07.1997 р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак - 15.12.2000 р., Бюлетень № 7, знак зареєстровано для товарів 5 класу МКТП (Міжнародної класифікації товарів та послуг): ліки для людини.

Позивач здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "Хлорофіліпт розчин в олії" на території України. Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UА/4551/01/01, видане Міністерством охорони здоров'я України позивачу 03.11.2010 р., свідчить про перереєстрацію в Україні лікарського засобу "Хлорофіліпт®, розчин олійний, 20мг/мл" до 29.10.2015 р., підтверджує відповідність вказаного лікарського засобу вимогам державних та міжнародних стандартів та дозвіл на медичне застосування останнього в Україні.

Позивачу стало відомо, що його права інтелектуальної власності, що випливають з свідоцтва України № 17870, порушуються відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс", оскільки останнє подало до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України заяви на реєстрацію лікарського засобу за схожим позначенням "Хлорофіліпт", що підтверджується інформацією на офіційному сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України (http://www.pharma-center.kiev.ua/view/) в Розділі "Заяви на реєстрацію" в таблиці під назвою "Перелік заяв щодо реєстрації лікарських засобів, поданих з 01.01.2011 р. по 31.01.2011 р.".

Крім того, розміщена на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України інформація свідчить, що 03.11.2011 р. Державним експертним центром було зареєстровано лікарський засіб "Хлорофіліпту екстракт густий", екстракт густий (субстанція) у банках із скломаси для виробництва нестерильних та стерильних лікарських форм», реєстраційне посвідчення № UА/11656/01/01, власник реєстраційного посвідчення - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс".

Враховуючи наведене, позивач стверджує, що відповідач без його згоди використовує позначення "Хлорофіліпт" (у діловій документації - в заявах відповідача на реєстрацію лікарських засобів для людини під назвою "Хлорофіліпт", в реєстраційних матеріалах та реєстраційному посвідченні UА/11656/01/01), схоже із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 17870 "Хлорофіліпт, розчин в олії", власником якого є позивач, оскільки внаслідок такого використання позначення і знак можна сплутати. Наразі, будь-які посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Отже, на думку позивача, відповідач порушує його права як власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17870.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним, засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною 2 статті 16 ЦК України встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів, якими може бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду з наступними позовними вимогами:

- зобов'язати відповідача припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" № 17870 шляхом заборони відповідачу використовувати без дозволу позивача словесне позначення "Хлорофіліпт", що є схожим із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 17870;

- заборонити відповідачу використовувати без дозволу позивача позначення "Хлорофіліпт", схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг стосовно наведених у свідоцтві № 17870 товарів і послуг, шляхом нанесення його на упаковку, в якій містяться лікарські засоби, етикетку, ярлик, бирку, зберігання лікарських засобів із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) лікарських засобів із зазначеним позначенням, застосування зазначеного позначення в діловій документації, виробництво лікарських засобів із використанням позначення "Хлорофіліпт" та введення таких лікарських засобів в господарський оборот, в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) (надалі - Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як встановлено ч. 1 ст. 16 Закону України, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Частиною 1 статті 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Також, частиною 5 статті 16 Закону України визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з ч. 4 статті 16 Закону України використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивач є власником свідоцтва України № 17870 на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт розчин в олії" для 5 класу МКТП (ліки для людини), а том в силу вищенаведених приписів частини 1 статті 495 ЦК України, частини 5 статті 16 Закону України він має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Водночас, матеріалами справи підтверджується, що станом на час подання позову до суду відповідач використовував та продовжує використовувати в даний час позначення "Хлорофіліпт" в якості торгової назви лікарського засобу з огляду на наступне.

Згідно частини 1 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" визначено, що лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

У заяві про державну реєстрацію лікарського засобу зазначаються: назва та адреса виробника; адреса його місцезнаходження та виробничих потужностей; назва лікарського засобу і його торговельна назва; назва діючої речовини (латинською мовою); синоніми; форма випуску; повний склад лікарського засобу; показання та протипоказання; дозування; умови відпуску; способи застосування; термін та умови зберігання; інформація про упаковку; дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах, у тому числі назва країни, номер і дата реєстрації.

Механізм проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, визначених статтею 2 Закону України "Про лікарські засоби", застосування яких в Україні допускається тільки після такої реєстрації, встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)".

Наявні в матеріалах справи докази, а саме лист Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України за підписом генерального директора В.Є.Бліхар від 18.11.2011 р. № 7/59/Б/Г, підтверджують, що ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" подано заяви на реєстрацію лікарського засобу "Хлорофіліпт" наступних лікарських форм: розчин спиртовий 10 мг/мл по 100 мл, № 1 у флаконах; розчин олійний, 20мг/мл по 20мл у флаконах № 1; Хлорофіліпт, таблетки по 12,5 мг, 25 мг № 10 у банках полімерних, № 40 у контейнерах, № 10х2, № 20 у блістерах.

Крім того, згідно наявного в матеріалах справи наказу Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2011 р. № 461 заявникові (відповідачу) видано реєстраційне посвідчення UА/11656/01/01 на субстанцію з торговельною назвою "Хлорофіліпту екстракт густий", форма випуску - екстракт густий (субстанція).

Також, залучені до матеріалів справи витяги з Державного реєстру лікарських засобів України підтверджують факт реєстрації лікарського засобу "Хлорофіліпт" наступних лікарських форм: розчин в олії, 20мг/мл по 20мл у флаконах № 1 - реєстраційне посвідчення UА/12796/01/01; таблетки по 12,5 мг № 10 у банках полімерних; № 10х2, № 20 - реєстраційне посвідчення UА/11847/01/01; таблетки по 25 мг № 10 у банках полімерних; № 40 у контейнерах - реєстраційне посвідчення UА/11847/01/02.

Вищенаведені докази обгрунтовано підтверджують факт використання ТОВ "Фармацевтична фірма "Вертекс" (відповідачем) позначення "Хлорофіліпт", що не заперечується відповідачем.

Оскільки позивач стверджує, що відповідач використовує позначення "Хлорофіліпт", що є схожим із знаком для товарів та послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870, власником якого є позивач, та внаслідок такого використання наведені позначення та знак можна сплутати, чим порушуються майнові права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг, то в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно визначити:

- Чи є позначення "Хлорфіліпт", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Хлорфіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870?

- Чи є позначення "Хлорфіліпт", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/205, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні, на вирішення експерта були поставлені вищенаведені питання.

У наданому суду Висновку № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/205 судовий експерт дійшов наступного висновку:

Позначення "Хлорфіліпт", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс", є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17870 стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг настільки, що використання такого позначення може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/205, проведення судової експертизи доручено Мещеряковій Наталії Миколаївні, яка має вищу філологічну та юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності за спеціальностями (свідоцтво Міністерства юстиції України №1248 від 9 червня 2008 р., строк дії до 8 липня 2014 р.): 13.1.1. Дослідження, пов 'язані з літературними, художніми творами; 13.4. Дослідження, пов 'язані з промисловими зразками; 13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями, стаж експертної роботи з 2006 року, про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що вищенаведений висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/205 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу по справі № 39/205.

При цьому суд відхиляє заперечення відповідача з приводу висновку судової експертизи, який відповідач не вважає належним доказом по справі, оскільки у відповідача наявні сумніви щодо складання цього висновку належною особою та з дотриманням порядку його складання. Наведені заперечення відповідача фактично є припущеннями, які не підтверджені належними і допустимими доказами, а тому судом відхиляються.

Суд також зазначає, що твердження відповідача (викладені у письмових поясненнях, поданих 16.06.2015 р. через відділ діловодства суду) стосовно того, що знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870 не підлягає правовій охороні, також не підтверджуються належними і допустимими доказами, так як вказане свідоцтво станом на час розгляду спору по суті є чинним та недійсним не визнавалось.

Таким чином, Висновок № 121/14-НМ від 01.07.2014 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 39/205 обґрунтовано підтвердив той факт, що позначення "Хлорфіліпт", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс", є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 17870 стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг настільки, що використання такого позначення може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари.

В свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України, позивач, як власник свідоцтва України № 17870 на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії", має виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу) використовувати без його згоди, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії", стосовно наведених у свідоцтві України № 17870 товарів і послуг, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачу згоди на використання позначення "Хлорфіліпт".

За встановлених обставин, вимоги позивача про зобов'язання відповідача припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" № 17870, шляхом заборони відповідачу використовувати без дозволу позивача словесне позначення "Хлорофіліпт", що є схожим із знаком для товарів та послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Як вище встановлено, відповідно до ч. 4 статті 16 Закону України використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

За таких обставин, вимоги позивача про заборону відповідачу використовувати без дозволу позивача позначення "Хлорофіліпт", схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг стосовно наведених у свідоцтві № 17870 товарів і послуг, шляхом нанесення його на упаковку, в якій містяться лікарські засоби, етикетку, ярлик, бирку, зберігання лікарських засобів із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) лікарських засобів із зазначеним позначенням, застосування зазначеного позначення в діловій документації, виробництво лікарських засобів із використанням позначення "Хлорофіліпт" та введення таких лікарських засобів в господарський оборот, в рекламі та в мережі Інтернет, також є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Станом на час звернення позивача з позовом до суду діяла редакція ст. 44 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої до складу судових витрат були віднесені, зокрема, державне мито, суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу тощо.

При зверненні з позовом до Господарського суду міста Києва (28.10.2011 р., що підтверджується датою поштового штемпеля підприємства зв'язку на поштовому конверті, в якому позовна заява надійшла до суду) позивачем було оплачене державне мито в сумі 170,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., що підтверджується відповідно платіжними дорученнями № 9967 від 24.10.2011 р. та № 9968 від 24.10.2011 р.

Крім того, матеріалами справи, а саме платіжним дорученням № 1970 від 15.03.2012 р., підтверджується здійснення позивачем оплати за проведення судової експертизи в розмірі 15672,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України (тут і далі - в редакції на час зверенння позивача з позовом до суду) державне мито, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Враховуючи вищенаведені правові норми та задоволення позову в повному обсязі, стягненню з відповідача на користь позивача підлягають 170,00 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 15672,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Смольна, буд. 30; ідентифікаційний код 31062507) припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності Публічного акціонерного товариства "Галичфарм" (79024, Львівська обл., м. Львів, вл. Опришківська, буд. 6/8; ідентифікаційний код 05800293), як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" № 17870, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Смольна, буд. 30; ідентифікаційний код 31062507) використовувати без дозволу Публічного акціонерного товариства "Галичфарм" (79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Опришківська, буд. 6/8; ідентифікаційний код 05800293) словесне позначення "Хлорофіліпт", що є схожим із знаком для товарів та послуг "Хлорофіліпт, розчин в олії" за свідоцтвом України № 17870.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Смольна, буд. 30; ідентифікаційний код 31062507) використовувати без дозволу Публічного акціонерного товариства "Галичфарм" (79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Опришківська, буд. 6/8; ідентифікаційний код 05800293) позначення "Хлорофіліпт", схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг стосовно наведених у свідоцтві № 17870 товарів і послуг, шляхом нанесення його на упаковку, в якій містяться лікарські засоби, етикетку, ярлик, бирку, зберігання лікарських засобів із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) лікарських засобів із зазначеним позначенням, застосування зазначеного позначення в діловій документації, виробництво лікарських засобів із використанням позначення "Хлорофіліпт" та введення таких лікарських засобів в господарський оборот, в рекламі та в мережі Інтернет.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична фірма "Вертекс" (61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Смольна, буд. 30; ідентифікаційний код 31062507) на користь Публічного акціонерного товариства "Галичфарм" (79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Опришківська, буд. 6/8; ідентифікаційний код 05800293) 170,00 грн. (сто сімдесят гривень 00 коп.) державного мита, 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 15672,00 грн. (п'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 17.06.2015 р.

Судді Гумега О.В. (головуючий)

Плотницька Н.Б.

Картавцева Ю.В.