донецький апеляційний господарський суд
Постанова
Іменем України
18.12.2012 р. справа №5006/33/10/2012
Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: суддівУшенко Л.В. Дучал Н.М., Богатиря К.В.
при секретарі судового засідання:Величко В.М.
за участю представників сторін: від позивача -Вініченко М.В., довіреність № б/н від 20.09.2012р.; Паренчук І.В., довіреність № б/н від 21.01.2012р. від відповідача - Шелудяков Д.В., довіреність № 10 від 16.01.2012р.
розглянувши апеляційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк
на рішення господарського судуДонецької області
від24.10.2012 року (повний текст підписано 26.10.2012р.)
у справі№ 5006/33/10/2012 (суддя Сич Ю.В.)
за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк
до Публічного акціонерного товариства «Завод універсального обладнання», м. Донецьк
про встановлення факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи; зупинення використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, шляхом заборони відповідачу виготовлення та реалізації продукції, захищеної патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства «Завод універсального обладнання», м. Донецьк про встановлення факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2009р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи; зупинення використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2009р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, шляхом заборони відповідачу виготовлення та реалізації продукції, захищеної патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2009р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи.
Позивачем надане уточнення до позовної заяви, в якому зазначено, що при подачі позовної заяви ним було вказано невірну дату реєстрації патенту №94670 та вірною датою реєстрації є 25.05.2011р.
Рішенням господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 в задоволені позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк відмовлено в повному обсязі.
Рішення суду мотивоване тим, що матеріалами справи не підтверджено використання відповідачем продукту, який охороняється патентом на винахід №94670 від 25.05.2011р. «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», при виготовленні порошкового дроту ПП-13Б-15.8-85-85 з наповнювачем кальцій металевий та доломіт обпечений (ТУ У 27.3-05400783-006-2003), а отже, не встановлено ознак порушення відповідачем права позивача, яке охороняється патентом на винахід №94670 від 25.05.2011р.
Не погодившись з рішенням суду, Товариство з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк звернулось до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою в якій просить скасувати рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у даній справі та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
В обґрунтування апеляційної скарги, апелянт посилається на те, що висновок №41/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 17.09.2012р. не може бути визнаним в якості належного доказу по даній справі, оскільки при проведенні експертного дослідження були порушені вимоги п. 5.2.2 Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями і ч. 3 п.1.2.12 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Крім того, проведення експертизи було доручено фахівцям в сфері інтелектуальної власності Охромєєву Ю.Г. та Антоновській І.А., які не мають освіти в галузі металургії. Однак, в порушення ст. 42 ГПК України, суд першої інстанції залишив без задоволення клопотання позивача щодо призначення повторної судової експертизи у даній справі.
Розпорядженням в.о. голови Донецького апеляційного господарського суду від 14.11.2012р., на підставі автоматизованого розподілу, для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію суддів у складі: головуючий -суддя Ушенко Л.В., члени колегії: суддя Богатир К.В., суддя Дучал Н.М.
Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 15.11.2012р. порушено апеляційне провадження по скарзі, справу призначено до розгляду на 18.12.2012р.
Через канцелярію Донецького апеляційного господарського суду відповідач надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 -без змін. При цьому він посилається на висновки комісійної судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №41/12 від 17.09.2012р., якою встановлено, що у порошковому дроті, що поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання»на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»в грудні 2011-січні 2012р.р., ні у порошковому дроті, запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання»до поставки на ПАТ «Донецьксталь»- металургійний завод»у листопаді 2011 року, не використано кожну ознаку винаходу, що включена до пункту формули за патентом №94670. Зазначає, що дана експертиза була призначена за вимогою позивача, проводилась в експертній установі, обраній за вимогою позивача (Науково-дослідницькому центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, м. Київ), питання, поставлені на її вирішення, також формувались позивачем. Крім того, на зазначені вище винаходи ПАТ «Завод універсального обладнання» було отримано патент на корисну модель №70553 «Порошковий дріт для присадки кальцію у металургійні розплави»від 11.06.2012р.
В судовому засіданні 18.12.2012р. представники скаржника підтримали апеляційну скаргу, надали суду клопотання про призначення повторної судової експертизи з питань інтелектуальної власності у даній справі, на вирішення якої поставити ті ж питання, які були поставлені перед експертами в процесі розгляду справи в суді першої інстанції, проведення якої доручити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз. В обґрунтування зазначеного клопотання скаржник посилався на ті ж підстави, що були викладені ним в апеляційній скарзі.
Крім того, представники скаржника надали звіт про патентні дослідження №1 встановлення використання незалежного пункту формули (1) по патенту України на винахід №94670 в об'єктах господарської діяльності, ДСТУ 3575-97, складений патентним повіреним Скачко В.А. 11.05.2012р. та затверджений директором ТОВ «Модифікатор 15.12.2012р.
Представник відповідача заперечив проти клопотання позивача про призначення потворної експертизи, вважає висновок експертизи вірним по суті, а також заперечує проти доводів, викладених в апеляційній скарзі, і просить рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 залишити без змін.
Судовою колегією відхилено клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи на стадії апеляційного оскарження як необґрунтоване. Як вбачається з матеріалів справи, комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності була призначена судом першої інстанції за клопотанням позивача, експертиза проводилась в експертній установі, обраній позивачем, питання, поставлені на її вирішення, формувались позивачем. Крім того, дослідивши висновок комісійної судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №41/12 від 17.09.2012р., судова колегія дійшла висновку, що її зміст відповідає вимогам Закону України «Про судову експертизу»та Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Судові експерти мають необхідну освіту, стаж роботи в якості експерта, і відсутні підстави для висновку щодо їх некомпетентності. Висновок експертів є обґрунтованим, не викликає у колегії суддів сумніву у його правомірності і не суперечить іншим матеріалам справи.
За таких обставин, колегія суддів не вбачає підстав для призначення повторної судової експертизи на стадії апеляційного оскарження і також вважає обґрунтованою відмову судом першої інстанції в клопотанні позивача про призначення повторної експертизи по справі.
Крім того, судовою колегією не приймається до уваги наданий скаржником звіт про патентні дослідження №1 встановлення використання незалежного пункту формули (1) по патенту України на винахід №94670 в об'єктах господарської діяльності, ДСТУ 3575-97, від 15.12.2012р., оскільки він був поданий після розгляду справи по суті в суді першої інстанції, висновки, викладені в даному звіті, були зроблені після проведення судової експертизи у даній справі. Крім того, патентний повірений Скачко В.А., у відповідності до вимог Закону України «Про судову експертизу», не є особою, яка володіє відповідними повноваженнями щодо надання висновку з досліджуваних у даній справі питань.
Відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішень місцевого господарського суду в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, апеляційну скаргу, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія встановила наступне.
25.05.2011р. Державним департаментом інтелектуальної власності в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патент на винахід №94670 «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», відповідно до якого, винахідниками та власниками зазначеного винаходу є Горовий Семен Євгенович та Оніщук Віталій Прохорович.
12.07.2011р. між Горовим С.Є., Оніщуком В.П. (далі -ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Модифікатор»(далі -ліцензіат) було укладено ліцензійний договір №Л02/12-07-11 на право використання об'єкту інтелектуальної власності (з урахуванням укладених сторонами додаткових угод №1 від 12.07.2011р. та №2 від 15.11.2011р.), за умовами якого, ліцензіар надав ліцензіату на строк дії цього договору та на умовах, визначених цим договором, ліцензію на використання винаходу, захищеного патентом №94670 (п.2.1 договору).
Згідно із п. 2.2 договору, згідно з наданою ліцензією ліцензіат має право лише виробляти продукцію по ліцензії з наступною реалізацією її металургійним підприємствам зі збереженням умов взаємної економічної зацікавленості.
Відповідно до п.п. 2.4 -2.5 договору, ліцензіар може використовувати права по патенту самостійно та передавати їх третім особам. Ліцензіат не має права видавати третім особам субліцензію.
За надані права, передбачені цим договором, ліцензіат зобов'язаний виплачувати ліцензіару винагороду (роялті), сума та строки виплати якого оговорюються додатковою угодою (п. 7.1 договору).
Згідно із п. 11.3 договору, ліцензіату надане право захищати право на винахід в судовому та іншому встановленому законом порядку, і вимагати відновлення порушених прав власника патенту.
Відповідно до п.13.1 договору, цей договір укладений на 2 роки та вступає в силу з дати його підписання.
Факт передачі технічної документації за патентом підтверджується підписаним сторонами актом приймання-передачі від 12.07.2011р.
В матеріалах справи наявний лист Приватного акціонерного товариства «Донецьксталь»- металургійний завод» №24-06/12-291 від 19.12.2011р. на запит ТОВ «Модифікатор», в якому повідомляється, що в грудні 2011р. на адресу ПрАТ «Донецьксталь»- металургійний завод»надходила комерційна пропозиція від ПАТ «Завод універсального обладнання»на поставку порошкового дроту із суміші металевого кальцію та доломіту обпеченого.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк, вважаючи, що за технологічними характеристиками та хімічними властивостями примірники дроту, що виготовляються Публічним акціонерним товариством «Завод універсального обладнання», м. Донецьк та які пропонуються для продажу, є тотожними відповідним показникам об'єкту, захищеного патентом №94670, звернувся з даним позовом до суду з метою захисту права на винахід.
Перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а рішення суду у даній справі підлягає залишенню без змін, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 418 Цивільного кодексу України, під правом інтелектуальної власності розуміється право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.
Згідно із п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід -це результат інтелектуальної діяльності людини в будь якій сфері технології.
Патент (у тому числі, патент на винахід) є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (п. 13 ст. 1 зазначеного Закону).
Відповідно до ст. 1107 ЦК України, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема, ліцензійного договору.
За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ст. 1109 ЦК України).
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», вимагати поновлення порушених прав власника патенту може з його згоди також особа, яка придбала ліцензію.
Позивач посилається на те, що не зважаючи на наявність лише у Товариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор»права на виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу та на реалізацію порошкового дроту для комплексної обробки рідкого металу, що містить шлакоутворюючий матеріал, яке виникло у нього на підставі ліцензійного договору №Л02/12-07-11 від 12.07.2011р., Публічне акціонерне товариство «Завод універсального обладнання»розповсюдило комерційну пропозицію щодо реалізації Публічним акціонерним товариством «Завод універсального обладнання»дроту для позапічної обробки сталі, що складається із сталевої оболонки та суміші кальцієвмісного шлакометалевого наповнювача, та здійснювало поставку порошкового дроту в грудні 2011 року -січні 2012 року на Публічне акціонерне товариство «Єнакіївський металургійний завод».
Позивач вважає, що за технологічними характеристиками та хімічними властивостями примірники дроту, що виготовляються Публічним акціонерним товариством «Завод універсального обладнання», тотожні відповідним показникам об'єкту, захищеного патентом №94670.
Ухвалою від 21.03.2012р. у даній справі господарським судом Донецької області за клопотанням позивача було призначено судову експертизу з питань охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проведення експертизи було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, м. Київ.
Відповідно до висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №41/12 від 17.09.2012р., судовими експертами встановлено, що у виробі (порошковий дріт із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу у співвідношенні 40: (50-55) (10-5)% мас), що поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання»на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»в грудні 2011-січні 2012р.р., відповідно до сертифікатів якості та протоколу погодження технічних умов до порошкового дроту від 31.10.2011р., не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.
У порошковому дроті для обробки рідкого металу СК40, запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання»до поставки на ПАТ «Донецьксталь»- металургійний завод»у листопаді 2011 року, відповідно до наданої комерційної пропозиції, не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.
Також експертизою встановлено, що у порошковому дроті для обробки рідкого металу із суміші кальцію металевого та доломіту обпеченого, запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання»до поставки на ПАТ «Донецьксталь»- металургійний завод»у грудні 2011 року відповідно до наданої комерційної пропозиції, не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.
Відповідно до абз.5 ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Згідно із абз. 8 ч.2 ст. 28 зазначеного Закону, продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Як зазначалося вище, предметом спору у даній справі є вимоги про встановлення факту використання об'єкту права інтелектуальної власності, а саме, винаходу «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, та про зупинення використання зазначеного винаходу шляхом заборони виготовлення та реалізації продукції.
Як вбачається з висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №41/12 від 17.09.2012р., об'єктами дослідження були:
- винахід за патентом України № 94670 від 25.05.2011р. «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу»;
- порошковий дріт із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу у співвідношенні 40: (50-55) (10-5)% мас., який поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання»на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»в грудні 2011-січні 2012р.р., відповідно до сертифікату якості та протоколу погодження технічних умов до порошкового дроту від 31.10.2011р.;
- порошковий дріт СК40 відповідно до комерційної пропозиції на поставку порошкового дроту для обробки металургійних розплавів в листопаді 2011 року ПАТ «Завод універсального обладнання»до поставки на ПАТ «Донецьксталь»- металургійний завод»;
- порошковий дріт СК40к відповідно до комерційної пропозиції на поставку порошкового дроту для обробки металургійних розплавів в листопаді 2011 року ПАТ «Завод універсального обладнання»до поставки на ПАТ «Донецьксталь»- металургійний завод»;
- порошковий дріт із суміші металевого кальцію та доломіту обпеченого відповідно до комерційної пропозиції на поставку порошкового дроту для обробки металургійних розплавів в грудні 2011 року ПАТ «Завод універсального обладнання»до поставки на ПАТ «Донецьксталь»- металургійний завод».
Під час проведення судової експертизи використовувались методи порівняння, аналізу, узагальнення та положення Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна)», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.02.2010р., реєстраційний код 13.3.01.
Проведення судової експертизи у даній справі було доручено:
- Охромєєву Юрію Геннадійовичу -завідувачу лабораторії права промислової власності Мін'юсту України, який має вищу технічну, юридичну освіту та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом ІІ кваліфікаційного класу за спеціальністю «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями»(свідоцтво Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №10 від 12.12.2006р., продовжено 16.12.2011р.). Стаж експертної роботи з 2006 року;
- Антоновській Інні Анатоліївні -старшому судовому експерту лабораторії права промислової власності Мін'юсту України, яка має вищу технічну освіту, є атестованим судовим експертом ІV кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями»(свідоцтво Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №24 від 30.03.2011р.). Стаж експертної роботи з 2011 року.
Таким чином, судова експертиза була проведена особами, які володіють необхідними знаннями для надання висновку з досліджуваних у даній справі питань.
Крім того, судова колегія не вбачає у тексті висновку судових експертів порушення п. 5.2.2 Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями, оскільки в тексті висновку наявне дослідження опису до патенту щодо суті винаходу, наявний опис винаходу та викладена формула винаходу в обсязі, достатньому для проведення порівняння ознак винаходу та продукції відповідача.
Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано прийняв висновок експертів як належний доказ у справі і в сукупності з іншими доказами, наявними у справі, правомірно дійшов висновку про недоведеність позивачем факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.05.2011р.
З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції повно з'ясовані усі обставини, що мають значення для справи, висновки суду відповідають обставинам справи, норми матеріального права місцевим господарським судом застосовані правильно, тому апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк на рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 є такою, що не підлягає задоволенню, а рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 підлягає залишенню без змін.
Судові витрати за розгляд апеляційної скарги, відповідно до ст. 49 ГПК України, покласти на скаржника.
Керуючись ст.ст. 33, 43, 49, 91, 99, 101, 102, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м.Донецьк на рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 -залишити без задоволення.
2. Рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2012р. у справі №5006/33/10/2012 -залишити без змін.
3. Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня її прийняття.
Головуючий Л.В. Ушенко
Судді Н.М. Дучал
К.В. Богатир
Повний текст постанови складено та підписано 21 грудня 2012 року.
Надруковано: 5 прим.
1 прим. - скаржнику,
1 прим. - відповідачу
1 прим. - у справу;
1 прим. - ГСДО
1 прим. - ДАГС