УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

————————————————————————————————————————

* 10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "04" листопада 2011 р.Справа № 17/5007/45/11

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Шніт  А.В.

за участю представників сторін:

від позивача ОСОБА_1 довіреність № б/н  від 05.05.2011р.     

від першого відповідача: ОСОБА_2 довіреність № б/н  від 11.05.2011р.  договір про надання правових послуг адвоката від 24.05.2011р., ОСОБА_3 довіреність № б/н  від 20.10.2011р.

від другого відповідача: ОСОБА_4 довіреність № 16-8/45  від 10.01.2011р.  

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ятрань" (м.Ульяновка Кіровоградська область)  

до 1) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (м.Коростишів Коростишівський район Житомирська область)

2) Державного департаменту інтелектуальної власності (м. Київ)   

про визнання  недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та зобов'язання вчинити певні дії.

Відповідно до ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 20.10.2011р. оголошувалась перерва до 02.11.2011р., в судовому засіданні 02.11.2011р. оголошувалась перерва до 04.11.2011р.

Позивачем пред'явлено позов про визнання недійсним повністю свідоцтва України №134937 на знак для товарів та послуг “Батьківська оселя у Т.Е.” (Знак зареєстрований 10.02.2011р., дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва — 10.02.2011р., Заявка подана 14.10.2010р.) та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни щодо визнання недійсним свідоцтва України №134937 на знак для товарів та послуг “Батьківська оселя у Т.Е.” і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.      

Позовні вимоги мотивовані тим, що оспорюване позначення не відповідає умовам надання правової охорони, які передбачені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованим товарним знаком позивача "Батьківська ХАТА" для таких самих або споріднених товарів і послуг, а також є таким, що може ввести в оману стосовно позивача.  

Одночасно з позовом подано клопотання про призначення судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. У клопотанні визначено перелік питань, які позивач просить суд поставити на вирішення експертизи та визначено експертну установу, якій  позивач просить суд доручити проведення експертизи.

В судовому засіданні 14.06.2011р. представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, в якому заперечив щодо позовних вимог та просить суд в задоволенні позову відмовити. Мотивуючи це тим, що товарний знак позивача та оспорюване позначення відповідача-1 не можна сплутати, оскільки їх загальне зорове (візуальне) та семантичне (смислове) сприйняття є абсолютно різним.

Крім того, в  судовому засіданні 14.06.2011р. представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просить суд проведення судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності доручити — Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (04053, м.Київ, пл. Львівська, 4а).

15.06.2011р. на адресу суду від відповідача-2 надійшло клопотання, в якому просить замінити неналежного відповідача Державну службу інтелектуальної власності на Державний департамент інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 24.06.2011р. замінено неналежного відповідача по справі - Державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 24.06.2011р. представник позивача подав письмові пояснення щодо обґрунтованості призначення судової експертизи прав на об'єкти інтелектуальної власності у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Суд в судовому засіданні 24.06.2011р. відмовив в задоволенні клопотання  відповідача-1 від 14.06.2011р. в частині доручення проведення експертизи - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 24.06.2011р. призначено у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6). На вирішення експерту поставлено наступні питання:

1) Який елемент знаку для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 займає домінуюче положення у зображенні знака?

2) Чи є знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 схожим до ступеня змішування настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

3) Чи є знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар у зв'язку з використанням знаку для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

4) Чи є товари і послуги, щодо яких здійснено реєстрацію знака для товарів і послуг "Батьківська оселя у ТЕ." за свідоцтвом України №134937, тими самими чи спорідненими з товарами та послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

Крім того, зазначеною ухвалою було попереджено експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

29.06.2011р. відповідач-2 подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив щодо позовних вимог та просить суд відмовити в задоволенні позову.

03.10.2011р. на адресу суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок №5959/11-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 06.10.2011р. поновлено провадження у справі та призначено засідання суду.

В судовому засіданні 20.10.2011р. представник позивача подав письмові пояснення щодо висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 20.10.2011р. подав письмові пояснення за результатами ознайомлення з висновком №5959/11-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі.

Крім того, в судовому засіданні 20.10.2011р. представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просить суд призначити повторну судову експертизу і доручити її Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (04053, м. Київ, пл. Львівська, 4а) та подав висновок ТОВ "Експертне бюро з питань інтелектуальної власності" (експерт Мещерякова Н.М.) №92/11-НМ експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 19.08.2011р.

В судовому засіданні 20.10.2011р. представник відповідача-2 подав відзив на висновок судової експертизи №5959/11-12 від 28.09.2011р., в якому просить відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

24.10.2011р. на адресу суду від представника позивача надійшли письмові заперечення щодо клопотання про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі, в яких просить суд у задоволенні клопотання представника відповідача-1 про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі відмовити повністю.

В судовому засіданні 02.11.2011р. представник відповідача-2 подав письмові пояснення щодо висновку  №92/11-НМ експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 19.08.2011р.

Представник позивача в судовому засіданні 04.11.2011р. позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

В судовому засіданні 04.11.2011р. представники відповідачів заперечили щодо позовних вимог.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, на ім'я гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 зареєстрований знак для товарів та послуг (торговельна марка): № свідоцтва України 49158; позначення, зареєстроване в якості знака "Батьківська хата"; дата пріоритету 04.08.2004р.; клас МКТП 43, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо Свідоцтва України № 49158 (а.с. 14,15 том 1).

17.09.2007р. між гр. ОСОБА_8, який діяв за попередньо наданою згодою  гр.   ОСОБА_9  - ліцензіар  та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ятрань" - ліцензіат (позивач у справі), був укладений ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг (а.с. 16-19 том 1).

19.02.2008р. між гр. ОСОБА_8, який діяв за попередньо наданою згодою гр. ОСОБА_9 - ліцензіар та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ятрань" - ліцензіат (позивач у справі), була укладена додаткова угода до договору про використання знаку для товарів і послуг від 17.09.2007р. (а.с. 20 том 1).

Згідно п.1.2 договору від 17.09.2007р. ліцензіар (гр. ОСОБА_8), який володіє правом власності на зареєстровану торговельну марку - знак для товарів і послуг "Батьківська хата" - надалі іменується "Знак", яка засвідчена свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №49158 - надалі іменується "Свідоцтво", копія свідоцтва якого додається до цього договору і є його невід'ємною частиною, за плату надає позивачу строковий дозвіл на використання знаку (ліцензію) у порядку визначеному у п.1.6. цього договору.

Знак зареєстрований 15.04.2005р. (дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - 15.04.2005р., Бюл. №4, Заявка №20040808233 подана 04.08.2004р. (п.1.3. договору).

Пунктом 1.5  договору  сторони  визначили,  що під виключною ліцензією  у  цьому  договорі розуміється  дозвіл ліцензіатові  на  використання  знаку  в  порядку  та  на  умовах  визначених  цим  договором.

Виключна  ліцензія за  цим договором  надається ліцензіатові  для  використання  при  виробництві    або  розповсюдженні  ним   товарів,  робіт,  послуг  відповідно  до  умов  договору  за  класами  міжнародної  класифікації  товарів  і  послуг: клас 43 - їдальні,  кав'ярні,  кафе,  кафетерії,  ресторани, ресторани  самообслуговування, постачання харчів  та  напоїв,  шинки   та  буфети (заклади  швидкого  та  повсякденного  харчування) (п. 1.6 договору).

Згідно п.1.7. договору територія дії ліцензії, що видається за цим договором -Україна. Ліцензіар надає позивачу право на використання знаку (ліцензію) способами, зазначеними у п 2.1. цього договору - на території України.

Відповідно до п.п.2.1. договору ліцензіар надає позивачу право (конкретні права, що передаються за цим договором) на використання знаку з такий спосіб: 2.1.1. нанесення знаку на будь-який виготовлений, вироблений позивачем товар, роботу, послугу для яких знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, послуга, вивіску, пов'язану з ними, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж; 2.1.2. застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуга, для якої знак зареєстровано; 2.1.3. застосування його в діловій документації чи в рекламі з метою виготовлення товару та надання послуг та в мережі Інтернет.

Згідно умов підпункту 2.2. договору, перелік, зазначений у п.2.1. цього договору, не є повним. Сторони під виключним правом на використання знаку також розуміють усі інші виключні майнові права на використання знаку.

Відповідно до п.п.3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. договору позивач має право: укладати субліцензійний договір щодо надання виключного права (ліцензії) на використання знаку субліцензіату. При цьому відповідальність за дії субліцензіата перед ліцензіаром несе позивач. Використовувати знак у спосіб визначений у п.2.1. цього договору під час виробництва та/або розповсюдження позивачем товарів, робіт, послуг, які позивач збуває та/або надає, відповідно до умов цього договору за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації послуг, визначених у п.1.6. даного договору. Використовувати знак в місцях надання послуг, продажу товару, робіт для яких його зареєстровано, та у рекламі, пов'язаній із введенням та наданням зазначених послуг, товару, робіт. Пред'являти позов до третіх осіб, якщо треті особи порушать права, які надані за цим договором позивачу, в тому числі пред'являти позов до третіх осіб, шляхом вимагання поновлення порушених прав власника свідоцтва ліцензіара.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Як вбачається з свідоцтва на знак для товарів та послуг, виданого відповідно до Закону України "Про охорону прав на знак для товарів та послуг" на ім'я громадянина України ОСОБА_8 та громадянина України ОСОБА_9 зареєстрований знак для товарів та послуг "Батьківська хата".

Згідно ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво, на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними.

Використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Договір   про   передачу   права   власності   на   знак   і   ліцензійний   договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Враховуючи, що ліцензійний договір від 17.09.2007р. укладено у відповідності до вимог вказаного закону, сторонами у встановленому законом порядку не оскаржено, а тому є дійсним.

Згідно п.п.3.4 договору, позивач зобов'язується: здійснювати реалізацію виключних прав в обсязі та способах, що визначені даним договором; дотримуватися особистих немайнових прав ліцензіара; використовувати надану ліцензіаром ліцензію тільки згідно умов цього договору; використовувати знак ліцензіара в тому вигляді, в якому він зображений; негайно інформувати ліцензіара про відомі позивачу факти щодо протиправного використання знаку третіми особами. У разі не інформування ліцензіара про факти щодо протиправного використання знаку третіми особами, приховування таких фактів від ліцензіара, останній має право на пред'явлення вимоги про припинення порушення його прав власника свідоцтва на знак та відшкодування заподіяних збитків до позивача та третьої особи.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначає, що знак для товарів та послуг (торговельна марка) "Батьківська хата", який належить на праві власності гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг №49158 (Знак зареєстрований 15.04.2005р. (дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - 15.04.2005р., Бюл. №4; Заявка №20040808233 подана 04.08.2004р.) та використовується позивачем згідно ліцензійного договору про використання знаку для товарів і послуг від 17.09.2007р., вільно, без будь-яких на те дозволів власника знаку та за відсутності укладеного з єдиним законним користувачем знаку - позивачем, субліцензійного договору щодо використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки) "Батьківська хата", використовується у власній підприємницькій діяльності фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (відповідач-1 у справі), яка пов'язана з наданням послуг громадського харчування у ресторані "Батьківська оселя у Т.Е.", який є власністю відповідача, оскільки порівнювальне словесне позначення "Батьківська оселя", що використовуються та розміщене на меню ресторану "Батьківська оселя у Т.Е.", на рекламних візитних карточках ресторану "Батьківська оселя у Т.Е.", на рекламному кольоровому буклеті ресторану "Батьківська оселя у Т.Е.", безпосередньо на вивісці ресторану "Батьківська оселя у Т.Е.", на фіскальних чеках (розрахункових квитанціях) про придбання товарів (виготовлених продуктів харчування, що пропонуються у меню ресторану), на інтернет сторінці за адресою www.ytaisii.com.ua, на кольорових бікбордах ресторану "Батьківська оселя у Т.Е." відповідача-1 та знак для товарів та послуг (торговельна марка) "Батьківська хата" за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг від 04.08.2004р. №49158 позивач вважає тотожними або схожими за ступенем змішування настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, позивачу стало відомо про те, що Державною службою інтелектуальної власності України (яка є правонаступником Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) - відповідачем-2 на ім'я відповідача-1 зареєстровано Свідоцтво України на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." №134937 (Знак зареєстрований 10.02.2011р. (дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва 10.02.2011р., Заявка подана 14.10.2010р.).

Позивач зазначив, що відповідач-1 набув права інтелектуальної власності на вищезазначену торговельну марку - знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е".

Проте, майнові права інтелектуальної власності, які набув позивач у зв'язку з отриманням виключної ліцензії на знак для товарів і послуг "Батьківська хата" та які охороняються Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №49158 порушуються відповідачем-1 внаслідок вчинення дій щодо введення у торговий оборот на території України торговельного знаку "Батьківська оселя у Т.Е." за Свідоцтвом України №134937 на знак для товарів та послуг також із правом використання при виробництві та/або розповсюдженні ним товарів, робіт, послуг відповідно до умов договору за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації послуг і 43 класу МКТП, а саме їдальні, кав'ярні, кафе, кафетерії, ресторани, ресторани самообслуговування, постачання харчів та напоїв, шинки та буфети (заклади швидкого та повсякденного харчування), що є схожим до степені змішування із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №49158 наскільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, позивач вважає, що відповідач-1 є власником знаку для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за Свідоцтвом України №134937 з правом використання при виробництві та/або розповсюдженні ним товарів, робіт, послуг за 43 класом МКТП, а саме їдальні, кав'ярні, кафе, кафетерії, ресторани, ресторани самообслуговування, постачання харчів та напоїв, шинки та буфети (заклади швидкого та повсякденного харчування), виданого Державною службою інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.02.2011р., який схожим до степені змішування із торговим знаком "Батьківська хата" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 49158 наскільки, що їх можна сплутати.

Суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реєстрацію знака "Батьківська оселя у Т.Е." є 14.10.2010р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема,  не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. №116, в редакції наказу від 20.08.1997р. №72, перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення,  у  відповідності з вимогами ст.41 ГПК  України ухвалою господарського суду Житомирської області від 24.06.2011р. (а.с. 85,86 том 1) призначено у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6). На вирішення експерту поставлено наступні питання:

1) Який елемент знаку для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 займає домінуюче положення у зображенні знака?

2) Чи є знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 схожим до ступеня змішування настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

3) Чи є знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар у зв'язку з використанням знаку для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

4) Чи є товари і послуги, щодо яких здійснено реєстрацію знака для товарів і послуг "Батьківська оселя у ТЕ." за свідоцтвом України №134937, тими самими чи спорідненими з товарами та послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

Експерта попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Згідно  висновку   №5959/11-12   судової  експертизи   об'єктів  інтелектуальної  власності від 28.09.2011р. (а.с. 129-140 том 1)  експерт  дійшов  до  наступних  висновків  з  поставлених  питань:

1. (1) Домінуючими елементами у складі знаку для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е.", є словесні елементи "Батьківська оселя".

2. (4) До числа послуг, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937, входять як ті самі послуги, так і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України №49158.

3). (2) Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 є схожим до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України № 49158.

4). (3) Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 не є оманливим або таким що може ввести в оману щодо послуг, проте може ввести у оману стосовно особи, що надає послуги у зв'язку з використанням знаку для товарів і послуг "Батьківська хата" за Свідоцтвом України №49158.

Слід зазначити, що експертиза у справі проведена судовим експертом Клімовою Наталією Борисовною, яка має вищу юридичну, філософську освіту та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта (свідоцтво №НОМЕР_2) зі спеціальностей "13.1. Дослідження, пов'язані з літературними і художніми творами: 13.1.1. Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші, 13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)"; "13.2. Дослідження, пов'язані з виконанням, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення"; "13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями"; "13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності", п'ятий кваліфікаційний клас експерта і стаж експертної роботи з 2005 року.

Підстави вважати, що висновок експерта є завідомо неправдивим, суперечливим, необґрунтованим  або таким, що викликає сумнів у його правильності – відсутні. Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі.

Суд відхиляє заперечення відповідача-1 та висновок експертного дослідження №92/11-НМ від 19.08.2011р., складений експертом Мещеряковою Н.М. з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст.4 Закону України "Про судову експертизу" незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечується зокрема: процесуальним порядком призначення судового експерта та кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Експерт Мещерякова Н.М. не була в процесуальному порядку, передбаченому ст. 41 ГПК України призначена в якості судового експерта.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень представників сторін, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцтвом України №49158 щодо таких  самих та споріднених товарів 43-го класу МКТП. Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 43 класу МКТП.

Таким чином, свідоцтво України на знак для товарів і послуг  №134937 підлягає визнанню недійсним, у зв’язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Позивач також звернувся до суду з  позовною  вимогою  про зобов’язання відповідача-2   внести  відповідні зміни  до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити  відповідну  публікацію в  офіційному  бюлетені "Промислова  власність".

Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч.3 ст.19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Як вже зазначалося,  суд дійшов висновку, що свідоцтво на знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." №134937 підлягає визнанню  недійсним   повністю.

Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і  послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності).

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 р. за № 64/6352 “у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо…визнання свідоцтва недійсним повністю або частково…Підставою для внесення відомостей до реєстру є … рішення судових органів”.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов’язання відповідача-1 внести  відповідні зміни  до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити  відповідну  публікацію в  офіційному  бюлетені "Промислова  власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 10152,00грн. платіжним дорученням №8242  від 10.08.2011р.

За таких обставин , на відповідача-1 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10152,00 грн.

Керуючись ст.ст. 49, 82, 84, 85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 134937 на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." (Знак зареєстрований 10.02.2011 року, дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - 10.02.2011 року, Заявка подана 14.10.2010 року).

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни щодо визнання недійсним свідоцтва України №134937 на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (адреса місцепроживання: АДРЕСА_1, свідоцтво серія НОМЕР_3 від 29.01.2008 року, ІН НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ятрань" (код ЄДРПОУ 30118768, адреса місцезнаходження: 26400, Кіровоградська область, Ульяновський район, м. Ульяновка, 252 км + 440м, автомагістралі Київ-Одеса) - 10152,00грн. витрат на проведення експертизи, 85,00грн. державного мита та 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

СуддяШніт А.В.

Дата підписання: 14 листопада 2011р.

< Текст > < Поле для текста > 

1 - в справу;

2-позивачу;

3,4-відповдачам.

< Текст >

< Текст >