КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2011                                                                                           № 48/557

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Шипка  В.В.

суддів:             

при секретарі:            

розглянувши апеляційну скаргу ОСІ Фармасьютікалз, Інк

на рішення Господарського суду м. Києва від 13.04.2011р.          

по справі № 48/557 (суддя Бойко Р.В.)

за позовом   Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк»

до                   1) ОСІ Фармасьютікалз, Інк

                      2) Пфайзер Продактс, Інк

                      3) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки

                      України

про                 визнання патенту недійсним та зобов»язання вчинити певні дії

 за участю представників:

від позивача:          не з"явились

від відповідача :     1) ОСОБА_1 – дов. № 520 від 28.05.2010р.

                                2) не з»явились

                                3) ОСОБА_2 – дов. 16-08/12 від 11.01.2010р.

ВСТАНОВИВ:

Компанія «ОллМед Інтернешнл Інк» (надалі – позивач) звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до ОСІ Фармасьютікалз, Інк (надалі – відповідач-1, апелянт), 2) Пфайзер Продактс, Інк (надалі – відповідач -2 ) та  Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі – відповідач-3),  відповідно до якого просить визнати патент України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 р. недійсним повністю та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості про визнання патенту № UA 44254 C2 від 15.02.2002 р. недійсним до державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що державна реєстрація патенту України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 р. проведена з порушенням положень законодавства України, а саме: позивач вказує на відсутність винахідницького рівня, тобто винахід не відповідає умовам патентоздатності.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 13.04.2011р. у справі № 48/557 позовні вимоги задоволені повністю; визнано патент України № UA 44254 С2 від 15.02.2002р. недійсним повністю; зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності внести відомості про визнання недійсним патенту України № UA 44254 С2 від 15.02.2002р. до державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з Пфайзер Продактс, Інк (Pfizer Products Inc)  на користь Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк" (All Med Interneshional Ink) державне мито у розмірі 42 грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118  грн. 00 коп.; стягнуто з Державного департаменту інтелектуальної власності на користь Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк" (All Med Interneshional Ink) державне мито у розмірі 42 грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. 00 коп.

ОСІ Фармасьютікалз, Інк не погоджуючись з вказаним рішенням суду, звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 18.04.2011,  відповідно до якої просить скасувати рішення Господарського суду м. Києва 13.04.2011 у справі № 48/557 та ухвалити нове рішення, яким в позові відмовити повністю.

Апеляційна скарга мотивована тим, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню, оскільки винесено судом з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, апелянт посилається на те, що в основу рішення місцевим судом було покладено висновок судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до якого винахід за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 не відповідає умовам патентоздатності – винахідницькій рівень, а також те, що винахід за вказаним патентом не є новим на дату заявленого пріоритету. Однак, відповідачем-1 заперечується вказаний висновок експертизи, оскільки для проведення судової експертизи було залучено експерта фахівця іншої галузі Чумак Н.Є. За таких обставин апелянтом ставиться під сумнів об’єктивність проведення експертизи та належність даного висновку в якості доказу у справі.

16.06.2011 відповідачем-1 до Київського апеляційного господарського суду було подано письмове клопотання про призначення у справі № 48/557 повторної судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

В обґрунтування заявленого клопотання відповідач посилається на те, що висновки експертів, які були зроблені під час проведення первісної експертизи, не можуть бути прийняті судом в якості належного доказу того, що винахід за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002  не відповідає умові патентоздатності – винахідницькій рівень, оскільки:

- висновок про тотожність сполук відомих з рівня техніки із сполуками патенту України на винахід № UA 44254 C2 є хибним, оскільки жоден з протиставлених документів не описує похідні 4- (заміщеного феніламіно) хіназоліну, що містять етиловий або азидний замісник по фенольному кільцю, що надає сполукам захищеним патентом № UA 44254 C2 «новизни»;

- експерти зробили свій висновок, базуючись на уявній візуальній схожості сполук, захищених патентом № UA 44254 C2 та описаних в документах рівня техніки детально не дослідивши вплив відрізняльних ознак на технічне рішення, захищених патентом № № UA 44254 C2

В судовому засіданні 21.06.2011р. представником позивача був поданий відзив на апеляційну скаргу в якому просить суд рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

У судовому засіданні 21.06.2011 судом на підставі ч.3 ст.77 ГПК України оголошувалась перерва до 23.06.2011.

Судова колегія, розглянувши вказане клопотання про призначення по справі повторної судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, дійшла висновку про необхідність його задоволення.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.06.2011р. у справі 48/557 призначено повторну судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності. Провадження у справі № 48/557 зупинено.

При цьому представник позивача у судовому засіданні проти призначення повторної експертизи та вибору експерта і спеціалістів не заперечував.

Через відділ документального забезпечення 16.08.2011р. Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надано висновок № 771 повторної судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності від 12.07.2011р. у справі № 48/557.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.08.2011р. поновлено апеляційне провадження у справі № 48/557. Розгляд справи  призначено на 01.09.2011р.

Розпорядженням Голови Київського апеляційного господарського суду № 01-23/1/10 від 31.08.2011р. було внесено зміни до складу колегії суддів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.08.2011р. справу № 48/557  прийнято до провадження.

Встановлено, що в судове засідання 02.09.2011р. представник відповідача -2 не з’явився, причини неявки суду не повідомив. Хоча про час та місце судового процесу був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 01.09.2011р. представником позивача подано клопотання в якому просить суд розгляд справи відкласти.

В судовому засіданні 01.09.2011р. було оголошено перерву до 02.09.2011р. відповідно до ст. 77 ГПК України.

Встановлено, що в судове засідання 02.09.2011р. представник відповідача -2 не з’явився.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2011р. розгляд справи № 48/557 було відкладено на 18.10.2011р. та зобов»язано позивача надати письмові пояснення по експертному висновку № 771 від 12.08.2011р., копію якого направити сторонам у справі.

Через відділ документального забезпечення 03.10.2011р. представником позивача були подані письмові пояснення по експертному висновку № 771 від 12.08.2011р.

Через відділ документального забезпечення 13.10.2011р. представником відповідача -1 були подані пояснення по справі з врахуванням судової експертизи в яких просить суд рішення скасувати та прийняти нове, яким в позові відмовити повністю.

Встановлено, що в судове засідання 18.10.2011р. представник відповідача та позивача не з’явилися, але через відділ документального забезпечення 18.10.2011р. останнім була надіслана телеграма в якій просить суд розгляд справи відкласти.

Розглянувши дану телеграму, колегія суддів дійшла висновку про її відмову в задоволенні, оскільки позивач мав можливість направити у судове засідання іншого представника або не направляти у відрядження представника ОСОБА_4. Крім того, представники позивача -1 та відповідача -3 категорично заперечували проти чергового відкладення розгляду справи в зв»язку з тим, що на їх думку позивач зловживає своїми процесуальними правами та умисно затягує процес.

Представник апелянта (відповідача-1) у судовому засіданні апеляційної інстанції апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Представник відповідача-3 у судовому засіданні апеляційної інстанції апеляційну скаргу відповідача-1 підтримав та просив її задовольнити.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, перевіривши повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, перевіривши правильність застосування норм права місцевим господарським судом, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як стверджує позивач, він є власником державної реєстрації лікарського засобу «Ерлонат-Здоров'я» (номер реєстраційного посвідчення UA/9569/01/01 від 09.04.2008 р.)

06.06.1995 р. Пфайзер Продактс, Інк через представника в справах інтелектуальної власності ОСОБА_5 звернувся до Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (після правонаступництва –Департамент) з заявкою № 96031214 на одержання патенту на винахід –похідні 4-(заміщеного феніламіно) хіноліну, спосіб їх одержання, спосіб лікування і фармацевтична композиція (надалі –"Винахід"), пріоритет на який було встановлено за датою подання попередньої заявки в іноземній державі №08/413,300 від 30.03.1995 р.

За результатами кваліфікаційної експертизи відділом № 9.4 Департаменту встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності, у зв’язку з чим Департаментом 17.10.2001 р. прийнято рішення про видачу патенту на винахід.

На підставі вказаного рішення, Департаментом було опубліковано у офіційному бюлетені відомості про видачу патента України № UA 44254 C2 на винахід та опис до нього, здійснено його державну реєстрацію та видано заявнику патент.

Позивач, звертаючись до суду з даним позовом, оспорює дійсність належного відповідачу-1 та відповідачу-2 патенту на винахід № UA 44254 C2 від 15.02.2002 у зв’язку із невідповідністю винаходу критеріям правової охорони, передбаченим ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Позивач стверджує, що спірним патентом надається охорона винаходу, який не відповідає умовам патентоздатності – відсутні новизна та винахідницький рівень.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що державна реєстрація патенту України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 р. проведена з порушенням положень законодавства України, а саме: позивач вказує на відсутність винахідницького рівня, тобто винахід не відповідає умовам патентноздатності.

Крім того, на думку позивача, оскільки Український інститут промислової власності не мав права приймати рішення про видачу патентів України на винаходи, тому рішення про видачу патенту України на винахід за заявкою на винахід за № 96031214, прийняте Українським інститутом промислової власності, є порушенням норм ст.16 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, а відтак, патент України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 р.  виданий з порушенням вимог названого Закону.

При цьому позивач вказує, що неправомірними діями відповідачів порушуються його права щодо використання прав власника державної реєстрації лікарського засобу «Ерлонат-Здоров'я» (реєстраційне посвідчення №UA/9569/01/01 від 09.04.2008 р.)  у зв’язку з існуванням спірного патенту, виданого відповідачу-1 з порушенням вимог законодавства.

У відповідності до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. ст. 462, 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме патент.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, в тому числі і у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Статтею 7 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що:

- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним;

- винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо;

- рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

- рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати";

- винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто, не випливає явно із рівня техніки.

З врахуванням викладеного, для правильного вирішення справи по суті, виходячи з матеріалів справи, суду необхідно встановити: чи має винахід за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002  на винахід винахідницький рівень.

Оскільки вирішення даних питань потребує спеціальних знань, судом першої інстанції, керуючись п. 6.1 рекомендацій Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76, на підставі ст.41 ГПК України ухвалою від 28.02.2011 було призначено у справі № 48/557 експертизу об’єктів права інтелектуальної власності.

Згідно висновку № 12/11 від 08.04.2011 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, встановлено, що винаходи: похідні 4 – (заміщеного феніламіно) хіназоліну, спосіб їх одержання, спосіб лікування і фармацевтична композиція за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002р. не відповідають умові патентоздатності як винахідницький рівень.

Судова колегія вважає, що вказаний висновок помилково та безпідставно був врахований місцевим судом в якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки з матеріалів справи вбачається, що проведення судової експертизи, призначеної судом першої інстанції, було доручено експертам Чумаку Н.Є. та Охромєєву Ю.Г.

Однак, в тексті висновку вказаної судової експертизи не зазначено, що Чумак Н.Є. та Охромеев Ю.Г. мають кваліфікаційний клас судових експертів та у справі відсутня інформація з реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України про те, що зазначені особи є експертами.

Наведені обставини свідчать про те, що наявний у справі висновок судової експертизи № 12/11 не може бути врахований судом в якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки був складений особами, які не є атестованими експертами в галузі інтелектуальної власності.

За таких обставин судом апеляційної інстанції своєю ухвалою, за згодою представників сторін, було призначено повторну судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Комарову Ігорю Володимировичу (д.х.н., Заступник директора з питань науки Інституту високих технологій при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка) та Ягупольському Юрію Львовичу (д.х.н., професор, завідувач відділом фторорганічних сполук Інституту органічної хімії Академії Наук України).

За результатами проведеної у справі повторної судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності експерт та спеціалісти дійшли наступного висновку:

- винахід за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 має винахідницький рівень.

При цьому у висновку № 771 повторної судової експертизи від 12.08.2011 зазначено, що висновок стосовно поставленого на вирішення експертизи питання є протилежним висновку стосовно питань викладених у висновках комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 71/10 від 04.01.2011р. (т. 3 а.с. 20-48) та № 12/11 від 08.04.2011р. (т. 4 а.с. 8-49) по господарській справі № 48/557.

Експерти-спеціалісти при повторній експертизі не змогли встановити причини вказаних розбіжностей з огляду на ту обставину, що у висновках судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 71/10 від 04.01.2011 та № 12/11 від 08.04.2011р. по господарській справі  № 48/557 відсутнє дослідження, щодо встановлення відповідності винаходу за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 критерію винахідницький рівень.  

Замість застосування існуючої Методики проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схвалена 06.02.2009 р. рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України, реєстр. № 13.3.01 та Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), і без проведення відповідного аналізу інформаційних матеріалів наявних в матеріалах справи № 48/557, констатується подібність хімічних сполук за їх структурними формулами без аналізу взаємозв’язку суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу та отриманого від їх реалізації технічного результату.

За таких обставин, судова колегія вважає, що при вирішенні даного спору необхідно врахувати висновок № 771 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.08.2011, складений експертом Комаровим І.В. (д.х.н., Заступник директора з питань науки Інституту високих технологій при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка), Ягупольським Ю.Л. (д.х.н., професор, завідувач відділом фторорганічних сполук Інституту органічної хімії Академії Наук України) та Боровиком П.А. (НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України), як такий, що відповідає вимогам ст.43 ГПК України, оскільки експертне дослідження здійснював атестований судовий експерт, який має вищу технічну освіту та вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікації судового експерту з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.3. –"Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції", достатній стаж судово-експертної роботи та включений до Реєстру атестованих судових експертів, спеціалісти до проведення експертизи були залучені ухвалою суду та зроблені експертом та спеціалістами висновки є належним чином обґрунтованими.

Відповідно до висновку № 771 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.08.2011 судові експерти прийшли до наступного висновку,що у матеріалах справи № 48/557 не виявлено рішень, які складали рівень техніки на дату подання заявки на видачу патенту України № UA 44254 С2 та на дату пріоритету, і які мають ознаки, що збігаються з відрізняючи ми ознаками зазначеного винаходу. Також не підтверджується відомість з рівня техніки, встановленого відповідно до матеріалів справи № 48/557, впливу відрізняючи ознак винаходу за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 на зазначений заявником технічний результат.  

Таким чином, з урахуванням наданих сторонами доказів у справі та висновку № 771 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, який є належним засобом доказування, судова колегія дійшла висновку, що винахід за патентом України           № UA 44254 C2 є новим та має винахідницький рівень.

Таким чином, твердження позивача про те, що винахід за патентом України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 не відповідає умовам патентоздатності – винахідницькій рівень, є помилковим та спростовується матеріалами справи.

Отже, передбачені ст.7 та ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи» правові підстави для визнання недійсним патенту України № UA 44254 C2 від 15.02.2002 на винахід відсутні.

Крім того, позивач у позовній заяві зазначає, що патент України на винахід № UA 44254 C2 від 15.02.2002 був виданий з порушенням вимог Закону щодо оформлення діловодства по заявці на вищевказаний патент, а тому підлягає визнанню недійсним.

Судова колегія з даним твердженням позивача також не погоджується з огляду на наступне.

Згідно з п. 1 ст. 33 Закону „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” патент на винахід може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

- наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці;

- порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

- видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З аналізу наведеного Закону вбачається, що існує певний перелік підстав для визнання патенту на винахід недійсним.

Проте, така підстава для визнання недійсним патенту на винахід, як порушення порядку видачі патенту, вказаним Законом не передбачена.

Таким чином, доводи позивача стосовно позову до відповідача-1 та відповідача - 2 суперечать наявним доказам, встановленим обставинам справи та спростовуються чинним законодавством, а відтак – задоволенню не підлягають.

Оскільки позовні вимоги до відповідача-2 є похідними від позовних вимог до відповідача-1 та судова колегія дійшла висновку, що позовні вимоги до відповідача-1 задоволенню не підлягають, то, відповідно, у задоволенні позову до відповідача-2 також слід відмовити.   

Отже, наявний в оскаржуваному рішенні висновок суду першої інстанції про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, є помилковим, зробленим за невідповідності висновків, викладених у рішенні місцевого суду, обставинам справи, що згідно п.3 ч.1 ст.104 ГПК України є підставою для скасування цього рішення.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи усе вищевикладене, апеляційна скарга ОСІ Фармасьютікалз, Інк підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду м. Києва від 13.04.2011 у справі № 48/557 – скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог повністю.

У відповідності до ст.49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звільнена від сплати державного мита.

Керуючись ст.ст. 99, 101-103, п.3 ч.1 ст.104, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, –

ПОСТАНОВИВ:

1.  Апеляційну скаргу ОСІ Фармасьютікалз, Інк на рішення Господарського суду м. Києва від 13.04.2011 у справі № 48/557 задовольнити.

2.  Рішення Господарського суду м. Києва від 13.04.2011 у справі № 48/557 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4.  У позові Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк" відмовити повністю.

5. Стягнути з Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк" (All Med Interneshional Ink) (PO Box 10356, San Jos 95157, USA)  на користь ОСІ Фармасьютікалз, Інк (41 Pinelawn Road, Melville, NY 11747 USA) 42 (сорок дві) грн. 50 коп. державного мита за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

6. Видачу наказу доручити Господарському суду м. Києва.

7. Матеріали справи № 48/557 повернути до Господарського суду м. Києва.

8. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя                                                                      

Судді