ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 54/1911.07.11
За позовом Корпорації "ПТ. Путра Стабат Індустрі"
до 1) Компанії "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В"єтнам"
2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на торговельну марку "VINATABA" на території України
Суддя Гумега О.В.
Представники:
від позивача: ОСОБА_2, довіреність № 144 від 19.02.2010 р.,
ОСОБА_3, довіреність № б/н від 19.08.2008 р.
від відповідача-1: не з’явилися
від відповідача-2: ОСОБА_4, довіреність № 16-08/5269 від 21.11.2005 р.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Корпорація "ПТ. Путра Стабат Індустрі" (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В'єтнам" (відповідача-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-2) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" на території України у зв'язку з її невикористанням відповідачем-1 протягом останніх трьох років та зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що комбінована торговельна марка "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813, яка діє на території України з 01.10.2001 р. та власником якої є відповідач-1, не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів «тютюн; сигарети»(34 клас МКТП), що дає підстави для дострокового припинення її дії повністю.
В якості доказів невикористання відповідачем комбінованої торговельної марки "VINATABA" в Україні позивачем надані наступні докази:
- на підтвердження того, що майнові права на комбіновану торговельну марку "VINATABA" не передавались та ліцензії на використання останньої не видавались - довідка за № 16-11/6654 від 10.11.2008 р., видана Управлінням державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення Державного департаменту інтелектуальної власності, відповідно до якої станом на 10.11.2008 р. до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака не вносились відомості про видачу ліцензій на використання, зокрема, знаку за міжнародною реєстрацією № 767813;
- на підтвердження того, що товари, марковані комбінованою торговельною маркою "VINATABA" на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 14.09.2001 р. по 22.07.2008 р. не рекламувались –лист Державного підприємства «Моніторинг Телебачення України»від 22.07.2008 р.;
- на підтвердження того, що жодна продукція (тютюн або сигарети) під комбінованою торговельною маркою "VINATABA" не отримувала ліцензій та акцизних марок –лист ДПА України за № 9452/6/32-0415 від 02.10.2008 р.
Ухвалою суду від 21.01.2009 р. (суддя Демченко Т.С.) порушено провадження у справі № 54/19, розгляд справи призначено на 22.07.2009 р.
Судом встановлено, що відповідач-1 є нерезидентом, який не має свого представництва на території України
Відповідно до ст. 4 Договору між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справах нотаріально засвідчений переклад англійською мовою ухвали про порушення провадження у справі та позовної заяви направлений Головному управлінню юстиції у м. Києві для організації вручення за кордоном вказаних документів.
У судове засідання 22.07.2009 р. представники відповідачів не з'явилися, про причини неявки не повідомили, документи на виконання доручення про вручення за кордоном процесуальних документів до суду не надійшли.
Ухвалою суду від 22.07.2009 р. розгляд справи відкладено на 30.10.2009 р.
25.09.2009 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.
У судове засідання 30.10.2009 р. представники відповідачів не з'явилися.
Ухвалою суду від 30.10.2009 р. розгляд справи відкладено на 23.12.2009 р.
У судове засідання 23.12.2009 р. представник відповідача-1 не з'явився. Документи на виконання доручення про вручення за кордоном процесуальних документів до суду не надійшли.
Представник відповідача-2 в судовому засіданні 23.12.2009 р. подав відзив на позовну заяву про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767662.
У судовому засіданні 23.12.2009 р. оголошувалась перерва до 05.02.2010 р. з метою отримання від Головного управління юстиції у м. Києві інформації про хід виконання доручення.
30.01.2010 р. до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь від Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що доручення про вручення документів не виконано.
Таким чином, відповідач-1 не був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи.
У судове засідання 05.02.2010 р. представники позивача та відповідача-1 не з'явилися. Позивачем подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю явки представників. Клопотання судом задоволено.
Ухвалою суду від 05.02.2010 р. розгляд справи відкладено на 03.09.2010 р. о 10:10 год.
15.03.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.
Судове засідання, призначене на 03.09.2010 р., не відбулося у зв”язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному. Документи на виконання доручення про вручення за кордоном процесуальних документів до суду не надійшли.
За розпорядженням Заступника Голови Господарського суду м. Києва від 11.10.2010 р. № 40 у зв’язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи, справу № 54/19 передано для подальшого розгляду судді Гумезі О.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2010 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 54/19 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 06.06.2011 р. о 10:20 год. та зобов’язано позивача у строк до 29.11.2010 р. надати до суду два примірника нотаріально засвідченого перекладу англійською мовою позовної заяви з доданими до неї документами та два примірника нотаріально засвідченого перекладу англійською мовою цієї ухвали № 54/19 від 25.10.2010 р.
12.11.2010 р. позивач через відділ діловодства суду подав лист, яким просить суд зобов"язати позивача надати суду два примірники нотаріально засвідченого перекладу в"єтнамською мовою ухвали господарського суду міста Києва про порушення провадження у справі.
01.12.2010 р. позивач через відділ діловодства суду супровідним листом подав документи на виконання вимог ухвали суду від 25.10.2010 р.
02.12.2010 р. Господарський суд листом № 06-2.1/236 від 02.12.2010 р. направив до Міністерства юстиції України документи для належного вручення відповідачу-1.
31.01.2011 р. Головне управління юстиції у місті Києві через відділ діловодства суду надіслало документи, складені в ході виконання судового доручення про вручення документів відповідачу-1.
20.04.2011 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.
Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2011 р., звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання позивача судом задоволено.
Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2011 р., надав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на знак можливе лише за умови, якщо відповідач-1, як власник комбінованої торговельної марки "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813, не доведе факт використання зазначеного знака, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання зареєстрованого знака.
Представник відповідача-1 в судове засідання 06.06.2011 р. не з»явився, документи на виконання вимог ухвал суду по справі № 54/19 суду не подав.
Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2011 р., звернувся до суду з усним клопотанням про відкладення розгляду справи. Клопотання судом задоволено.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2011 р., на підставі ст.ст. 77, 86 ГПК, розгляд справи відкладено на 11.07.2011 р. о 10:40 год.
Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 11.07.2011 р., подав заяву та докази на виконання вимог ухвали суду від 06.06.2011 р., позовні вимоги підтримав повністю.
Представник відповідача –2 в судовому засіданні 11.07.2011 р. надав усні пояснення по справі, проти заявлених позовних вимог до відповідача-2 заперечував.
Представник відповідача-1 в судове засідання 11.07.2011 р. не з»явився, при цьому судом були вжиті всі необхідні заходи для належного повідомлення відповідача-1 про час та місце судового розгляду справи у відповідності до Договору між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справа, що підтверджується матеріалами справи.
Позивачем у позовній заяві було викладене клопотання про забезпечення позову, згідно якого він просить суд заборонити відповідачу-1 та відповідачу-2 вчиняти будь-які дії, що пов'язані з правами на комбіновану торговельну марку ATABA»за міжнародною реєстрацією № 767813, у тому числі передавати права та відмовлятися від прав повністю або частково, до винесення рішення господарським судом, в зв'язку з тим, що вчинення таких дій може зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Відповідно до п. 10 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007 року № 01-8/123 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році»клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову, подане разом із позовною заявою або викладене в цій заяві, може бути розглянуто під час підготовки справи до розгляду в порядку ст. 65 ГПК України, а також, і в процесі розгляду судом господарської справи, в тому числі за результатами судового засідання, в якому спір не вирішується по суті.
Приписами ст. 66 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд за заявою сторони має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Відповідно до ст. 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії.
Згідно п. 1.1 Роз’яснення Вищого господарського суду України від 12.12.2006 р. № 01-8/2776 «Про деякі питання практики застосування забезпечення позову»у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого:
- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;
- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;
- наявності зв’язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема чи спроможній такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;
- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;
- запобігання порушенню у зв’язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Згідно вищезазначеного Роз’яснення від 12.12.2006 р. № 01-8/2776 у випадку звернення до суду з клопотанням про забезпечення позову заявник повинен обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог передбачених ст. 33 ГПК України, обов’язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов’язується застосування певного заходу до забезпечення позову.
Позивачем не було наведено суду жодних підстав, які б унеможливили захист його прав, свобод та інтересів без вжиття відповідних заходів, не надано суду належних доказів, також з матеріалів позовної заяви судом не встановлено обставин, які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди правам, свободам та інтересам позивача, держави. Окрім того, позивачем не наведено доказів того, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.
За таких обставин, клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення позову не підлягає задоволенню.
Згідно ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи відповідачем-1 суду не подано.
Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 11.07.2011 р. було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.
Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва
ВСТАНОВИВ:
Відповідач-1 є власником міжнародної реєстрації № 767813 від 01.10.2001 р. на комбіновану торговельну марку "VINATABA" для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а саме: «сигарети; тютюн», яка діє на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою Державного підприємства "Український інститут промислової власності" за № 1129/5 від 29.06.2011 р.
Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої в міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
Отже, з 01.10.2001 р. (дата реєстрації комбінованої торговельної марки "VINATABA" у Міжнародному бюро) вказаній торговельній марці на території України була надана правова охорона.
В судовому засіданні було встановлено, що 04.10.2006 р. позивачем була подана до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти та науки України заявка № m200615340 на реєстрацію торговельної марки "VINATABA" відносно реєстрації товарів 34 класу МКТП, а саме: сигарети, тютюн, приналежності для паління; сигари, попільниці, запальнички, сірники.
Як вбачається з матеріалів справи, повідомленням № 7061/4 від 12.03.2008 р. Державним підприємством "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти та науки України було прийнято рішення про попередню відмову позивачеві у наданні правової охорони торговельній марці "VINATABA" згідно заявки № m200615340 від 04.10.2006 р. відносно всіх товарів 34 класу МКТП на підставі положень п. 3 ст. 6 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та п. 4.5.1. "Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. N 116. Згідно зазначених положень не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Зокрема, позивачеві було відмовлено в реєстрації торговельної марки "VINATABA" на підставі вже існуючої міжнародної реєстрації № 767813 на ім'я ТОНГ Конг Ті Тхуок Ля В'єтнам (TONG CONG ТУ THUOC LA VIETNAM) (відповідач-1).
Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі –ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Позивач є іноземною юридичною особою, що створена та діє відповідно до країни реєстрації - Індонезії, що підтверджується матеріалами справи.
В Україні встановлено національний режим діяльності іноземних юридичних осіб, який відповідно до ст. 29 Закону України від 23.06.2005 р. N 2709- IV "Про міжнародне приватне право", полягає в тому, що підприємницька та інша діяльність іноземних юридичних осіб в Україні регулюється законодавством України щодо юридичних осіб України, якщо інше не встановлено законом. Іноземні підприємства та організації мають право звертатись до судів України згідно із установленою підвідомчістю і підсудністю спорів.
Відповідно до положень ст. 123 ГПК України іноземні суб»єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов»язки, що і суб»єкти господарювання в Україні, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов»язковість якого надана Верховною Радою України.
Відповідно до ст. 124 ГПК України підсудність справ за участю іноземних суб»єктів господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов»язковість якого надана Верховною Радою України.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 77 Закону України від 23.06.2005 р. N 2709- IV "Про міжнародне приватне право" підсудність судам України є виключною, зокрема, у справах з іноземним елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні.
Згідно ст. 15 ГПК України справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що дія в Україні міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «сигарети; тютюн», зареєстрованої на ім’я відповідача-1, є перешкодою для реєстрації на ім’я позивача тотожного позначення.
А тому позивач звернувся до суду про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" щодо товарів 34 класу МКТП, власником якої є Компанія "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В"єтнам" (відповідач-1) та про зобов»язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-2) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України –«Промислова власність»про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" щодо товарів 34 класу МКТП та повідомити про це Всесвітню організацію інтелектуальної власності.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).
Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається в ст. 16 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 17 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва (а відтак, і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Згідно п. 4 ст. 18 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:
обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Оскільки за приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, у разі невикористання такої торговельної марки, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого ч. 4 ст. 18 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.
Отже, з урахуванням положень ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. та ч. 4 ст. 18 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.
Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.
Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.
Станом на дату реєстрації комбінованої торговельної марки "VINATABA" в Міжнародному бюро 01.10.2001 р. використанням знака в Україні (позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб) відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ, визнавалося застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.
На дату подання позовної заяви (16.01.2009 р.), а рівно і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами, внесеними згідно із Законом України від 10.04.2008 р. № 254 –VІ), відповідно до ч. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами від 10.04.2008 р.).
Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання –обов’язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача-1.
Відповідач-1 в судові засідання не з»явився, докази на підтвердження використання комбінованої торговельної марки "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів 34 класу МКТП, яка діє в Україні з 01.10.2001 р., суду не подав та не надіслав.
В той же час, в процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належними у справі доказами позивачем доведено, що комбінована торговельна марка "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів «тютюн; сигарети»(34 клас МКТП).
Так, у якості належного доказу на підтвердження того, що майнові права на комбіновану торговельну марку "VINATABA" не передавались та ліцензії на використання останньої не видавались суд приймає до уваги довідку за № 16-11/6654 від 10.11.2008 р., яка видана Управлінням державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення Державного департаменту інтелектуальної власності. Відповідно до наведеної довідки станом на 10.11.2008 р. до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака не вносились відомості про видачу ліцензій на використання, зокрема, знаку за міжнародною реєстрацією № 767813. Наведеним підтверджується факт невикористанням комбінованої торговельної марки "VINATABA" також іншими особами за умови контролю з боку власника міжнародної реєстрації № 767813.
Також, суд приймає до уваги і лист Державного підприємства «Моніторинг Телебачення України»від 22.07.2008 р., відповідно до якого товари, марковані комбінованою торговельною маркою "VINATABA" на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 14.09.2001 р. по 22.07.2008 р. не рекламувались.
Крім того, лист ДПА України за № 9452/6/32-0415 від 02.10.2008 р. у відповідь на запит позивача щодо використання знаків для товарів і послуг "ВІНАТАБА" або "VINATABA" підтверджує підтверджує, що жодна продукція (тютюн або сигарети) під комбінованою торговельною маркою "VINATABA" не отримувала ліцензій та акцизних марок. Так, п. 15 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями) визначено, що однією із функцій ДПА України є забезпечення виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організація роботи, пов'язаної із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та реалізації, а відповідно до частини третьої ст. 9 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби»від 15.09.95 р. № 329/95-ВР (Закон був чинним на дату подання позовної заяви, втратив чинність з 1 січня 2011 року згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI) контроль за наявністю марок на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та на пачці (упаковці) тютюнових виробів під час їх реалізації здійснюють державні податкові інспекції, контрольно-ревізійна служба та органи внутрішніх справ, а під час ввезення цих товарів на митну територію України - митні органи.
Суд приймає до уваги у якості належного доказу на підтвердження того, що відповідач-1 не використовує в Україні комбіновану торговельну марку "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів 34 класу МКТП також відповіді Асоціації товарної нумерації України "Джі Ес1 Україна" (далі - Асоціації "Джі Ес1 Україна") № 0168/01 від 06.07.2011 р.
Відповідно до пункту 5 Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 255 від 20.08.2002 "Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів" обов'язковому маркуванню штриховими кодами GS1 підлягають алкогольні напої та тютюнові вироби, примірники аудіовізуальних творів та фонограм, лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачено законодавством України.
У вищенаведеній відповіді Асоціації "Джі Ес1 Україна" № 0168/01 від 06.07.2011р. зазначено, що у реєстрі Асоціації "Джі Ес1 Україна" відсутні записи про суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації "Джі Ес1 Україна", у складі найменувань яких є позначення ТОНГ Конг Ті Тхуок Ля В'єтнам (TONG CONG ТУ THUOC LA VIET NAM), В'єтнам Нешнл Тобако Корпорейшн (VIETNAM NATIONAL TOBACCO CORPORATION). Це означає, що Асоціація "Джі Ес1 Україна" не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 будь-яким товарним позиціям за заявками Відповідача-1, в тому числі і товарам 34 класу МКТП під торговельною маркою "VINATABA".
Суд приймає до уваги у якості належного доказу на підтвердження того, що відповідач-1 не використовує в Україні комбіновану торговельну марку "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів 34 класу МКТП також відповідь Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі –Держспоживстандарт України) № 5403-8-11/17 від 07.07.2011 щодо сертифікації товарів під торговельною маркою "VINATABA".
Наказом Держстандарту № 378 від 13.09.1996 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.10.1996 за № 569/1594 (далі - Правила), встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації сигарет, цигарок, сигар, сигарил, а також люлькового, нюхального, смоктального, жувального тютюну та інших виробів з тютюну і його замінників (далі - продукція) в державній системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).
Відповідно до пункту 1.4. Правил об'єктами сертифікації в Системі є продукція, що:
- вироблена в Україні;
- ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;
- ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;
- ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу, але має позитивний висновок Міністерства охорони здоров'я України.
У вищенаведеній відповіді Держспоживстандарту № 5403-8-11/17 від 07.07.2011 зазначено, що згідно з даними Реєстру УкрСЕПРО сертифікати відповідності на тютюн, цигарки та сигарети торговельної марки "VINATABA" виробництва корпорації TONG CONG ТУ THUOC LA VIET NAM (ТОНГ Конг Ті Тхуок Ля В'єтнам) або VIETNAM NATIONAL TOBACCO CORPORATION (В'єтнам Нешнл Тобако Корпорейшн) не зареєстровано.
Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні відповідачем-1 комбінована торговельна марка "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів «тютюн; сигарети»34 класу МКТП не використовується протягом останніх трьох років, а відповідач-1 протягом останніх трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім’я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.
В процесі розгляду спору суд дійшов висновку, що належних доказів на спростування обставин щодо невикористання відповідачем-1 протягом останніх трьох років комбінованої торговельної марка "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів «тютюн; сигарети»34 класу МКТП, повідомлених позивачем, відповідач-1 не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ із змінами від 10.04.2008 р., дія свідоцтва на знак для товарів і послуг (а відтак, і міжнародної реєстрації) може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання, якими, зокрема, є:
- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Відповідно до умов ч. 4 ст. 18 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, використанням знака власником свідоцтва (а відтак, і міжнародної реєстрації) вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Докази на підтвердження поважних причин невикористання комбінованої торговельної марка "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів 34 класу МКТП відповідач-1 суду не подав і не надіслав.
Отже, з матеріалів справи вбачається, в порушення ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, відповідач-1 не подав належних доказів на підтвердження факту використання комбінованої торговельної марка "VINATABA" за міжнародною реєстрацією № 767813 для товарів 34 класу МКТП на території України протягом останніх трьох років, як не надав і відомостей щодо поважних причин її невикористання.
При цьому суд зазначає, що позивачем надано належні докази на підтвердження існування порушення охоронюваного законом інтересу позивача, оскільки дія в Україні міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA", зареєстрованої на ім’я відповідача-1, є перешкодою для реєстрації на ім’я позивача тотожного позначення.
За таких обставин вимоги позивача про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку », власником якої є Компанія "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В"єтнам" (відповідач-1), у зв»язку з тим, що наведена торгівельна марка щодо товарів 34 класу МКТП, а саме: «тютюн; сигарети», не використовується в Україні протягом останніх трьох років, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Позивач також звернуся до суду з позовною вимогою про зобов»язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-2) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України –«Промислова власність»про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" щодо товарів 34 класу МКТП та повідомити про це Всесвітню організацію інтелектуальної власності.
Форма Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок його ведення, порядок видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - свідоцтво) та їх дублікатів, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника свідоцтва, а також форма свідоцтва України на знак для товарів і послуг і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, від 10.01.2002, № 10 "Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" (надалі –Положення).
Відповідно до п. 1.2 наведеного Положення визначено, що Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України.
Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.
Отже, Реєстр, який формує Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, є сукупністю офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг.
Натомість, предметом спору у даній справі, зокрема, є вимога про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" на території України, власником якої є відповідач-1.
Фактично зі змісту приписів Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вбачається, що в процесі ведення цього реєстру до нього вносяться відомості про дострокове припинення дії міжнародних реєстрацій, а тому вимоги позивача в частині зобов»язання відповідача-2 внести відповідні зміни про дострокове припинення міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" щодо товарів 34 класу МКТП до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг задоволенню не підлягають.
Відповідно до ст. 1 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.
За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов»язання відповідача-2 здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України –«Промислова власність»про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку "VINATABA" щодо товарів 34 класу МКТП та повідомити про це Всесвітню організацію інтелектуальної власності є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).
Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.
Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, стороні на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
При цьому, частиною 2 вищенаведеної статті Господарського процесуального кодексу України визначено, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.
Суд враховує, що правова охорона комбінованої торговельної марки »за міжнародною реєстрацією № 767813 була надана на території України у відповідності до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв»язку з недобросовісними діями власника міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку BA»- Компанії "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В"єтнам" (відповідача-1).
За таких обставин, витрати по сплаті державного мита в розмірі 85,00 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн. покладаються на відповідача-1.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 1, 32, 33, 34, 43, 49, 66, 67, 75, 49, 82-85, 116, 123, 124 Господарського процесуального кодексу України, суд
ВИРІШИВ:
1. Позовні вимоги задовольнити частково.
2. Достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку », зареєстровану на ім’я Компанії "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В"єтнам" (TONG CONG ТУ THUOC LA VIETNAM) (25А, Ly Thuong Kiet, Quan Hoan Kiem Ha Noi, Vietnam) щодо товарів 34 класу МКТП.
3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 21716978) здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності - "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку »щодо товарів 34 класу МКТП.
4. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 21716978) повідомити Всесвітню організацію інтелектуальної власності про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 767813 на комбіновану торговельну марку »щодо товарів 34 класу МКТП.
5. Стягнути з Компанії "Тонг Конг Ті Тхуок Ля В"єтнам" (TONG CONG ТУ THUOC LA VIETNAM) (25А, Ly Thuong Kiet, Quan Hoan Kiem Ha Noi, Vietnam), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії "ПТ. Путра Стабат Індустрі" (PT. Putra Stabat Industri) (Jalan Kolonel Sugiono No 12-E, Medan, Sumatera Utara, Indonesia) 85,00 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита та 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
6. В іншій частині позовних вимог відмовити.
7. Видати накази.
Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Суддя Гумега О. В.
Дата підписання повного рішення 14.07.2011 року