КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2011                                                                                           № 39/360

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Шипка  В.В.

суддів:             

при секретарі:            

розглянувши апеляційні скарги Державного підприємства «Державний експертний центр» Міністерства охорони здоров»я України, Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк» та Компанії «Байер Шерінг Фарма» АГ (BAYER SCHERING PHARMA AG)

на                  рішення Господарського суду м. Києва від 11.07.2011р.          

по                  справі № 39/360 (суддя Гумега О.В.)

за позовом   Компанії «Байер Шерінг Фарма» АГ (BAYER SCHERING PHARMA AG)

до                   Міністерства охорони здоров»я України

                     Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів  Державне підприємство «Державний експертний центр» Міністерства

                       охорони здоров»я України

про                  припинення порушення прав власника патенту на винахід

  за участю представників:

від позивача:          ОСОБА_1 – дов. № 39 від 22.01.2010р.     

від відповідача :     1) ОСОБА_2 – дов. № 14.2/12 від 14.06.2011р.

 2) ОСОБА_3 – дов. № 287 від 13.06.2010р.

від третьої особи: ОСОБА_5 – дов. № б/н від 17.01.2011р.

ВСТАНОВИВ:

          Компанія "Байер Шерінг Фарма" АГ  (позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до  Міністерства охорони здоров"я України (відповідач 1);  Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк." (відповідача 2) про зобов’язання  відповідача  2  припинити дії,  спрямовані   на  використання  у   будь-який  спосіб   винаходу, який  належить Компанії "Байер Шерінг Фарма" АГ  і  охороняється   патентом  України № 35554 та  зобов’язання  відповідача  1    відмовити  відповідачу  2    в  реєстрації   лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для  вливання, 4 мг/мл по 100 мл   в  упаковці  in bulk; виробник: “Ахлкон Парентералс Лтд. Індія”).

          Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.07.2011р. у справі № 39/360 позовні вимоги задоволенні повністю.

          Зобов’язано  Компанію “ОллМед Інтернешнл Інк.”(AllMed international Inc.) (PO Box 10356. San Jos 95157. USA)   припинити дії,  спрямовані   на  використання  у   будь-який  спосіб   винаходу, який  належить Компанії "Байер Шерінг Фарма" АГ (Bayer Shering Pharma AG)  (Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany; банківські  реквізити:  Commerzbank AG рахунок № 1000108700600, міжнародний  номер  банківського  рахунку IBAN DE72 1004 0000 0108 7006 00)  і  охороняється   патентом  України № 35554.

Визнано  недійсним  наказ  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  26.11.2009  року № 862 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині  державної  реєстрації лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10279/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк.”(AllMed international Inc.).

Визнано  недійсним наказ  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  15.02.2010  року № 110 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині змін  внесених до реєстраційних матеріалів та  внесених  до Державного  реєстру   лікарських  засобів   України  відносно лікарського  засобу  “МОКСИФ”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10439/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк”. (AllMed international Inc.).

Визнано  недійсним  наказ  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  15.02.2010  року № 110 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині змін,  внесених до реєстраційних матеріалів та  внесених  до Державного  реєстру   лікарських  засобів   України  відносно лікарського  засобу  “МОФЛОКС”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10442/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк.”(AllMed international Inc.).

Стягнуто з Компанії “ОллМед Інтернешнл Інк.”(AllMed international Inc.) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG)  85,00 грн. 00 коп. державного мита, 236,00 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 10134,00  грн. витрат на  проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, відповідач -2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд рішення скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.07.2011р. прийнято апеляційну скаргу Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк» до провадження та призначено розгляд справи № 39/360 на 11.08.2011р.  

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, третя особа звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд рішення скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.07.2011р. прийнято апеляційну скаргу Державного підприємства «Державний експертний центр» міністерства охорони здоров»я України до провадження та призначено розгляд справи № 39/360 на 11.08.2011р.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить змінити рішення господарського суду м. Києва від 11.07.2011р. у справі № 39/360 позовні вимоги задовольнити повністю, судові витрати покласти на компанію ОллМед Інтернешнл Інк (відповідача -2) з урахуванням витрат за проведення судової експертизи.

          Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2011р. прийнято апеляційну скаргу Компанії «Байер Шерінг Фарма» АГ (BAYER SCHERING PHARMA AG) до провадження та призначено розгляд справи № 39/360 на 11.08.2011р.  

          В судовому засіданні 11.08.2011р. представником позивача була подана заява про відмову від апеляційної скарги.

          Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.08.2011р. прийнято відмову позивача від апеляційної скарги.  Апеляційне провадження у справі № 39/360 в частині розгляду апеляційної скарги Компанії «Байер Шерінг Фарма» АГ  припинено.

В судовому засіданні 11.08.2011р. представником позивача був поданий відзив на апеляційні скарги в якому просить суд  рішення залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

В судовому засіданні 11.08.2011р. представником відповідача -2 було подано клопотання в якому просить суд призначити повторну судову експертизу, оскільки експертне дослідження  проведено  судовим  експертом,  який  не  має  спеціальних  знань. Розглянувши вказане клопотання колегія суддів дійшла висновку про його відмову в задоволенні, оскільки воно  не  підтверджується  жодними  доказами.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Представник позивача в судовому засіданні проти апеляційних скарг заперечував та просив відмовити в їх задоволенні.

Представник третьої особи в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача -1, відповідача-2 та третьої особи, дослідивши наявні матеріали справи, колегія апеляційного господарського суду встановила наступне.

Компанія "Байер Шерінг Фарма" АГ  (позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до  Міністерства охорони здоров"я України (відповідач 1);  Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк." (відповідача 2) про зобов’язання  відповідача  2  припинити дії,  спрямовані   на  використання  у   будь-який  спосіб   винаходу, який  належить Компанії "Байер Шерінг Фарма" АГ  і  охороняється   патентом  України № 35554 та  зобов’язання  відповідача  1    відмовити  відповідачу  2    в  реєстрації   лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для  вливання, 4 мг/мл по 100 мл   в  упаковці  in bulk; виробник: “Ахлкон Парентералс Лтд. Індія”).

Позовні  вимоги  позивач  обґрунтовує  тим, що Компанія "Байер Шерінг Фарма" АГ (BAYER SCHERING PHARMA AG) є  правонаступником  Kомпанії (BAYER HEALTHCARE AG)  і  є  власником    патенту  України № 35554   на  активну  речовину. Дата  набрання  чинності  патентом  16.04.2001 року. Термін  дії    патенту   до 16.04.2018  року.

Позивач зазначає,  що 04.03.2009  року   відповідач  2  подав    до  Державного  підприємства “Державний  фармакологічний  центр”Міністерства  охорони  здоров’я України  заявку   на  реєстрацію   лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для  вливання, 4 мг/мл по 100 мл   в  упаковці  in bulk; виробник: “Ахлкон Парентералс Лтд. Індія”). Позивач  вважає,  що в зазначеному  лікарському  засобі   в  якості    активної  діючої  речовини зазначено  речовину,  яка  є  об’єктом  винаходу,  що  належить   позивачу  і  охороняється  патентом  України на  винахід  № 35554.  

Місцевим судом позовні вимоги Компанії "Байер Шерінг Фарма" АГ  до  Міністерства охорони здоров"я України (відповідач 1);  Компанії "ОллМед Інтернешнл Інк." (відповідача 2) про зобов’язання  відповідача  2  припинити дії,  спрямовані   на  використання  у   будь-який  спосіб   винаходу, який  належить Компанії "Байер Шерінг Фарма" АГ  і  охороняється   патентом  України № 35554 та  зобов’язання  відповідача  1    відмовити  відповідачу  2    в  реєстрації   лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для  вливання, 4 мг/мл по 100 мл   в  упаковці  in bulk; виробник: “Ахлкон Парентералс Лтд. Індія”) задоволенні повністю.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку про задоволення позовних вимог, враховуючи наступне.

Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) є  правонаступником   компанії БАЄР ХЕЛСКЕА АГ  (Bayer Healthcare AG), а   тому  є  власником    патенту  України   № 35554  на  активну  речовину. Дата  набрання  чинності    патенту –16.04.2001  року,  заявка  № 93002762  від 16.04.1993  року,  патент  дійсний   до 16.04.2013  р.   Строк  дії  патенту  продовжено до 16.04.2018 р.

Наведене  підтверджується   наявними  в  матеріалах  справи  торговим  реєстром  дільничного  суду Шарлоттенбурга  та   випискою з Державного  реєстру   патентів  України  на   винаходи  від  08.07.2011  року.

Зібрані  у  справі  докази  свідчать,  що позивач є  власником  державних  реєстрації №№ UA/4071/01/01,   UA/4071/02/01  медичного  препарату AVE LOX”, а також власником  патенту  України на  винахід № 35554.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2  ст. 459 ЦК України).

Відповідно до  ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, засвідчується патентом.  Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:  винахідник, автор промислового зразка;  інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (ст. 463 ЦК України).

Стаття 464 ЦК України  встановлює,  що майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: 1) право на використання винаходу; 2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 35  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює способи захисту прав, зокрема,  визначає,  що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. При  цьому  юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Позивач  звернувся  до  суду  з  позовними  вимогами   про зобов’язання компанії “ОллМед Інтернешнл Інк” припинити дії,  спрямовані   на  використання  у   будь-який  спосіб   винаходу, який  належить Компанії "Байер Шерінг Фарма" АГ  і  охороняється   патентом  України № 35554;   визнати  недійсним  наказ  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  26.11.2009  року № 862 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині  державної  реєстрації лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10279/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк. (AllMed international Inc.); визнати  недійсним наказ  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  15.02.2010  року № 110 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині змін  внесених до реєстраційних матеріалів та  внесених  до Державного  реєстру   лікарських  засобів   України  відносно лікарського  засобу  “МОКСИФ”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10439/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк”. (AllMed international Inc.); визнати  недійсним  наказ  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  15.02.2010  року № 110 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині змін,  внесених до реєстраційних матеріалів та  внесених  до Державного  реєстру   лікарських  засобів   України  відносно лікарського  засобу  “МОФЛОКС”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10442/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк. (AllMed international Inc.).

Судом встановлено, що в березні  2009 року компанія “ОллМед Інтернешнл Інк”звернулася  до Державного  фармакологічного  центру   МОЗ України (третя  особа) щодо  реєстрації  препарату   “Моксифлоксацин-Здоров’я” та  в  подальшому  здійснювала  дії,  направлені  на  забезпечення  реєстрації  цього  лікарського  засобу.

26.11.2009  року Міністерство  охорони  здоров’я  України видало  наказ № 862 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали”, яким  зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1),  зокрема,  лікарський  засіб “Моксифлоксацин-здоров’я”,  заявником  якого  зазначено Компанію “ОллМед Інтернешнл Інк”(відповідача 2).

В  преамбулі  цього  наказу вказано що  він  прийнятий відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію, проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ України.

В  січні  2010  року  відповідач 2 подав  заяву  про  реєстрацію  додаткової  упаковки  без  зміни   первинної  упаковки  під  новою  назвою  МОКСИФ (було  “Моксифлоксацин-здоров’я”).

В січні 2010  року  відповідач  2  подав також заяву  про  реєстрацію  додаткової  упаковки  без  зміни   первинної  упаковки  під  новою  назвою  МОФЛОКС (було  “Моксифлоксацин-здоров’я”).

15.02.2010  року Міністерство  охорони  здоров’я  України видало  наказ № 110 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали”, яким  затверджено   зміни  до  реєстраційних  матеріалів  та  внесено до Державного   реєстру   лікарських   засобів України  лікарські засоби згідно з переліком (додаток 3),  зокрема,  лікарський  засіб Моксиф,  заявник Компанія “ОллМед Інтернешнл Інк”та лікарський засіб Мофлокс заявник Компанія “ОллМед Інтернешнл Інк”.

Господарським судом, відповідно до ст. 41 ГПК України, по справі № 39/360 було призначено судову експертизу, оскільки вказані питання,  щодо  порушення  відповідачем 2  прав  позивача  на  винахід, належать до предмету доказування до справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання,проведення  якої доручено судовому  експерту Петренку Сергію  Анатолійовичу.

Згідно  з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових  експертів  з  питань,  пов'язаних  з  охороною  прав  на об'єкти  інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Суд   прийшов  до  висновку, що для проведення  судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю  13.3. “Дослідження, пов'язані з винаходами  і  корисними  моделями”.

Судовий  експерт  Петренко Сергій  Анатолійович  має   вищу  технічну  освіту, спеціальну вищу  освіту  в  сфері інтелектуальної  власності,  науковий  ступінь кандидата  юридичних  наук,  кваліфікацію   судового  експерта з питань   інтелектуальної  власності,  у  тому  числі  за  спеціальністю  13.3 “Дослідження, пов'язані з винаходами  і  корисними  моделями”.

На вирішення експерта поставлено такі питання:

- чи  використовуються  у лікарському засобі  “Моксифлоксацин-Здоров’я” (реєстраційне  посвідчення  № UA/10279/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) всі  ознаки незалежних пунктів  формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554 або  ознаки,  еквівалентні їм?

- чи  використовуються  у лікарському засобі “МОКСИФ” (реєстраційне  посвідчення  № UA/10439/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) всі  ознаки незалежних пунктів  формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554 або  ознаки,  еквівалентні їм?

- чи  використовуються  у лікарському засобі  “МОФЛОКС” (реєстраційне  посвідчення  № UA/10442/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) всі  ознаки незалежних пунктів  формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554 або  ознаки,  еквівалентні їм?

06.06.2011 р. судом одержано висновок № 646 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 р. у  господарській справі  № 39/360. При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов висновку що у  лікарському засобі  “Моксифлоксацин-Здоров’я” (реєстраційне  посвідчення  № UA/10279/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) використані всі  ознаки незалежних пунктів 1, 6  формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554.

У лікарському засобі “МОКСИФ” (реєстраційне  посвідчення  № UA/10439/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) використані всі  ознаки незалежних пунктів 1, 6 формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554.

У лікарському засобі  “МОФЛОКС” (реєстраційне  посвідчення  № UA/10442/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) використані всі  ознаки незалежних пунктів  1, 6 формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554.

З огляду на наведене суд вважає, що висновок № 646 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 р. складений кваліфікованим  судовим експертом, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Судом також враховано,  що при проведенні експертного дослідження експертом визначено (с. 5-6 Висновку), що об’єктами винаходу за патентом України № 35554 є речовини:

-          похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, їх гідрати та солі (охарактеризовано суттєвими ознаками незалежного пункту 1 та залежних пункти 2-4);

-          похідні енантіомерно чистого діазабіціклоалкана (для отримання похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти) (охарактеризовано суттєвими ознаками незалежного пункту 5);

-          фармацевтична композиція з антибактеріальною активністю (активним компонентом композиції є похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти) (охарактеризовано суттєвими ознаками незалежного пункту 6).

Здійснивши аналіз інформації стосовно лікарських засобів “Моксифлоксацин-Здоров’я”(реєстраційне посвідчення №/10279/01/01 видане Міністерством охорони здоров’я України), “МОКСИФ”(реєстраційне посвідчення №/10439/01/01 видане Міністерством охорони здоров’я України), “МОФЛОКС”(реєстраційне посвідчення №/10442/01/01 видане Міністерством охорони здоров’я України) експертом встановлено, що їх активними діючими речовинами є моксифлоксацин у фармацевтично придатній формі –моксифлоксацин гідрохлорид. Зазначена речовини відноситься до групи хінолінів (фторхінолонів) і є однією з похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти (с.7, 13, 16, 11 абз.2 Висновку), а не енантіомерно чистого діазабіціклоалкана, який охарактеризовано суттєвими ознаками 5 незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 35554. Також експертом встановлено, що вказані лікарські засоби є фармацевтичними композиціями (с.11 ост. речення; с.12 абз 4, с. 15 абз 1, 5; с. 18 абз 1, 5 Висновку), до складу  яких  не входять похідні енантіомерно чистого діазабіціклоалкана.

Отже, лише 1 та 6 незалежні пункти формули винаходу стосуються похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, їх гідратів та солей, а також фармацевтичної композиції з антибактеріальною активністю на їх основі.

Встановлення використання суттєвих ознак 5 незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 35554 у лікарських засобах “Моксифлоксацин-Здоров’я”(реєстраційне посвідчення №/10279/01/01 видане Міністерством охорони здоров’я України), “МОКСИФ”(реєстраційне посвідчення №/10439/01/01 видане Міністерством охорони здоров’я України), “МОФЛОКС”(реєстраційне посвідчення №/10442/01/01 видане Міністерством охорони здоров’я України) не повинно  бути  об’єктом  дослідження, оскільки їх активні діючі і допоміжні речовини та речовини, охарактеризовані суттєвими ознаками 5 незалежного пункту відносяться до різних груп хімічних сполук.

Крім того, експертом зазначено (с.5 абз 4 Висновку), що відповідно до технічного результату винаходу за патентом України № 35554 похідні енантіомерно чистого діазабіціклоалкана необхідні для отримання похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти. Тобто, це питання способу отримання похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти, а не їх використання, про що на вирішення експертизи питання не ставилося.

Відповідно  до ст. 28 Закону  України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"  продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Отже, висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 646 обґрунтовано підтвердив  факт порушення   відповідачем  2  прав  позивача  на винахід,  що  охороняється  патентом  України  № 35554, а   саме  використання   відповідачем 2  в лікарських  препаратах “Моксифлоксацин-Здоров’я”, “МОКСИФ” та “МОФЛОКС”  всіх  ознак незалежних пунктів  1 та 6 формули винаходу  за  патентом  України на  винахід № 35554.

Позивач є власником   патенту  України  на винахід  № 35554 “Похідні   хінолон нафтиридонкарбонової  кислоти  у  вигляді  суміші  ізомерів або окремих  ізомерів, фармацевтична  композиція, що  має антибактеріальну  активність  та  проміжні  сполуки”.

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (ст. 28) встановлює,  що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу  визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід  без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Відповідно  до  ст.  30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу  зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. З метою забезпечення здоров'я населення Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу  визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу. При  цьому про надання дозволу на використання винаходу  власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;  власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу.

Судом вірно  встановлено,  що  позивач 2   не  довів   наявність  судового  рішення   або  відповідного  рішення  Кабінету  Міністрів  України,  відповідно  до  яких  відповідач 2  отримав  право  на  використання    винаходу  за  патентом  України  № 35554.

Відповідно  до ч. 2 ст.  31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, зокрема за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Зібрані  у  справі  докази  свідчать,  що  починаючи  з  березня  2009  року  відповідач 2 вчиняв  дії,  направлені  на  реєстрацію  в  Україні  лікарського  засобу "Моксифлоксацин-здоров’я".

За  таких  обставин,  твердження  відповідача  2 про  використання  винаходу позивача за  патентом України №  35554 саме  у  зв’язку  з  розповсюдженням  в  Україні    в жовтні-грудні 2009 року  епідемії грипу pA (H1N1) -2009   (пандемічного  грипу) є  такими,  що  не  відповідають дійсності.

Відповідач  2    не  надав  суду доказів  повідомленням власника патенту (позивача)  про  використання  винаходу  за  патентом України №  35554 та  доказів виплати позивачу відповідної компенсації, а тому у відповідача 2 відсутні правові  підстави використання винаходу  за  патентом України №  35554  в  порядку  встановленому  ст. ст.   30, 31 Закону  України “Про  охорону   прав  на  винаходи  та  корисні  моделі”, рівно  як  і  будь-яких  інших правових  підстав для  такого  використання.

Заперечення  відповідача 2  з  того  приводу, що  ним  не  здійснюється   використання  винаходу  належного  позивачу  в  розумінні  ст. 28 Закону  України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі",  а  тому  відсутнє  порушення  прав  позивача,  судом  відхилено,  з  огляду  на  наступне.

Відповідно  до п. 56 Рекомендацій Вищого господарського суду України  від 10.06.2004, № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Вчинення відповідачем 2  дій  направлених  на  реєстрацію лікарських  засобів, в  яких  використані  всі  ознаки  незалежних   пунктів  1, 6   формули  винаходу   за  патентом   України  на  винахід  № 35554,  що  належить  позивачу,  свідчить саме  про  несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності,  належних    позивачу. За  таких  обставин, у  позивача  наявні  всі  підстави  для  захисту  належних  йому  прав  інтелектуальної  власності.

Позивач належними  засобами  доказування  довів,  що  відповідач  2  здійснював використання  винаходу, що  належить позивачу та  охороняється  патентом України №  35554 без  відповідного  дозволу, способами,  встановленими ст. 28  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов вірного висновку, що позовні вимоги про зобов’язання  Компанії “ОллМед Інтернешнл Інк”(відповідача 2) припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить Баєр Шерінг фарма АГ (Bayer Shering Pharma AG) і охороняється патентом України № 33554 є  обґрунтованими  та  підлягають  задоволенню.

Судом встановлено, що відповідач 1 здійснив  реєстрацію (перереєстрацію) лікарських  засобів  “Моксифлоксацин –здоров’я”, “МОКСИФ”, “МОФЛОКС”(накази Міністерства  охорони  здоров’я  України № 862 від  26.11.2009  року  та № 110 від 15.02.2010  року)  на  ім’я  відповідача 2, що   призводить  до  порушень прав позивача, як власника  патенту України на  винахід №  35554.

Відповідно  до   ст. 9 Закону  України “Про  лікарські  засоби” лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Також,  законом  встановлено,  що в державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі, при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Як  було  встановлено  в  ході  розгляду  справи  по  суті,   відповідачем  2  здійснюється  порушення  прав інтелектуальної  власності позивача як власника  патенту України на  винахід №  35554.

Відповідно  до ст.  34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно  до   ст. 16  ЦК України  одним  із  способів  захисту  прав  є  саме     визнання  незаконними  рішення,  дій чи  бездіяльності  органу  державної  влади.

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Суд  прийшов  до висновку  що  у  спірних  правовідносинах   з  використання   об’єктів  інтелектуальної  власності  відповідач  1  не  здійснював   владних   управлінських   функцій    щодо  позивача,  тому  не  має   ознак   суб’єкта  владних   повноважень,  що  виключає   можливість  розгляду   зазначеного  спору   в  порядку  адміністративного  судочинства.

За  таких  обставин,   позовні  вимоги  про  визнання   недійсним  наказу  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  26.11.2009  року № 862 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині  державної  реєстрації лікарського  засобу “Моксифлоксацин-Здоров’я”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10279/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк. (AllMed international Inc.); визнання  недійсним наказу  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  15.02.2010  року № 110 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині змін  внесених до реєстраційних матеріалів та  внесених  до Державного  реєстру   лікарських  засобів   України  відносно лікарського  засобу  “МОКСИФ”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10439/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк”. (AllMed international Inc.); визнання  недійсним  наказу  Міністерства  охорони   здоров’я  України  від  15.02.2010  року № 110 “Про  державну  реєстрацію (перереєстрацію)  лікарських   засобів   та  внесення  змін   у  реєстраційні  матеріали”  в  частині змін,  внесених до реєстраційних матеріалів та  внесених  до Державного  реєстру   лікарських  засобів   України  відносно лікарського  засобу  “МОФЛОКС”(розчин  для інфузій,  4 мг/мл по 100 мл  у  флаконах  № 1 (пакування з  in bulk фірми “Алкон Парентералс (Індія) Лтд. Індія”); реєстраційне  посвідчення  № UA/10442/01/01, на  ім’я компанії “ОллМед Інтернешнл Інк. (AllMed international Inc.) є  обґрунтованими  та  підлягають  задоволенню.

Слід наголосити, що підставою для  задоволення   позовних  вимог в цій  частині  є  саме  порушення  прав інтелектуальної  власності  позивача, що охороняються  патентом України на  винахід №  35554. Судом  враховано,  що оскільки  відповідно  до  ч. 3  ст. 418  ЦК  України  право  інтелектуальної власності  є  непорушним, ніхто   не  може   бути  позбавлений   права  інтелектуальної  власності   чи  обмежений  у  його  здійсненні,  крім  випадків,  передбачених  законом.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення Господарського суду м. Києва від 11.07.2011р. у справі № 39/360.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, –

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк» та Державного підприємства «Державний експертний центр» Міністерства охорони здоров»я України залишити без задоволення, а рішення Господарського суду м. Києва від 11.07.2011р. у справі № 39/360 – без змін.

2. Матеріали справи № 39/360 повернути до Господарського суду м. Києва.

3. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя                                                                      Шипко  В.В.

Судді