КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2011                                                                                           № 54/7

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Зубець Л.П.

суддів:             

при секретарі:            

за участю представників:

від позивача -              не з’явився

від відповідача-1 -      ОСОБА_1. (дов. №02-03/10 від 03.04.2011 р.)

від відповідача-2 -      ОСОБА_2. (дов. №16-08/4175 від 21.06.2011 р.)

розглянувши у відкритому

судовому засіданні

апеляційну скаргу   Товариства з обмеженою відповідальністю  „Агро-Дельта Груп”

на рішення                 Господарського суду міста Києва  

від                                25.02.2011 р.

у справі                       №54/7 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом                  Товариства з обмеженою відповідальністю „Нертус”

до                                 1) Товариства  з обмеженою відповідальністю „Агро-Дельта Груп”

                                    2) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

про                                  визнання недійсним Свідоцтва України №97329 на знак для товарів і

                                    послуг „ЕФІРАН”

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Нертус” (далі за текстом – позивач, ТОВ „Нертус”) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Агро-Дельта Груп” (далі за текстом – ТОВ „Агро-Дельта Груп”, відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України (далі за текстом – відповідач-2) про визнання недійсним Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг „ЕФІРАН” та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність”.

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на невідповідність позначення „ЕФІРАН” за Свідоцтвом України № 97329 умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону, оскільки воно є схожим до ступеня змішування з раніше зареєстрованим товарним знаком позивача „ЕФІРОН” за Свідоцтвом України № 76838 та, крім цього, може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє відповідний товар.

.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2010 р. призначено у справі №54/7 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі № 54/7 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

06.12.2010 р. через відділ документального забезпечення місцевого господарського суду надійшов Висновок №4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 24.11.2010 р. у господарській справі №54/7.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 позовні вимоги задоволено; визнано недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг „ЕФІРАН” №97329, видане на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю „Агро-Дельта Груп”, повністю; зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" № 97329; зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45) опублікувати відомості про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" № 97329 в офіційному бюлетені “Промислова власність”; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю „Агро-Дельта Груп” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Нертус” 85,00 грн. державного мита, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8062,08 грн. витрат за проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, Товариство з обмеженою відповідальністю „Агро-Дельта Груп” звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 року у справі №54/7, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Підставою для скасування рішення суду апелянт зазначив неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд визнав встановленими, а також порушення судом норм процесуального та матеріального права. При цьому, апеляційна скарга мотивована тим, що на думку відповідача-1, позивачем не надано жодного доказу факту порушення його прав на знак для товарів і послуг "ЕФІРОН", що охороняється свідоцтвом України №76838 та належить на праві власності позивачу, а тому позивач позбавлений права вимагати визнання недійсним свідоцтва України №973298 посилаючись на невідповідність знака умовам надання правової охорони, а саме: введення в оману споживача відносно особи виробника; позивачем не надано доказів введення в оману на ринку товарів, оскільки в нього з відповідачем-1 різне сільськогосподарське застосування товарів та різні споживачі і оцінити належним чином оманливість споживачів можливо лише дослідивши інформацію фактичного використання знаків позивача та відповідача-1, що відсутнє в матеріалах справи.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 08.06.2011 р. представник позивача надав відзив на апеляційну скаргу, в якому заперечував проти апеляційної скарги, просив залишити її без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 залишити без змін.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 08.06.2011 р. представник відповідача-1 заявив клопотання, в якому останній просить призначити у справі №54/7 повторну судову експертизу, доручити її проведення Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, витрати по її проведенню покласти на відповідача.

07.07.2011 р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшло заперечення на клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі №54/7, в якому останній просив суд відмовити в його задоволенні.

В судове засідання апеляційної інстанції 11.07.2011 р. представник позивача не з’явився.

11.07.2011 р. через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду надійшло клопотання позивача, відповідно до якого останній просить оголосити перерву та розглянути справу 11.07.2011 р. після 14 год. 00 хв., у зв’язку із зайнятістю повноважного представника в іншому судовому засіданні.

Колегія суддів не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки явка представників сторін не була визнана судом обов’язковою та зважаючи на наявні в матеріалах справи докази належного повідомлення сторін про місце, дату та час судового засідання. Крім того, колегія суддів зазначає про те, що відповідачем у справі являється підприємство (Товариство з обмеженою відповідальністю „Нертус”), а не конкретний представник, нормами Господарського процесуального кодексу України передбачено ведення справи юридичних осіб в господарському суді через свого представника, що дозволяє направити в судове засідання іншу уповноважену особу, а відтак суд визнав за можливе розглядати справу у відсутності представника позивача.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.07.2011 р. відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю  „Агро-Дельта Груп” у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі №54/7.

В судовому засіданні  апеляційної інстанції 11.07.2011 р. представник відповідача-1 підтримав апеляційну скаргу, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

В письмових поясненнях на апеляційну скаргу та в судовому засіданні апеляційної інстанції 11.07.2011 р. представник відповідача-2 підтримав апеляційну скаргу, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників відповідача-1, відповідача-2, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нертус" є власником Свідоцтва України №76838 на знак для товарів та послуг "ЕФІРОН", відомості про реєстрацію якого були опубліковані 25.05.2007 р. в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 7.

25.09.2008 р. на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Дельта Груп” Державним департаментом інтелектуальної власності було видано свідоцтво №97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", відомості про реєстрацію якого були опубліковані 25.09.2008 р. в офіційному бюлетені “Промислова власність” №18.

Позивач вважає, що Свідоцтво України №97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність зареєстрованого знака для товарів та послуг "ЕФІРАН" умовам надання правової охорони, що підтверджується наступним.

Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”:

-          правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (ч. 1 ст. 5).

-          згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (п. 4 ч. 2 ст. 6).

-          не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1 ч. 3 ст. 6).

Позивач вважає, що позначення "ЕФІРАН" є настільки схожим з позначенням "ЕФІРОН", що їх можна сплутати між собою. Крім того, така схожість знаків може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє відповідний товар.

У своїй позовній заяві позивач наводить схожість позначень "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" як словесних позначень, проводить аналіз фонетичної схожості, аналіз графічної схожості та аналіз семантичної схожості. Також, позивач посилається на те, що знаки "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" зареєстровані для товарів одного роду (гербіциди), ці товари мають однакове призначення (боротьба з однорічними та багаторічними бур'янами), однакову сферу застосування (сільське господарство), однакові умови та канали збуту, а також однакове коло споживачів (працівники сільськогосподарських підприємств, фермери, селяни та городники-любителі).

Отже, приймаючи до уваги вищевикладене, позивач вважає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнано недійсним у судовому порядку з огляду на його невідповідність умовам надання правової охорони та просив суд визнати недійсним Свідоцтво України №97329 на знак для товарів та послуг "ЕФІРАН", щодо товарів 5 класу МКТП гербіциди; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

В обґрунтування заперечень на позовну заяву представник відповідача-1 зазначає, що позивачем не враховано того, що свідоцтва на позначення "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" зареєстровані у 5 класі, що є специфічним класом. У ньому реєструються назви препаратів, пов’язаних з діючими хімічними речовинами, тому в назві препаратів використовуються символи, позначення, суфікси, префікси, закінчення, які відповідають прийнятим стандартам в хімії для назви, та класифікації сполук певної будови; в даному випадку закінчення “он” вказує на наявність спиртової (гідроксі-) групи в сполуці, а закінчення “АН”, вказує на наявність спряжених зв'язків, що відповідає дійсності. Практика реєстрації таких назв в цьому класі допускає реєстрацію таких позначень, якщо при цьому змінюється семантика позначення. В цьому випадку вона змінюється. Тому експерт, проаналізувавши семантику, написання та звучання зробив висновок в бік реєстрації без жодного запитання або заперечення до заявника.

У відзиві на апеляційну скаргу (письмових поясненнях) відповідач-2 зазначає, що за результатами експертизи заявки № m 2007 10656 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими законом, і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони встановлені в законі. На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Держдепартаментом закладом експертизи - Державним підприємством “Український інститут промислової власності” про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно всього заявленого переліку товарів і послуг, було прийнято рішення про реєстрацію знака "ЕФІРАН" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг і видано Свідоцтво України № 97329. На думку відповідач-2, позивачем не надано доказів щодо порушення його охоронюваного законом інтересу. При цьому зазначає, що підтвердженням наявності порушених прав та охоронюваних інтересів позивача могли б бути надані докази змішування споживачами товарів позивача та відповідача-1, маркованих спірним та протиставленим знакам.

Також у своєму відзиві відповідач 2 звертає увагу суду, що позивач у позовній заяві стверджує, що знак "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України №76838 використовується для

маркування “селективного високоефективного післясходового гербіциду для боротьби з однорічними двосім'ядольними та деякими багаторічними бур'янами в посівах зернових колоскових та кукурудзи”. В свою чергу знак "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 використовується для маркування “селективного гербіциду широкого спектра дії проти однорічних та дворічних дводольних бур'янів”.

Відповідач 2 вважає, що питання відносно того, чи вводить спірний знак "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 в оману споживачів щодо товару або особи, яка виробляє товари, при використанні вищезазначених гербіцидів позивачем та відповідачем 1, можливе тільки шляхом дослідження їх фактичного використання позивачем та відповідачем 1.

У поясненнях на відзив відповідача-1 та відповідача-2 позивач зазначає, що посилання відповідачів на реєстрацію знака для товарів і послуг "ЕФІРАН" з огляду на склад гербіцидного препарату, для якого дане позначення використовується та на специфіку його діючої речовини є безпідставними та необґрунтованими. Знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом № 76838 для таких самих товарів, а саме: 5 класу МКТП - гербіциди.

Також у цих же поясненнях позивач вказує, що доведення факту змішування товарів в даному випадку не є обов'язком позивача, оскільки доведенню підлягає потенційна ймовірність сплутування споживачами позначень, що відповідає положенням Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2010 р. призначено у справі №54/7 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експертів поставлено наступні питання: Чи є товари і послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, такими самими або спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 ? Чи є знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 і знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 схожими настільки, що їх можна сплутати ? Чи є позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 таким, що може ввести в оману стосовно товару чи особи, яка виробляє товар ?

За результатами проведення судової експертизи, молодшим науковим співробітником лабораторії судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юдіною Г.О. складено Висновок №4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 24.11.2010 р. у господарській справі №54/7, в якому встановлено наступне:

“1.Товари 5 класу МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг) - “гербіциди”, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є спорідненими з товаром класу 1 МКТП - “мідний купорос”, що відноситься до хімічних продуктів, призначених для використовування в сільському господарстві, садівництві та лісівництві та товарами 5 класу МКТП, а саме: “пестициди”; “фунгіциди”; “протрави для насіння та зерна”, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838. Товари 5 класу МКТП - “гербіциди”, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є тими самими що і товари 5 класу МКТП - “гербіциди”, щодо яких, зокрема, зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

2. Знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 та знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за свідоцтвом України № 76838 є схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні стосовно товарів 5 класу МКТП - “гербіциди”.

3. Позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП - “гербіциди”.

Позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, не є таким, що може ввести в оману щодо товару”.

Із вищенаведеного Висновку № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності випливає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони.

Суд апеляційної інстанції приймає висновок судової експертизи в якості належного доказу у справі в порядку ст. ст. 42, 43 ГПК України.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Наявність у позивача виключних прав власника Свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 76838 "ЕФІРОН", надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, в тому числі шляхом визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг інших осіб, що, на думку позивача, порушують його виключне право.

Питання про те, чи порушує наявність у інших осіб свідоцтв на знаки для товарів і послуг, виключне право позивача на використання його позначення, є предметом розгляду справи по суті і не може бути з'ясовано судом до вивчення всіх обставин справи.

Право на звернення власника знаку для товарів і послуг до суду можливо реалізувати не лише після встановлення факту порушення права, а й з метою запобігання такому порушенню, що прямо передбачене ст. 1 ГПК України.

Той факт, чи використовує інша особа (в даному випадку - Товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Дельта Груп”) своє позначення станом на день розгляду справи, не впливає на вирішення спору по суті, оскільки за наявності права на використання позначення, наданого чинним свідоцтвом, відповідач має право в будь-який момент розпочати або поновити використання позначення в будь-якій формі або передати майнові права на його використання третім особам. За таких обставин, предметом розгляду справи є відповідність оскаржуваного позначення за Свідоцтвом № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" законодавству незалежно від конкретного факту його використання.

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно із п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Виходячи зі змісту п. 3 Рекомендацій Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 29.03.2005 р. № 04-5/76, з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка: є оманливою або такою, що може ввести в

оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

В даному випадку у суду є всі підстави вважати, що позначення, зареєстроване на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Дельта Груп” згідно Свідоцтва № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" є схожим до ступеня змішування з позначенням, зареєстрованим на ім'я позивача згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №76838 "ЕФІРОН".

Колегія суддів вважає, що Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4492/10-12 від 24.11.2010 року є обґрунтованим, вірним по суті та таким, що відповідає матеріалам справи.

Щодо спорідненості товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ЕФІРАН за Свідоцтвом України №97329 та зареєстровано знак для товарів і послуг “ЕФІРОН” за Свідоцтвом України №76838, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держдепартаменту України від 28.07.1995 р. №116 (далі за текстом – Правил), при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Разом з тим у висновку зазначається, що в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відсутнє поняття однорідних товарів, натомість до уваги приймається спорідненість товарів, як перешкода для реєстрації тотожних або схожих позначень. Відповідно, при проведенні експертного дослідження визначалась спорідненість товарів.

Експертом при проведенні дослідження з'ясовано, що пестициди - це хімічні речовини, які вживаються для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. В свою чергу пестициди поділяються, зокрема, на такі основні класи: гербіциди, фунгіциди та протрави для насіння. Тобто, пестициди є поняттям більш широким по відношенню до поняття гербіциди та включає в себе останнє. Крім того, з огляду на те, що знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" призначений для маркування товарів ще й 1 класу МКТП, крім 5, зокрема, для хімічних продуктів, призначених для використовування в сільському господарстві, садівництві та лісівництві, експертом також зазначено, що до таких продуктів відноситься, зокрема, мідний купорос. Таким чином, пестициди; фунгіциди; протрави для насіння та зерна, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" є спорідненими з товарами 5 класу МКТП - гербіциди, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", оскільки належать до однієї групи хімічних речовин - пестицидів, товар 1 класу МКТП - мідний купорос, є спорідненим з товарами 5 класу МКТП - гербіциди, оскільки може використовуватись як пестицид, а з цього випливає, що сфера застосування, мета призначення, коло споживачів та канали збуту у вищезазначених товарів однакові. Товари 5 класу МКТП - гербіциди, щодо яких зареєстровано обидва позначення є тими самими.

На підставі вищенаведеного експерт дійшов обґрунтованого висновку про те, що товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, є спорідненими з товаром 1 класу МКТП - "мідний купорос", що відноситься до хімічних продуктів, призначених для використання в сільському господарстві, садівництві та лісівництві та товарами 5 класу МКТП, а саме: "пестициди"; "фунгіциди"; "протрави для насіння та зерна", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

Товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є тими самими, що і товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких, зокрема, зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

Щодо схожості до ступеню змішування знаків для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 та "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838, колегія суддів зазначає наступне.

При вирішенні питання щодо схожості словесних позначень враховуються звукові (фонетичні), графічні (візуальні) та смислові (семантичні) ознаки.

За результатом порівняння графічних ознак позначень "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН", зокрема за такими критеріями, як то: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв, розташування букв по відношенню одна до одної, алфавіт, буквами якого написано слово та колір (поєднання кольорів), було встановлено, що позначення є суттєво схожими.

При дослідження звукової схожості вищезгаданих позначень було встановлено, що позначення збігаються за більшістю фонетичних ознак, а саме: мають однакову кількість букв, звуків, складів, в обох позначеннях наголос припадає на третій закритий наголошений склад, у обох позначеннях наявна збіжна частина "ефір". Різниця полягає лише у наявності однієї розбіжної частини та розбіжного складу, тому експерт дійшов висновку про суттєву схожість порівнюваних позначень за фонетичними ознаками.

Щодо смислової схожості позначень, то вона визначається, зокрема, на підставі подібності закладених в позначеннях понять, ідей, збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, протилежності закладених в позначеннях понять, ідей. Враховуючи вищенаведене, а також враховуючи наявність спільної частини "ефір", що має однакове значення та присутня у складі обох позначень, експертом було встановлено, що порівнювані позначення є семантично схожими.

Таким чином, за результатом дослідження графічних, фонетичних та семантичних ознак порівнюваних позначень, експерт дійшов загального висновку про те, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 та знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 є схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні стосовно товарів 5 класу МКТП - "гербіциди".

Щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП - "гербіциди" при використанні позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, колегія суддів зазначає наступне.

При дослідженні даного питання експертом було зазначено, з посиланням на Посібник Лєвічевої О.Д. "Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару": "можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо)".

Як уже зазначалось вище, досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні щодо товарів 5 класу МКТП - "гербіциди", що дає підстави для висновку про те, що позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП - "гербіциди".

При цьому, експертом зазначено, що позначення "ЕФІРАН" з урахуванням товарів, для яких воно використовується, не можна розглядати як таке, що може породити у споживачів асоціації щодо якості товару, які не відповідають дійсності, не вказує безпосередньо на вид товару, та не є таким, що вводить в оману стосовно географічного місця виробництва товарів, а отже, позначення "ЕФІРАН" не є таким, що може ввести в оману щодо товару.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія суддів вважає, що для визначення оманливості позначення відносно товару чи послуги необхідно встановити: чи не містить позначення описові елементи щодо властивостей, якісних характеристик товару або характеру послуги; очевидну неправильність такого опису властивостей товару або характеру послуги; однозначну неправильність сприйняття споживачем позначення або його елементів; ступінь впливу такого опису на прийняття рішення про купівлю товару чи користування послугою.

Таким чином, дана частина експертного дослідження стосується оманливості позначення в контексті положень абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу. Тобто, в даному разі, йдеться про абсолютні підстави для відмови в наданні позначенню правової охорони.

Водночас підставою позову в справі є невідповідність позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 умовам надання правової охорони з огляду на його схожість з раніше зареєстрованим на ім'я Позивача позначенням "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 для таких самих і споріднених товарів, тобто, відносній підставі надання правової охорони (абз. 1 п. З ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Та обставина, що позначення ЕФІРАН не є таким, що може ввести в оману щодо товару жодним чином не змінює невідповідності даного позначення умовам надання правової охорони згідно абз. 1 п. 3 ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Отже, Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №4492/10-12 від 24.11.2010 року містить докладний опис проведених досліджень, повні відповіді на поставлені судом питання, є обґрунтованим та переконливим, оскільки експерт не лише зробив висновки, але й підтвердив їх аналізом тих фактів, що були встановлені в ході дослідження без порушень правил логічного мислення, форма суджень експерта не викликає будь-яких сумнівів чи зауважень, а висновки є узгодженими з іншими матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Отже, приймаючи до уваги вищенаведене, суд вважає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони, що також підтверджується Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4492/10-12 від 24.11.2010 року, а тому позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України сплачені позивачем судові витрати, а саме: державне мито, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сплата витрат на проведення судової експертизи, витрати по сплаті державного мита за подання і розгляд апеляційної скарги покладаються на відповідача-1.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують.

Враховуючи викладені обставини справи в їх сукупності, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у

справі №54/7 прийнято у відповідності до норм чинного законодавства, з повним, всебічним та об’єктивним з’ясуванням обставин, які мають значення для справи, у зв’язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає, а рішення необхідно залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101-103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, –

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю  „Агро-Дельта Груп” залишити без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2011 року у справі №54/7 залишити без змін.

Матеріали справи №54/7 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття  та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у встановлені законом порядку та строки.

Головуючий суддя                                                                      

Судді                                                                                          

19.07.11 (відправлено)