ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" червня 2011 р. Справа № 16/200-09
Колегія суддів у складі: головуючий суддя Погребняк В.Я. , суддя Афанасьєв В.В. , суддя Шевель О. В.
при секретарі Зозулі О.М.
за участю представників сторін:
позивача - ОСОБА_1 - директор; ОСОБА_2 (довіреність б/н від 25.01.10),
відповідача - ФОП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду розглянувши апеляційну скаргу відповідача ( вх. №4438 Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 18.11.10 у справі № 16/200-09
за позовом Підприємства "БІОН" ЛТД в формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Харків
до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, м. Харків
про порушення прав та стягнення збитків у розмірі 325248,00 грн.
ВСТАНОВИЛА:
Рішенням господарського суду Харківської області від 18.11.10 (суддя Погорелова О.В.) відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про призначення по справі судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності. Клопотання позивача про виключення з переліку питань 5 та 6 питання до експертів та продовження розгляду справи по суті - задоволено. Позов задоволено повністю. Заборонено відповідачу виробництво товарів, які виготовлені з використанням патенту України № НОМЕР_2 від 25.07.2007 року. Стягнуто з відповідача на користь позивача 325248,00 грн. збитків, 2685,00 грн. за проведення судової експертизи. Також стягнуто з відповідача на користь Державного бюджету України 3252,48 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Відповідач із рішенням не погодився, подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення місцевим господарським судом норм матеріального і процесуального права, просить оскаржуване рішення скасувати та відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
Позивачем надано відзив на апеляційну скаргу (із подальшими доповненнями від 18.01.11 та від 31.01.11), в якому Підприємство "БІОН" ЛТД ТОВ, посилаючись на безпідставність тверджень апелянта та на обґрунтованість оскаржуваного рішення, просить залишити дане рішення без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
У судовому засіданні 19.01.11 було оголошено перерву до 02.02.11.
Після перерви представниками позивача надано суду додаткові пояснення, в яких Підприємство "БІОН" ЛТД ТОВ зазначає, що немає необхідності у використанні спеціальних знань при розгляді даного спору та у призначенні експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Також позивач звернувся до суду із клопотаннями, в яких просить надати належну оцінку діям відповідача (зокрема - щодо відсутності у нього ліцензії на виробництво вибухових речовин) та застосувати приписи статті 90 Господарського процесуального кодексу України. Підприємство "БІОН" ЛТД ТОВ також надало суду уточнений розрахунок збитків, що, на його думку, завдані позивачу внаслідок порушення відповідачем його права інтелектуальної власності. Відповідно до вказаного розрахунку збитки за період 2009 –2010 рік становлять 618542,00 грн.
Відповідачем надано апеляційному господарському суду пояснення щодо обсягів виробництва і реалізації продукції "сухе пальне" у 2009 та 2010 році та заперечення щодо нарахування суми збитків.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 02.02.11 клопотання представників сторін про продовження розгляду апеляційної скарги за межами двохмісячного строку задоволено, продовжено строк розгляду справи в порядку ст. 69 Господарського процесуального кодексу України. Клопотання відповідача про призначення судової експертизи задоволено. Призначено у справі №16/200-09 судову експертизу, на вирішення якої поставлено наступне питання:
- Чи виготовлено продукт ФОП ОСОБА_3 “Горючее сухое” (ТУ У 24.1-3108819536-01:2008) з використанням кожної ознаки, яка включена до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаки, еквівалентної їй, що охоплюється патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 “СУХЕ ПАЛЬНЕ” (дата подання заявки 11.04.07, номер заявки u200704015, винахідник - ОСОБА_1, власник - ОСОБА_1)?
Проведення експертизи доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України. Провадження у справі зупинено до закінчення проведення призначеної судової експертизи. 08.02.11 матеріали справи було надіслано до вищевказаного науково-дослідного інституту.
14.02.11 судом отримано заяву позивача від 12.02.11 про винесення додаткової ухвали із включенням у неї запитання до судової експертизи (в редакції позивача) та призначенням іншої організації-виконавця судової експертизи - Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Також позивачем надано заяву про відвід організації - виконавця судової експертизи.
23.05.11 до Харківського апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №16/200-09 разом із висновком №710 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 15.04.11 по господарській справі №16/200-09, в якому надано відповідь на поставлене судом питання, а саме - продукт ФОП ОСОБА_3 “Горючее сухое” (ТУ У 24.1-3108819536-01:2008) виготовлено з використанням кожної ознаки, яка включена до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаки, еквівалентної їй, що охоплюється патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 “СУХЕ ПАЛЬНЕ” (дата подання заявки 11.04.07, номер заявки u200704015, винахідник - ОСОБА_1, власник - ОСОБА_1).
Ухвалою від 26.05.11 Харківського апеляційного господарського суду провадження у справі поновлено та призначено її розгляд на 08.06.11.
06.06.11 позивачем надано до суду заяву (вх.№5752) про залишення без розгляду попередніх заяв від 12.02.11 про винесення додаткової ухвали та про відвід організації-виконавця судової експертизи.
Крім того, позивачем 06.06.11 надано уточнений розрахунок збитків, понесених підприємством «БІОН»ЛТД ТОВ внаслідок порушення права інтелектуальної власності, вчиненого ФОП ОСОБА_3 з урахуванням даних про кількість виробленої ним продукції, що представлені в судовому засіданні 02.02.11. Відповідно до вказаного розрахунку, загальна сума збитків за періоди: 2009 –2010 рік та за 5 місяців 2011 року складає 114577,20 грн.
14.06.11 позивачем надано доповнення до уточненого розрахунку збитків, відповідно до якого суму збитків визначено в розмірі 94824,00 грн. (за період: 2009 –2010 рік).
Відповідачем 14.06.11 надано письмові пояснення із відповідними розрахунками, в яких визначено недоотриманий прибуток (збитки) позивача в розмірі 3275,00 грн.
Позивачем 15.06.11 подано до суду заяву, в якій зазначено, що розмір збитків (за період з 2009 року по 18.11.10, тобто по дату прийняття рішення судом першої інстанції в даній справі) становить 91908,00 грн.
У судовому засіданні представниками позивача усно уточнено розмір збитків та зазначено, що стягненню з відповідача підлягає сума 95796,00 грн.
Заслухавши в судовому засіданні представників сторін, перевіривши матеріали справи на предмет правильності їх юридичної оцінки місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення, колегія суддів встановила наступне.
11.04.07 ОСОБА_1 подав до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку № u200704015 на одержання патенту України на корисну модель "Сухе пальне". Проведеною експертизою заявки, закладом експертизи було зроблено висновок про відповідність заявки умовам надання правової охорони (вих. номер 16042/3 від 24.04.07), який набув статус Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.
25.07.07 Державним Департаментом інтелектуальної власності було здійснено публікацію про видачу патенту України на корисну модель № НОМЕР_2 "Сухе пальне" по заявці № u200704015.
Відповідно до патенту, формула корисної моделі: 1). Сухе пальне, що виконане у формі спресованої таблетки і складається з уротропіну або з уротропіну з добавками, яке відрізняється тим, що густина р спресованої таблетки сухого пального з уротропіну або з уротропіну з добавками визначається формулою : р=(0,90 -:- 1,40)-0,002/а, де - а є відношення висоти таблетки Н до її діаметра d, a = H/d. 2). Сухе пальне за п. 1, яке відрізняється тим, що як добавку містить парафін в кількості 0,3-2,9% вагових. 3). Сухе пальне за п. 1, яке відрізняється тим, що як добавку містить крейду в кількості 0,3-15% вагових. 4). Сухе пальне за п. 1, яке відрізняється тим, що як добавку містить гіпс в кількості 0,3-15% вагових. 5). Сухе пальне за п. п. 1, 2, 3, 4 яке відрізняється тим, що як добавки містить поєднання перерахованих в п.п. 2-4 речовин в кількості 0,3-15% вагових. 6). Сухе пальне за п. 1, яке відрізняється тим, що спресована таблетка має форму паралелепіпеда.
На підставі ліцензійного договору від 26.07.07 позивачем був отриманий дозвіл на використання патенту України на корисну модель, а саме: виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; виключне право на виготовлення продукції із застосуванням запатентованої корисної моделі; виключне право на пропонування продукції для продажу, в тому числі через мережу Інтернет; виключне право на продаж продукції по ліцензії та інше введення його в цивільний оборот.
Вказані обставини підтверджуються матеріалами справи та не заперечуються сторонами.
Відповідач в ході апеляційного провадження посилався на те, що вищевказаний патент (з урахуванням змін до формули корисної моделі, відповідно до яких було виключено корисний пункт №6) не відповідає вимогам єдності, а також порушує публічний порядок, що виключає можливість надання йому правової охорони.
З приводу даних заперечень колегія суддів зазначає наступне.
Як вбачається з наданої позивачем копії ухвали апеляційного суду Харківської області від 12.01.11 у справі №22-ц-103/2011 (т.3, а.с.95), рішенням Ленінського районного суду м.Харкова від 17.09.10 в задоволенні позовних вимог ФОП ОСОБА_3 до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним патенту на корисну модель за патентом України відмовлено, і вищевказаною постановою апеляційного суду (що набрала законної сили) апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_3 відхилено, а оскаржуване рішення залишено без змін.
При цьому судами першої та апеляційної інстанцій в ході розгляду вищевказаної цивільної справи надано відповідну оцінку висновку від 11.12.09, виконаного ТОВ патентно-правова фірма «Інвента»щодо відповідності корисної моделі «Сухе пальне»за патентом № НОМЕР_2 умовам надання правової охорони, та зазначено, що згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»експертизу об’єктів інтелектуальної власності проводить Державний Департамент Інтелектуальної власності України.
Тому, з огляду на приписи частини 2 статті 35 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи, що факт дійсності патенту встановлено відповідними судовими рішеннями, твердження апелянта щодо необхідності дослідження можливості надання патенту № НОМЕР_2 правової охорони (із посиланням на вищезгаданий висновок ТОВ патентно-правова фірма «Інвента», а також на виключення залежного пункту формули № 6 з формули патенту) –колегія суддів вважає необґрунтованими.
Натомість, колегія суддів зазначає, що для вирішення спору в даній справі має бути з’ясовано факт –чи дійсно відповідачем було порушено право позивача, що охороняється вищевказаним патентом № НОМЕР_2.
Суд першої інстанції, задовольняючи позов, посилався, зокрема, на висновок судової експертизи по дослідженню речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин № 6595 від 31.08.10, проведеної Харківським науково - дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Зокрема, в оскаржуваному рішенні зазначено, що з відповідей судової експертизи на запитання № 1 –4, очевидно для суду випливає наявність у продукції відповідача “Горючее сухое” (ТУ У 24.1-3108819536-01:2008) усіх ознак, які включено до незалежного пункту формули патенту України на корисну модель № НОМЕР_2 “СУХЕ ПАЛЬНЕ”. В апеляційній скарзі відповідач не спростовує даного висновку, а лише вказує на те, що ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.
Разом з тим, колегія суддів зазначає, що вищевказаний висновок суду першої інстанції знайшов підтвердження в ході апеляційного провадження, оскільки у висновку №710 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 15.04.11 у даній справі зазначено, що продукт ФОП ОСОБА_3 “Горючее сухое” (ТУ У 24.1-3108819536-01:2008) виготовлено з використанням кожної ознаки, яка включена до незалежного пункту формули корисної моделі, або ознаки, еквівалентної їй, що охоплюється патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 “СУХЕ ПАЛЬНЕ” (дата подання заявки 11.04.07, номер заявки u200704015, винахідник - ОСОБА_1, власник - ОСОБА_1).
Факт виготовлення та реалізації ФОП ОСОБА_3 продукту “Горючее сухое” підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем в ході апеляційного провадження.
Посилання заявника апеляційної скарги на те, що місцевим господарським судом не застосовано положення статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (щодо права попереднього користування) колегія суддів не вважає належними аргументами, оскільки відповідачем в суді першої та апеляційної інстанції не доведено той факт, що до 11.04.07 (дати, коли ОСОБА_1 подав до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку № u200704015 на одержання патенту України на корисну модель "Сухе пальне") ФОП ОСОБА_3 в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використав в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, чи здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання (як це передбачено частиною першою статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на яку посилається відповідач).
Натомість, як вбачається з матеріалів справи, зокрема, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (т.3, а.с.137), датою державної реєстрації відповідача є 15.09.08, тоді як ОСОБА_1 подав відповідну заявку ще у 2007 році. Крім того, як вбачається з пояснень самого відповідача (т.3, а.с.134), виробництво сухого пального ним розпочато у 2009 році –при цьому, як уже зазначалося, ФОП ОСОБА_3 не надав доказів здійснення значної та серйозної підготовки до використання технологічного (технічного) вирішення, тотожного заявленому винаходу, в період до дати подання позивачем заявки (11.04.07). Таким чином, колегія суддів зазначає, що право попереднього користування у відповідача відсутнє.
За таких обставин, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що місцевим господарським судом обґрунтовано (із посиланням на ст.ст. 418, 420, 421, ч.1 ст. 424 Цивільного кодексу України, а також на ч.2 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі") визнано відповідача таким, що порушив виключні майнові права позивача інтелектуальної власності на патент України № НОМЕР_2 від 25.07.07.
Тому, на думку колегії суддів, місцевим господарським судом правомірно задоволено позовні вимоги в частині заборони відповідачеві виробництва товарів, які виготовлені з використанням патенту України № НОМЕР_2 від 25.07.07 і зазначені висновки не спростовані доводами апеляційної скарги.
Отже, здійснивши апеляційний перегляд оскаржуваного рішення у вищевказаній частині, колегія суддів вважає, що викладені в апеляційній скарзі твердження зроблені при довільному трактуванні обставин справи та норм чинного законодавства, аргументи заявника скарги ґрунтуються на припущеннях, на їх підтвердження не надано відповідно до статей 33, 36 Господарського процесуального кодексу України доказів з посиланням на конкретні норми матеріального та процесуального права, які б спростовували висновки місцевого господарського суду і могли б бути підставою для скасування оскарженого судового рішення в цій частині.
Суд апеляційної інстанції також зазначає, що в оскаржуваному рішенні місцевим господарським судом обґрунтовано, із посиланням на статтю 49 ГПК України, зазначено, що з відповідача на користь позивача мають бути стягнуті витрати за проведення судової експертизи в сумі 2685,00 (розмір якої підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем).
Стосовно стягнення з відповідача збитків колегія суддів зазначає наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, задовольняючи позовні вимоги в частині стягнення з відповідача на користь позивача 325248,00 грн. збитків, суд першої інстанції визначив їх правову природу як майнову шкоду (ч. ч. 1, 2 ст. 1166 Цивільного кодексу України, п. 6 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди” від 01.04.94 №02-5/215) і водночас - як збитки (згідно зі ст.22 Цивільного кодексу України, ст.ст. 217, 225 Господарського кодексу України).
При цьому місцевим господарським судом не надано оцінки обґрунтованості розрахунку позивача –на дану обставину правомірно вказує відповідач в апеляційній скарзі.
Як вбачається з наданого позивачем до суду першої інстанції розрахунку (т.1, а.с.24), при визначенні суми збитків підприємство «БІОН»ЛТД ТОВ виходило з технічних характеристик обладнання, на якому виготовлялася продукція (6720 упаковок сухого пального за 8 годин роботи), з періоду, протягом якого, за припущенням позивача, працювало вищевказане обладнання, та з середньої оптової ціни.
При цьому будь-яких доказів обсягів реалізації сухого пального відповідачем (що дало б змогу визначити суму отриманого ним доходу) позивачем не надано. Колегія суддів зазначає, що акти закупівлі, складені Харківським обласним товариством захисту прав споживачів, такими доказами не є, оскільки ні в самих актах, ні в доданих до них накладних та візитках реалізаторів продукції не зазначено обсяг реалізації, а у додатках до акту від 21.01.11 (т.3, а.с.106), наданого суду апеляційної інстанції, взагалі відсутні відомості про те, що зазначеними реалізаторами здійснюється продаж сухого пального. Крім того, в тексті самого акту від 21.01.11 вказано, що обстеження торгових точок на ТЦ «Барабашово»здійснювалося у 2010 році. Вказані обставини унеможливлюють визначення обсягів виробництва та реалізації продукції відповідача на підставі доказів, наданих позивачем.
Таким чином, колегія суддів вважає, що у місцевого господарського суду були відсутні фактичні та правові підставі для задоволення позову в частині стягнення з відповідача на користь позивача суми 325248,00 грн. –з огляду на непідтвердженість її розміру та застосування необґрунтованої методики розрахунку збитків (де за основу взято обсяг виробництва, а не обсяг реалізації).
Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що в частині стягнення вказаної суми оскаржуване рішення підлягає скасуванню як таке, що прийнято при недоведеності обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими.
На думку колегії суддів, неодноразові уточнення позивачем суми, заявленої до стягнення, в ході апеляційного провадження також свідчить про відсутність у підприємства «БІОН»ЛТД ТОВ чіткої правової позиції з даного питання та належного обґрунтування позовних вимог.
Так, у суді першої інстанції, як уже зазначалося, розрахунок позивача ґрунтувався на ймовірному обсягу виробництва сухого пального відповідачем. У розрахунках, наданих суду апеляційної інстанції, підприємство «БІОН»ЛТД ТОВ виходило з обсягів виготовлення та реалізації продукції, зазначених самим відповідачем (внаслідок чого сума заявлених до стягнення збитків зменшилася з 325248,00 грн. до 95796,00 грн.).
Колегія суддів зазначає, що в жодному із наданих суду розрахунків позивачем не обґрунтовано правомірність застосування середньої відпускної ціни аналогічної продукції підприємства «БІОН»ЛТД ТОВ та не надано доказів, що на дану суму зменшився обсяг реалізації продукції позивача саме внаслідок неправомірних дій відповідача. Наявність щонайменше двох інших суб’єктів, якими, можливо, також здійснювалися порушення прав інтелектуальної власності позивача (на що посилався відповідач у судовому засіданні) представниками позивача не підтверджено і не спростовано.
За таких обставин, враховуючи недоведеність позовних вимог в частині стягнення 325248,00 грн. збитків, колегія суддів вважає, що вказана сума не підлягає задоволенню в заявленому позивачем розмірі.
Разом з тим, з огляду на те, що факт порушення відповідачем виключних майнових прав позивача інтелектуальної власності на патент України №НОМЕР_2 від 25.07.07 знайшов підтвердження в ході апеляційного провадження, керуючись такими основоположними засадами цивільного законодавства як справедливість, добросовісність та розумність (п.6 ст.3 Цивільного кодексу України) та враховуючи, що відповідачем у наданих суду письмових поясненнях визнано факт виготовлення та реалізації сухого пального на суму 3275,00 грн. (що підтверджується відповідним розрахунком), колегія суддів дійшла висновку, що позовні вимоги стосовно стягнення збитків підлягають задоволенню в частині 3275,00 грн. Крім того, має бути здійснено перерозподіл господарських витрат зі сплати державного мита у відповідності до статті 49 Господарського процесуального кодексу України.
З огляду на викладене, керуючись статтями 33, 43, 99, 101, пунктом 2 статті 103, пунктом 2 частини 1 статті 104, статтею 105 Господарського процесуального кодексу України,
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу відповідача задовольнити частково.
Рішення господарського суду Харківської області від 18.11.10 у справі № 16/200-09 скасувати в частині стягнення з ФОП ОСОБА_3 на користь Підприємства "Біон" ЛТД у формі товариства з обмеженою відповідальністю 325248,00 грн. збитків, а також в частині стягнення з ФОП ОСОБА_3 на користь Державного бюджету України 3252,48 грн. державного мита.
Прийняти в цій частині нове рішення, яким стягнути з ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) на користь Підприємства "Біон" ЛТД у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61004, м. Харків, вул. Маршала Конєва, 21, код 21212344) 3275,00 грн. збитків; стягнути з ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) на користь Державного бюджету України (одержувач - УДК у м. Харкові, № рахунку 31110095700002, код ЄДРПОУ 24134490, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності банку 095, банк одержувача - ГУДКУ у Харківській обл., МФО 851011) 102,00 грн. державного мита.
В іншій частині рішення залишити без змін.
Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.
Головуючий суддя Погребняк В.Я.
Суддя Афанасьєв В.В.
Суддя Шевель О. В.
Повний текст постанови підписано 20.06.11.