Справа № 2-799/11 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2011 року           Солом’янський районний суд м.Києва

у складі головуючого судді-Бікіної О.М.

при секретарях-Дімаковій Г.О., Возному М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом  Маркс енд Клерк Пропертіс Лімітед до ОСОБА_3 ,  Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України, третя особа- Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЕРО про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України НОМЕР_2 -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідачів ОСОБА_3 та  Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України (далі - Департамент), третя особа -Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЕРО»про дострокове припинення дії свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” і внесення відомостей про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 15.05.2006 р. Департамент зареєстрував знак для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” для 09,35,42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) і видав свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг відповідачу- ОСОБА_3.

На думку позивача, відповідач –ОСОБА_3 , не використовували в Україні знак для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” за свідоцтвом НОМЕР_1 протягом останніх 3-х років до дати подання позовної заяви для всіх товарі і послуг 09, 35,42 класів МКТП, зазначених у свідоцтві.

На підтвердження невикористання, позивачем надані докази про відсутність реклами товарного знаку “ІНФОРМАЦІЯ_1” по телебаченню, радіо, у друкованих засобах масової інформації; відсутність даних про  видачу ліцензії на використання товарного знаку  третім особам.

Позивач посилаючись на  п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»№ 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наступними змінами й вважає, що спірне свідоцтво має бути достроково припинене в судовому порядку.

Право на звернення до суду позивач обґрунтувує одержанням відмови  у наданні правової охорони  міжнародної реєстрації № 992010, яка належить позивачу  на території України  на підставі  раніше зареєстрованої торгівельної марки  “ІНФОРМАЦІЯ_1”  за свідоцтвом України НОМЕР_2 яка належить відповідачу ОСОБА_3  Відповідно до отриманого повідомлення  Відповідача-1 , позивачу відмовлено у наданні правової охорони  щодо усіх товарів і послуг 09,35,42 класів МКТП. На підтвердження даних обставин позивач надав  рішення повідомлення  від 15.01.2010 року ( а.с. 23-25).

Посилаючись на викладене вище, позивач просить суд достроково повністю припинити в Україні дію свідоцтва НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг  “ІНФОРМАЦІЯ_1” і зобов'язати Департамент внести зміни до Реєстру про дострокове припинення дії вищевказаного свідоцтва.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали, просили суд задовольнити заявлені вимоги в повному обсязі.  

Представник Департаменту надав суду письмові заперечення на позов, де зазначив, що відповідно до ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень. Тому позивач повинен довести факт невикористання на території України спірного товарного знаку, а відповідачі повинні довести факт його використання або поважні причини невикористання. Надані ж позивачем документи, на думку представника Департаменту, не є достатніми доказами невикористання відповідачами товарного знаку “ІНФОРМАЦІЯ_1”  в Україні. Крім того, у своїх запереченнях Департамент зазначив, що Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997, не передбачено здійснення Департаментом контролю за використанням товарних знаків їх власниками. В судовому засіданні представник Департаменту просив винести рішення на підставі поданих сторонами доказів.

Представник відповідача –2 позов не визнав надавши письмові заперечення. Пояснив, що починаючи з 02.02.2009 року торгівельна марка “ІНФОРМАЦІЯ_1” за свідоцтвом НОМЕР_2 використовувалася в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕРО»(далі –третя особа). Використання здійснювалося за згодою власника знака, на підставі ліцензійного договору невиключної ліцензії, укладеного 02.02.2009 р. між відповідачем–ОСОБА_3  і третьою особою.

На підтвердження використання спірного свідоцтва суду надано ліцензій договір ( а.с. 61), який на думку представника свідчить про використання знаку в розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Також представник відповідача-1 в судовому засіданні заперечуючи проти позову посилався на те, що у відповідача-1 були поважні причини невикористання знаку , внаслідок світової кризи, як загальновідомого факту.

В судовому засіданні представник відповідачів -2 просив в задоволенні позові відмовити повністю.

Представник третьої особи в судове засідання не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд до відома не поставив. Будь-яких пояснень та доказів по справі в підтвердження виконання умов ліцензійного договору від 02.02.2009 року суду не надав.

Заслухавши думку сторін, суд вважає за можливе розглядати справу у відсутності третьої особи на підставі наявних матеріалів справи.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 1 Закону та ст. 492 Цивільного кодексу України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону та п. 2. ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони товарного знаку визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом України на товарний знак.

Використанням знаку для товарів і послуг в Україні відповідно до п. 4 ст. 16 Закону, визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано,  упаковку,  в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Звідси, обов'язковою умовою використання знака є його використання безпосередньо для товарів і послуг, для яких знак зареєстрований, а належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити наявність/присутність товарів і послуг, маркованих таким знаком на ринку України. При цьому Закон встановлює, що види/способи використання знака для товарів відмінні від видів/способів використання знака для послуг, за винятком спільних для товарів і послуг видів/способів використання знаку.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону, невикористання знаку для товарів і послуг  в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання знаку для товарів і послуг  за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником.

Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак необхідна наявність наступних підстав:

- невикористання товарного знаку власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію знака або від будь-якої іншої дати після цієї дати;

- невикористання знака щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг;

- відсутність поважних причин невикористання знака його власником.

Судом встановлено, що 15.05.2006 р. Департамент зареєстрував знак для товарів і послуг  “ІНФОРМАЦІЯ_1”  для товарів 09 та послуг 35 і 42 класів МКТП, та видав свідоцтво України НОМЕР_2 на ім’я відповідача-2.

Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи публікацією про видачу спірного свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 5 за 2006 рік та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_2 станом на 19.08.2010 р.та 08.12.2010 ( а.с.8-15, 95-102).

Судом також встановлено, що протягом терміну дії свідоцтва НОМЕР_2 і станом на 19.08.2010 р. право власності на знак для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” не передавалось (відчужувалось), що підтверджується, витягом з Державного реєстру та не заперечувалося відповідачем-2 по справі ( а.с.95-102).

При вирішенні питання про наявність факту використання знаку для товарі і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” за свідоцтвом НОМЕР_2 суд виходить із того, що зазначений знак  зареєстрований для товарів 09 і послуг 35,42  класів МКТП і, отже, використання знака “ІНФОРМАЦІЯ_1” повинно підтверджуватися доказами надання відповідачем-2 та третьою особою перерахованих вище товарів і послуг 09,35,42 класів  МКТП.

Відповідно до довідки № 10 від 07.04.2010 року ДП Моніторінг ЗМІ України вбачається, що з 01.04.2007 року по 07.04.2010 року інформації (реклами) під торгівельною маркою “ІНФОРМАЦІЯ_1”  не рекламувалася ( а.с. 26).

Згідно довідки ДП «Український  науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»за № 3-10/8-2858 від 16.04.2010 року , сертифікатів відповідності  на продукцію під торгівельною маркою “ІНФОРМАЦІЯ_1”  на ім’я ОСОБА_3  у державному реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано ( а.с. 28).

Згідно листа Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» у реєстрі даної Асоціації відсутні записи про товарні позиції у назві чи описі яких фігурує сполучення “ІНФОРМАЦІЯ_1”  ( а.с. 29).

Також з листа ПД «ІНТЕЛЗАХИСТ»від 30.04.2010 року вбачається, що станом на 29.04.2010 року  відповідно до даних Реєстру одержувачів та Реєстру виробників ОСОБА_3 з заявами про одержання контрольних марок та про внесення до виробників не звертався  та відповідних  контрольних марок не отримував ( а.с. 30).

Таким чином, досліджені судом матеріали справи не містять доказів, здатних підтвердити факт надання відповідачем -2 та третьою товарів 09 та послуг 35,42 класів МКТП з використанням знаку для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” .

Посилання відповідача-2 на укладений ліцензійний договір, як підтвердження використання  знаку для товарів і послуг  “ІНФОРМАЦІЯ_1” за свідоцтвом НОМЕР_2 України не приймається судом до уваги з огляду на наступне ( а.с.61-62).

Факт укладання ліцензійного договору  не може вважатися достатнім доказом використання торгівельної марки, оскільки укладання ліцензійного договору не є тотожним терміну «використання товарного знаку»і не відноситься до видів/способів використання знака, передбачених п. 4 ст. 16 Закону.

Аналіз норм п. 8 ст. 16 Закону та ст. 1107 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку про те, що укладання ліцензійного договору є одним із видів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку, а не дією, що може бути визнана використанням знака. Більше того, матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про вчинення сторонами вказаного договору дій на його виконання, оскільки на підтвердження даних обставин, відповідачами-2 та третьої особи  не надано доказів фактичного виконання ліцензійного договору.

В судовому засіданні представник відповідача пояснив, що доказів в підтвердження фактичного виконання ліцензійного договору у нього не має та інших доказів, які б підтверджували використання спірного позначення в розумінні ст.. 16 Закону, він надати суду не може.

У відповідності до ст. 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Суд вважає, що відповідачем-2 не надано належних та допустимих доказів використання ним торговельної марки  “ІНФОРМАЦІЯ_1”   для  товарів 09 та послуг 35,42  класу МКТП.

Також суд вважає, що при умові того, що спірна торгівельна марка використовується третьою особою на підставі ліцензійного договору, відповідач-2 та третя особа ТОВ «Клеро»мали достатньо часу  для надання усіх можливих доказів використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2. Проте, предстаник третьої особи в судове засідання не з»явився та будь-яких доказів в підтвердження фактичного виконання Ліцензійного договору укладеного з відповідачем -2 не надав також.

Вказані дії свідчать про те, що третя особа ТОВ «Клеро»незацікавлена у розгляді даної справи.

Поважні причини невикористання знаку для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1”  за свідоцтвом України НОМЕР_2 ні відповідачам, ні третьою особою доведені не були і  такі судом не встановлені.

Посилання представника відповідача-2 на існування поважних причин у вигляді світової кризи є загальними поняттями та не підтверджені будь-якими фактичними обставинами справи, а тому підстав вважати про існування поважних причин такого невикористання з боку відповідача-2 у суду не має.

Враховуючи те, що підставою для припинення дії свідоцтва є невикористання торговельної марки, а також те, що належними у справі доказами доведено факт невикористання торговельної марки “ІНФОРМАЦІЯ_1”   за свідоцтвом України НОМЕР_2 для товарів 09  та послуг 35 та 42 класу на території України протягом трьох останніх років , з моменту пред»явлення позову, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позову в повному обсязі.

З огляду на те, що позивач отримав відмову у наданні правової охорони за міжнародною реєстрацією № 992010 щодо усіх товарів і послуг 09,35,42 класів МКТП на території України  на підставі  раніше зареєстрованої торгівельної марки  “ІНФОРМАЦІЯ_1”  за свідоцтвом України НОМЕР_2 яка належить відповідачу ОСОБА_3С, суд вважає, що відповідно до вимог ст. 3 ЦПК України у позивача виникло обґрунтоване право на звернення до суду з зазначеним позовом ( а.с. 23-25).

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості  в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов’язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, відповідно до покладених на нього повноважень, не здійснює контроль за використанням товарних знаків їх власниками ,  суд вважає, що на відповідача-2 необхідно покласти витрати, пов’язані з розглядом даної  справи.

Таким чином, з відповідача -2 на користь позивача підлягає стягненню держмито в розмірі 17, 00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 37,00 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 492, 493, 494, 495, 499, 1107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 р. за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 року № 997, ст.ст. 3, 10-11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Достроково припинити дію свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послугу “ІНФОРМАЦІЯ_1”.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарі і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1” .

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Маркс енд Клерк Пропертіс Лімітед держмито в розмірі 17, 00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 37,00 грн., а всього 54,00 грн.

Рішення може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення суду.

Суддя: