КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

____________________________________________

01601, м.Київ-33, вул. Жилянська, 58-б                                                                    тел.284-37-31

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.10                                                                      Справа №  20/202-09

Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді          Мостової Г.І.,

суддів:                              Фаловської І.М.,

          Чорногуза М.Г.,

при секретарі судового засідання Лебедєвій С.В.,

розглянувши апеляційну скаргу фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 на рішення господарського суду Київської області від 12.01.2010 р.

у справі          № 20/202-09 (суддя Бабкіна В.М.)

за позовом          товариства з обмеженою відповідальністю «РА Експерт Групп», м. Київ

до                    фізичної особи –підприємця ОСОБА_1, м. Бориспіль

про                     захист права інтелектуальної власності та стягнення 150 000, 00 грн.

за участю представників: не з’явилися

в с т а н о в и в:

Рішенням господарського суду Київської області від 12.01.2009 р. позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «РА Експерт Групп»задоволено частково; припинено провадження у справі в частині позовних вимог про зобов’язання фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 припинити порушення інтелектуальні права позивача шляхом демонтажу всіх належних йому рекламних конструкцій, які виконані у вигляді секції пішохідного огородження та розміщені вздовж дорожнього полотна; присуджено до стягнення з фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на користь товарис тва з обмеженою відповідальністю «РА Експерт Групп»150 000, 00 грн. збитків, а також в доход Державно го бюджету України державне мито в сумі 1 585, 00 грн. та 236, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпе чення судового процесу.

Не погоджуючись із вищевказаним судовим рішенням, відповідач звернувся з апеляційною скаргою б/н  від 02.02.2010 р. (вх. суду № 2-04/1/175/400 від 11.02.2010 р.), в якій просить відновити строк на подачу апеляційної скарги, скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні вимог щодо стягнення на його користь матеріальної шкоди у розмірі 150 000, 00 грн., оскільки вважає, що рішення суду не ґрунтується на об’єктивно досліджених обставинах справи.

Ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 16.02.2010 р. відновлено фізичній особі –підприємцю ОСОБА_1. на подачу апеляційної скарги, скаргу прийнято до провадження.

Розгляд апеляційної скарги ухвалою апеляційного господарського суду від 15.03.2010 р. відкладено, у зв’язку з неявкою у засідання суду апеляційної інстанції повноважного представника позивача та невиконанням ним вимог суду.

Ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 12.04.2010 р. у зв’язку з неявкою у засідання суду повноважних представників сторін, невиконанням позивачем вимоги суду, з метою всебічного та повного дослідження обставин справи,  розгляд апеляційної скарги відкладено на 14.05.2010 р.

Ухвалою в.о. Голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 12.04.2010 р. на підставі ст. 69 ГПК України продовжено строк  вирішення спору у справі № 20/202-09.

Розпорядженням заступника Голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 12.05.2010 р. змінено склад колегії суду у справі та призначено її розгляд у складі колегії: головуючого судді Мостової Г.І., суддів Фаловської І.М. та Чорногуза М.Г.

В судове засідання позивач повноважного представника не направив, однак через відділ документального забезпечення подав клопотання від 14.05.2010 р. (вх. суду № 2-05/1993/н від 14.05.2010 р.), зі змісту якого вбачається, що позивач подану відповідачем апеляційну скаргу вважає безпідставною, такою, що не підлягає задоволенню, просить розглянути апеляційну скаргу без участі представника позивача, за наявними у справі матеріалами. Відповідач повторно повноважного представника у засідання суду не направив, про причини неявки суд не повідомив.

Колегія апеляційного господарського суду винесла на обговорення питання щодо можливості розгляду апеляційної скарги без участі представників сторін.  Враховуючи вищевикладене, а також те, що про дату та час судового засідання учасники процесу повідомлялися належним чином, колегія апеляційного господарського суду, порадившись, вирішила, що неявка представників сторін не перешкоджає розгляду апеляційної скарги за наявними у справі матеріалами.     

Перевіривши і оцінивши встановлені судом першої інстанції обставини справи, правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія апеляційного суду вважає, що висновки місцевого суду про встановлені обставини і правові наслідки  не відповідають дійсності та не підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, TOB  Експерт Групп»уклало ліцензійний договір від 15.07.2008 р. з винахідниками корисної моделі на спосіб рекламування за Патентом України на корисну модель № 33868, зареєстрованим 10.07.2008 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи.

Згідно з п. 3.1 ліцензійного договору ліцензіари (патентовласники) надають ліцензіату (позивач) на термін дії даного договору і за винагороду, виплачену ліцензіатом, виключну ліцензію на використання корисної моделі, яка охороняється Патентом Украї ни № 33868, а також пов’язані з ним «ноу-хау».

Ліцензіату за цим договором надається повний обсяг прав на використання та застосування кори сної моделі та способу рекламування та інше введення її в господарський обіг за виключною ліцензією на території України, а також захищати свої права в судовому та іншому, встановленому законодавством України порядку, які він набуває з підписанням даного договору, вклю чаючи будь-які порушення третіми особами прав, які охороняються Патентом України № 33868, а також має право надавати невиключну ліцензію на корисну модель третім особам.

Відповідно до п. 6.1 ліцензійного договору ліцензіари передають ліцензію виключно ліцензіатові.

Як вбачається з Патенту на корисну модель № 33868, корисною моделлю є спосіб рекла мування, який включає розміщення рекламної інформації з використанням рекламного засобу, виконаного у вигляді секції пішохідного огородження з можливістю розміщення в ній реклам ної інформації.

Відповідно до ч.ч.2,5 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим законом порушенням прав, що надаються патентом. Крім того, власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору (ч.7 ст.28 Закону). Будь-яке посягання на права власника патенту тягне за  собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (ч.1 ст.34 цього закону).

При цьому згідно з приписами ч. 2 ст.34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Позивач, обґрунтовуючи свої вимоги, посилається на те, що ним 01.02.2009 р. зафіксовано незаконне використання вказаного винахо ду на центральній вулиці міста Бориспіль у вигляді розташування рекламних конструкцій, які передбачають саме такий спосіб рекламування, на який позивачем отримано виключну ліцен зію, а саме: спосіб рекламування, який включає розміщення рекламної інформації з викорис танням рекламного засобу, виконаного у вигляді секції пішохідного огородження та роз міщений вздовж дорожнього полотна. Однак, відповідач, будучи обізнаним з порушенням ним права інтелектуальної власності позивача, на час звернення позивача до суду, не припинив його порушення.

Оцінюючи докази в їх сукупності, колегія апеляційного суду вважає, що позивачем не доведено ті обставини, на які він посилається в обґрунтування позовних вимог, а саме: протиправної поведінки відповідача, зокрема, та безпосереднього причинного зв’язку між протиправною поведінкою відповідача та завданими позивачу збитками, розмір збитків, взагалі.

Відповідно до ст. 22  ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Відшкодування збитків є однією із форм або мір цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною саме в силу правил ст.22 ЦК України. Тобто порушення цивільного права, яке потягнуло за собою завдання особі майнових збитків, саме по собі є основною підставою для їх відшкодування.  

Відповідальність особи, яка завдала шкоду, може застосовуватися судом при доведеності всіх умов цивільно-правової відповідальності, а саме: наявності шкоди для позивача; протиправності поведінки відповідача; безпосереднього причинного зв’язку між шкодою і протиправною поведінкою; вини сторін.

Отже, протиправність поведінки заподіювача збитків є обов’язковою підставою відповідальності. Протиправна поведінка в цивільних правовідносинах означає порушення особою вимог правової норми, що полягає в здійсненні заборонених дій або в утриманні від здійснення наказів правової норми діяти певним чином (бездіяльність).  

Місцевий суд визнав встановленим факт незаконного використання фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1. корисної моделі на центральній вулиці міста Бориспіль у вигляді розташування рекламних конструкцій, які передбачають саме такий спосіб рекламування, на який позивачем отримано виключну ліцен зію.

На думку місцевого суду, цей факт підтверджується:

·          актом №1 від 01.02.2009 р., складеним позивачем за участю TOB «Нестандартні рішення», про те, що сто рони підписанням цього акта засвідчують той факт, що дійсно в м. Бориспіль по вулиці Київ ський шлях розташовані рекламні конструкції у вигляді секцій пішохідної огорожі вздовж до рожнього полотна (а.с.27);

·          листом Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради від 31.03.2009 р. № 229/1-10, де зазначено, що об’єкт зовнішньої реклами встановлений ФОП ОСОБА_1. з порушенням Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Борисполі, а саме: відсутній дозвіл на встановлення ОЗР та договір на право тимчасового користування місцем розташування ОЗР, тому управління буде рекомендувати виконавчому комітету Бориспільсь кої міської ради скасувати рішення про дозвіл на встановлення ОЗР, які належать ФОП ОСОБА_1. (а.с.17);

·  фотографіями вказаних рекламних конструкцій, долученими до матеріалів, з яких  вбачається зазначення на них номера телефону та пропозиції про розміщення реклами.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач придбав огородження у виробника ТОВ «Клєвер», м. Дніпропетровськ, разом  з товаром відповідачу було видано копію Патенту на промисловий зразок №17862, зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.11.2008 р. (а.с.45-49) та які були розміщенні в м. Бориспіль по вулиці Київ ський шлях на підставі рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради №1096 від 04.11.2008 р. (а.с.68-69).

Згідно вказаного рішення органу місцевого самоврядування за наслідками розгляду листа приватного підприємця ОСОБА_1., графічних матеріалів та погоджувальної частини місць розміщення об’єктів зовнішньої реклами, відповідно до Закону України «Про рекламу»та Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Борисполі, затвердженого рішенням міської ради від 22.02.2007 р. №1089-11-М, виконавчий комітет вирішив надати дозвіл приватному підприємцю ОСОБА_1. на розміщення об’єктів зовнішньої реклами типу лайтпостер, що стоять окремо з вказівниками назви вулиць та без вказівників назви вулиць в м. Бориспіль по вулиці Київ ський шлях.

Згідно рішення №513 від 10.06.2009 р. виконавчий комітет Бориспільської міської ради вирішив скасувати дозволи та демонтувати об’єкти зовнішньої реклами фізичної особи підприємця ОСОБА_1. по вул. Київський шлях в м. Бориспіль, а також зобов’язати фізичну особу підприємця ОСОБА_1. провести демонтаж об’єктів зовнішньої реклами в місячний термін, рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради №1096 від 04.11.2008 р.  визнати таким, що втратило чинність (а.с.73).

Отже, починаючи з 04.11.2008 р. (рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради №1096 про надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами)  до 10.06.2009 р. (рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради №513 про скасування дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та зобов’язання провести демонтаж) об’єкти  зовнішньої реклами були розміщенні відповідачем на підставі рішення органу місцевого самоврядування за наслідками розгляду графічних матеріалів та погоджувальної частини місць розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

Відповідно до ч.5  ст.28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до ст.34 вказаного закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст.28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Дослідивши матеріали справи, колегія апеляційного суду вважає, що в матеріалах справи відсутні докази, що підтверджують наступні обставини, викладені у рішенні, а саме: відповідач, будучи обізнаним з порушенням ним права інтелектуальної власності позивача, на час звернення позивача до суду, не припинив його порушення.

Так дійсно, у позовній заяві та в оскаржуваному рішенні зазначено наступне: позивач, зателефонувавши за номером телефону, який був вказаний на рекламній інформації, що містилась на вищезазначених конструкціях, він повідомив особу, яка відрекомендувалася власником рекламних конструкцій, що виключне право розміщувати рек ламну інформацію таким способом належить йому, а також про те, що використання цього способу рекламування без дозволу позивача заборонено, також позивачем запропоновано власнику телефонного номеру, вказаного на рекламній інформації, зустрітись, обговорити всі умови та укласти ліцензійний договір. Факт телефонного звернення позивача із повідомленням про порушення його інтелектуального права на розміщення рекламної інформації відповідач не запере чує.

Однак, дослідивши відзив на позовну заяву від 16.11.2009 р. (а.с.39-41), колегія апеляційного суду звертає увагу на те, що відповідач не запере чує лише факт телефонного звернення «якоїсь організації»про виключне право розміщувати рекламну інформацію таким способом. Отже, відповідачу не було відомо про порушення інтелектуального права на розміщення рекламної інформації  саме позивача у справі.

Щодо наданого позивачем електронного листування (а.с.58,59), то як із назв сторін листування так і власне з самого змісту листів не вбачається що це листування стосується спірних правовідносин між Експерт Групп»та  фізичною особою –підприємцем ОСОБА_1. Отже, позивачем не надано жодних доказів з яких би було можливо встановити дату повідомлення відповідача позивачем про виключне право останнього розміщувати рек ламну інформацію таким способом.

Підсумовуючи вищевикладене, оцінивши вищевказані документи, колегія апеляційного суду не вважає їх належними та допустимими доказами, що підтверджують те, що  відповідач, будучи обізнаним з порушенням ним права інтелектуальної власності позивача, не припинив його порушення на момент звернення позивача до суду

Колегія апеляційного суду встановила, що після скасування рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 513 від 10.06.2009 р. дозволів з зобов’язанням відповідача провести демонтаж об’єктів зовнішньої реклами по вул. Київський шлях в м. Бориспіль, а також після звернення позивача до суду з позовною заявою (29.09.2009 р.) спірні рекламні конструкції не були демонтовані, що підтверджується долученими до матеріалі справи фотографіями, датованими 05.10.2009 р. та 14.10.2009 р., і тільки на час при йняття рішення у цій справі  рекламні конструкції було демонтовано. Отже, відповідач будучи обізнаним з порушенням ним права інтелектуальної власності позивача з дня звернення позивача до суду припинив його порушення на тільки на час при йняття рішення у цій справі.

Відповідно до п.1-1 ч.1 ст.80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо предмет спору є відсутнім. За таких обставин провадження у справі в частині позовних вимог про зобов’язан ня відповідача припинити порушувати інтелектуальні права позивача шляхом демонтажу всіх належних йому рекламних конструкцій, які виконані у вигляді секції пішохідного огороджен ня та розміщені вздовж дорожнього полотна, правомірно припинено місцевим судом з посилання на п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Крім того, колегія апеляційного суду враховує наступне. Позивач,  TOB Експерт Групп», заявляючи вимоги про стягнення з відповідача збитків у ви гляді упущеної вигоди в розмірі 150 000 грн., посилається на те, що саме таку суму міг би реа льно одержати позивач за звичайних обставин, якби його право не було порушено.

Як зазначалося вище, між позивачем та власниками відповідного патенту на спосіб рек ламування укладено ліцензійний договір на передачу виключної ліцензії щодо вищезга даного патенту. На підставі цього ліцензійного договору та ч. ч. 6, 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання ви находу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, тобто позивачеві було надано власниками патенту виключне право використовувати патент на власний розсуд, у тому числі визначати вартість передачі невиключної ліцензії (субліцензії) іншим особам.

Вартість передачі такої ліцензії визначена на зборах учасників позивача та згідно з протоколом № 4 загальних зборів ТОВ «РА Екс перт Групп»від 16.07.2008 р. вар тість передачі невиключної ліцензії на використання корисної моделі на спосіб рекламування за Патентом № 33686 встановлена не нижче 150 000 грн.

Відповідно до  ч.2 ст.22 ЦК України збитками є: доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Під упущеною вигодою розуміються доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. В даному випадку мова йдеться не про реальні втрати особи, які вона зробила або зробить, а про ті доходи, які вона недоотримає внаслідок порушення її цивільного права, тобто сума запланованої, але не отриманої вартості передачі іншим особам невиключної ліцензії (субліцензії) на використання корисної моделі, на думку колегії апеляційного суду, і буде складати упущену вигоду позивача.

В матеріалах справи відсутні та позивачем не надано жодних доказів які свідчать про те, що позивачем взагалі здійснювалася передача невиключної ліцензії на використання корисної моделі іншим особам, а  розміщення відповідачем в м. Бориспіль по вулиці Київ ський шлях об’єктів зовнішньої реклами типу лайтпостер, що стоять окремо з вказівниками назви вулиць та без вказівників назви вулиць, спричинило не можливість цих інших осіб розмістити за вказаною адресою рекламну інформацію з використанням рекламного засобу, виконаного у вигляді секції пішохідного огородження з можливістю розміщення в ній реклам ної інформації.

Причинний зв’язок між протиправною поведінкою правопорушника і збитками, яких зазнала  сторона, полягає в тому, що: протиправна поведінка завжди передує у часі шкідливому результату, що настав; збитки є наслідком саме цієї протиправної поведінки. Протиправна поведінка особи тільки тоді є причиною збитків, коли вона прямо (безпосередньо) пов`язана зі збитками. Отже, збитки як категорія цивільно-правової відповідальності являють собою ті негативні наслідки, що виникають як невідтворний результат порушення законних прав та інтересів особи, де збитки є наслідком, а протиправна поведінка –причиною.

Дослідивши матеріали справи, колегія апеляційного суду встановила, що у цьому конкретному випадку зв’язок результату з дією, що йому передувала випадковий, взагалі немає при чинного зв’язку, а є проста послідовність подій.

З урахуванням вищевикладеного, колегія апеляційного суду дійшла висновку, що позовні вимоги TOB Експерт Групп»в частині стягнення з відповідача збитків у вигляді упущеної вигоди є не обґрунтованими, не доведеними матеріалами справи та такими, що задоволенню не підлягають.

Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. За таких обставин, оскільки рішення господарського суду Київської області від 12.01.2010 р. у справі № 20/202-09 не відповідає фактичним обставинам справи та суперечить чинному законодавству України, апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення місцевого господарського суду підлягає частковому скасуванню з прийняття нового рішення.   

Керуючись ст.ст. 44, 49, 99-105 ГПК України, апеляційний господарський суд, -  

п о с т а н о в и в :

1.          Апеляційну скаргу фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 задовольнити.

2.  Рішення господарського суду Київської області від 12.01.2010 р. у справі № 20/202-09 скасувати частково, виклавши резолютивну частину рішення в наступній редакції:

«п.1. Припинити провадження у справі в частині позовних вимог про зобов’язання фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 припинити порушувати інтелектуальні права позивача шляхом демонтажу всіх належних йому рекламних конструкцій, які виконані у вигляді секції пішохідного огороджен ня та розміщені вздовж дорожнього полотна.

п.2. У задоволенні позовних вимог про стягнення збитків у розмірі 150 000 грн. відмовити».

3.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «РА Експерт Групп», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 31/27 (код ЄДРПОУ 35551000) на користь фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) державне мито сплачене за розгляд апеляційної скарги у розмірі 750 (сімсот п’ятдесят) грн. Видати наказ.

4.          Видачу наказу доручити господарському суду Київської області.

5.   Матеріали справи № 20/202-09 повернути до господарського суду Київської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя                                                                                Мостова Г.І.

судді:                                                                                                              Фаловська І.М.

          Чорногуз М.Г.