Справа № 2-633/10 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

26 листопада 2010 р.                                             Солом’янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді -Букіної О. М.

при секретарі –Балагура О.С., Дімаковій Г.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом за позовом компанії «Hіссан Дзідося Кабусікі Кайся» до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ОСОБА_2   про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку та зобов’язання вчинити дій,

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Hіссан Дзідося Кабусікі Кайся» (далі - позивач) звернулась до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент) та ОСОБА_2  ( відповідач) про визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю та зобов’язання вчинити дії.

В обґрунтування права на звернення до суду позивач зазначає, що діями відповідачів порушені його права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України       № НОМЕР_2, оскільки позначення за спірним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для таких самих та споріднених товарів і послуг 12, 35, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Позивач просить суд визнати свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю для товарів і послуг 12, 35, 42 класів МКТП та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач-1 позову не визнав і надав письмові пояснення на позовну заяву, в яких просив у задоволенні позову відмовити повністю. Зокрема, Відповідач-1 зазначив, що ним була проведена експертиза заявки № m 200500538 на видачу свідоцтва України на знак у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями. За результатами експертизи заявки № m 200500538 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, відносно усього переліку товарів і послуг. На підставі зазначеного висновку Держдепартаментом було прийнято рішення про реєстрацію знака для всіх заявлених товарів і послуг на ім’я ОСОБА_2 і 16.01.2006 р. було видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг 12, 35, 37 та 42 класів МКТП.

Крім того, Відповідач-1 зазначив, що Позивач пропустив строк позовної давності при зверненні до суду із позовом і просить суд застосувати строк позовної давності при вирішенні спору. Відповідач-1 також посилається на те, що Позивач належним чином не довів ті обставини, на які він посилається. Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу. З огляду на це, Відповідач-1 зазначив, що єдиним належним доказом по справі про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг з підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони є висновок судової експертизи.

Представник Відповідача-1 у судовому засіданні проти позову заперечив, просив у його задоволенні відмовити.

Відповідач-2 позову не визнав, надав заперечення проти позову, в яких посилаючись на необґрунтованість позовних вимог та недоведеність їх належними у справі доказами, у задоволенні позову просив суд відмовити повністю. Зокрема, Відповідач-2 зазначив, що його знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_2 через їх графічну та семантичну несхожість та неоднорідність товарів і послуг, для яких зареєстровані спірні знаки для товарів і послуг. Також Відповідач-2 вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Крім того, Відповідач-2 зазначив, що Позивач пропустив строк позовної давності для звернення до суду із позовом, оскільки свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг було видано 16 січня 2006 р., в той час, як Позивач звернувся до суду лише 20 листопада 2009 р.

Представник Відповідача-2 у судовому засіданні проти позову заперечив, просив у його задоволенні відмовити.

Третя особа надала заперечення на позовну заяву, у яких підтримала доводи Відповідача-1 та Відповідача-2 щодо заперечень проти позову.

Вислухавши пояснення сторін, допитавши експерта, дослідивши матеріали справи , суд приходить до наступних висновків.

16.01.2006 р. відповідач-1 зареєстрував знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для товарів та послуг 12, 35, 37, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), пов’язаних із транспортними засобами, а саме, клас 12 МКТП: «Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям; всі товари, що включені до 12 класу»; клас 35 МКТП: «Агентства комерційного інформування щодо транспортних засобів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку транспортних засобів; влаштовування виставок транспортних засобів на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків транспортних засобів на комерційні або рекламні потреби; демонстрування транспортних засобів; допомога в керуванні справами щодо продажу транспортних засобів; досліджування ділове; досліджування ринкове; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні справами щодо транспортних засобів; послуги щодо рекламування або сприяння продажеві транспортних засобів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам щодо транспортних засобів); радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на реклами; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві транспортних засобів (посередництво); телевізійне рекламування; сприяння продажеві (посередництво); послуги щодо сукупного розміщування у торговельній мережі,; на користь суспільства,; асортименту автомобілів,; запасних частин,; аксесуарів та інформації щодо послуг по ремонту (лагодженню),; обслуговуванню,; модифікуванню автомобілів,; яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари або звертатись за надаванням цих послуг; експортно-імпортні агентства щодо постачання транспортних засобів; забезпечування обладдям виставок (на комерційні або рекламні потреби)»; клас 37 МКТП: «Технічне доглядання і лагодження автомобілів; фарбування, лагодження, оновлювання, обслуговування автомобілів; обслуговування, лагодження, встановлювання устатковання, сервісне обслуговування, технічне доглядання, змащування, лискування, миття автомобілів; відновлювання двигунів; відновлювання машин; відновлювання протекторів шин; інформування щодо лагодження; обслуговування на технічних станціях; протикорозійне обробляння автомобілів; встановлювання протикрадіжної сигналізації; відновлювання двигунів, машин, повністю зношених або частково зруйнованих; вулканування шин; змащування транспортних засобів; інформування щодо технічного доглядання, ремонту, автомобілів, двигунів; послуги щодо лискування, миття транспортних засобів; обслуговування транспортних засобів на технічних станціях; протикорозійне обробляння; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; мулярство; надавання термінової технічної допомоги транспортним засобам; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; поновлювання автотранспорту; технічне доглядання транспортних засобів; чищення транспортних засобів; послуги по обслуговуванню автомобілів, що не належать до інших класів»; клас 42 МКТП: «Промисловий дизайн; дизайн в оформлянні інтер'єру та екстер'єру автомобілів; випробовування матеріалів; вивчання технічних проектів; інженерне експертування автомобілів; інформування щодо моди в автомобілебудуванні; моделювання інтер'єру та екстер'єру автомобілів; образотворче оформляння; правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування; послуги по модифікуванню автомобілів, що не належать до інших класів; юридичні послуги; послуги юристів на місці ДТП». Наведене підтверджується публікацією відомостей про видачу даного свідоцтва в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 1 за 2006 р., випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № НОМЕР_1, які містяться у матеріалах справи.

Також в судовому засіданні встановлено, що позивач є власником раніше зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для товарів 12 класу МКТП, пов’язаних із транспортними засобами, а саме: “Наземные транспортные средства с мотором,; а именно: автомобили,; вагоны,; фургоны и транспортные средства общественного пользования,; части и фитинги вышеуказанных товаров” з пріоритетом від 27 березня 1990 р. Відомості про реєстрацію вказаної торговельної марки та видачу свідоцтва на нього були опубліковані у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8-ІІ за 1994 р. з датою публікації 30 червня    1994 р. Наведене підтверджується даною публікацією, випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № НОМЕР_2 та інформацією про правовий статус даної торговельної марки, наведеною у інтерактивній базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг».    

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Отже, на дату подання заявки на спірну торговельну марку  за свідоцтвом України № НОМЕР_1 чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 22.05.2003 р.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 5 п. 2, абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги; які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу. З урахуванням того, що питання щодо того, чи є торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_2, а також щодо того, чи є торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, судом було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом ОСОБА_3, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів. За результатами проведення судової експертизи експертом складено висновок № 604 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.09.2010 р. (далі - Висновок).

Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.    

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1.   Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2;

2.   Зареєстрований на ім’я фізичної особи ОСОБА_2 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

3.   Товари 12 та послуги 35, 42 класів МКТП, перелічені у свідоцтві України за № НОМЕР_1, є  спорідненими з товарами 12 класу МКТП, для яких була раніше зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Допитаний в судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_3. підтримав складений ним висновок та  надав чіткі відповіді щодо кожного заперечення Відповідача-2 на висновок       № 604 і ці відповіді експерта узгоджуються із складеним ним висновком.

Так, на заперечення Відповідача-2 відносно того, що судовий експерт при проведенні експертизи керувався лише особистим сприйняттям знаків для товарів і послуг і не спирався на жодні наукові методи дослідження та наукові теорії, у ході судового засідання 15.11.2010 р. судовий експерт пояснив суду, що при проведенні дослідження ним були використані нормативно-правові акти та література, перелік яких наведений у розділі «Нормативні акти та література» на стор. 2-3 висновку № 604 судової експертизи, який включає як законодавчі акти, так і науково-практичну літературу з дослідження знаків для товарів і послуг. Експерт пояснив, що на сьогоднішній день в Україні немає жодних офіційно затверджених наукових методів дослідження та наукових теорій відносно експертного дослідження знаків для товарів і послуг. Відповідні методичні рекомендації щодо порівняння знаків для товарів і послуг на предмет їх схожості на законодавчому рівні викладені лише у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 р. № 116 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 р. № 72, якими саме керувався судовий експерт при проведенні експертного дослідження. Зокрема, відповідно до п. 4.3.2.4. цих Правил, посилання на який наведено на стор. 4 висновку № 604 судової експертизи, «позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється із ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів». Саме виходячи з даного законодавчого положення Правил експерт проводив порівняння знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 на предмет їх схожості.

На заперечення Відповідача-2 відносно того, що експерт не взяв до уваги наявність розриву еліпса у знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 і відсутність у зв’язку із цим симетрії у даному знаку для товарів і послуг ОСОБА_3. надав суду пояснення, у яких підтвердив свій висновок відносно того, що обидва позначення складаються з двох основних графічних елементів: зображення еліпса та зображення, схожого на літеру «Л», розташованого симетрично відносно короткої осі еліпса, тобто, експерт має на увазі, що саме зображення, схоже на літеру «Л» розташовано у обох знаків для товарів і послуг симетрично відносно короткої осі еліпса, що впливає на схожість цих знаків. З огляду на це, обидва знаки створюють враження симетричних відносно вертикальної осі, навіть не зважаючи на те, що знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 має в нижній частині розрив еліпса, зміщений щодо центру. Експерт підтвердив, що наявність вказаного розриву не впливає на загальне враження симетричності розміщення знаків для товарів і послуг відносно вертикальної осі і продемонстрував суду вказану симетричність на листі папері у ході судового засідання.

На заперечення Відповідача-2 відносно того, що зображення, яке містить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, являє собою літеру «А» ОСОБА_3. надав суду пояснення відносно того, що згідно правилам правопису, смуга, що повинна суцільно з’єднувати дві прямі літери «А» циркульної форми, в позначенні за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не з’єднує ці прямі та є переривчастою. Окрім того, як зазначив експерт,  згідно правилам правопису, горизонтальна смуга, що з’єднує дві прямі циркульної форми літери «А» проходить приблизно посередині вказаних прямих. Однак, як спостерігається з позначення за свідоцтвом України № НОМЕР_1, дві прямі літери даного позначення взагалі не з’єднуються між собою горизонтальною смугою. Дана смуга є дугової форми, оскільки є частиною еліпсу. Вона примикає лише до лівої прямої літери «Л» і з’єднується з нею саме у нижній її чистині, а не посередині, як цього вимагають правила правопису, у випадку, якщо б дана літера вважалася літерою «А». З огляду на вказані обставини, експерт дійшов висновку про те, що знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 являє собою літеру «Л» (лямда) на фоні еліпса, а не літеру «А». Таким чином, суд вважає безпідставним посилання Відповідача-2 на те, що зображення, яке містить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, являє собою літеру «А».    

На заперечення Відповідача-2 відносно використання сумнівної інформації з мережі Інтернет при проведенні дослідження судовий експерт пояснив суду, що по тексту висновку № 604 судової експертизи відсутні жодні посилання на інформацію з мережі Інтернет. При цьому, експерт пояснив, що в Інтернеті ним використовувалась лише інформація відносно знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка міститься на сайті Українського інституту промислової власності «УКРПАТЕНТ» за адресою http://base.ukrpatent.org/searchBUL/search.php? dbname=certtm. При цьому, експерт пояснив, що база даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" містить інформацію про зареєстровані знаки для товарів і послуг, на які вже видані відповідні свідоцтва про Державну реєстрацію. В базі даних міститься інформація про бібліографічні дані свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зображення знака. Бібліографічні дані надаються українською мовою. Пошук інформації в БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" здійснюється за допомогою механізму пошукової системи. З травня 2004 року БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" введена в експлуатацію, підключена до мережі Інтернет (www.ukrpatent.org), що забезпечує численним споживачам інформації оперативний інтерактивний доступ до одного з найбільш вагомих інформаційних ресурсів. З 1 листопада 2008 року доступ до бази даних надається безкоштовно. Підстава: Розпорядження Державного департаменту інтелектуальної власності від 19.05.2008 №44 на доручення першого віце-прем’єр-міністра №23093/1/1-08 від 26.04.2008 на рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16.04.2008 (протокол №14).

Суд не приймає до уваги висновок спеціаліста – патентного повіреного ОСОБА_4, наданий представником відповідача-1 на спростування доводів позивача та як підставу для призначення повторної судової експертизи з огляду на таке.

Вказаний висновок надавався на замовлення Відповідача-1, ОСОБА_4 перебувала у службовій залежності від Відповідача-1. Відповідно до наказу Голови Державного департаменту інтелектуальної власності при МОН України від 21.03.2008 р. № 29, яким затверджено склад Апеляційної палати даного Департаменту, гр. ОСОБА_4 призначена членом Апеляційної палати як головний спеціаліст Відділу організації захисту прав Відповідача-1. Тому ОСОБА_4 підпорядковувалась по службовій діяльності керівництву Державного департаменту інтелектуальної власності при МОН України та перебувала в залежності від даного керівництва.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 ЦПК України, спеціаліст не може брати участі у розгляді справи, якщо він  перебував  або  перебуває  в  службовій   або   іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі. Як встановлено ч. 1 ст. 23 ЦПК України, за  наявності  підстав,  зазначених у статтях 20,  21 і 22 цього  Кодексу спеціаліст  зобов'язаний заявити самовідвід. Отже, суд критично ставиться до наданого Відповідачем-1 висновку спеціаліста, в той час як наявний у матеріалах справи Висновок № 604 від 27.09.2010 р. є висновком судової експертизи, яка була призначена судом з урахуванням вимог процесуального закону.

Також судом враховується і те, що ОСОБА_4, не може вважатися спеціалістом у розумінні ЦПК України. Згідно ст. 54 ЦПК України спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Спеціаліст може бути залучений до участі у цивільному процесі за ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення процесуальних дій. Допомога спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не замінює висновку експерта.        

Окрім того, суд вважає, що по своїй суті поданий Відповідачем-1 висновок ОСОБА_4 є необґрунтованим. Як зазначається на сторінці 5 поданого Відповідачем-1 висновку спеціаліста, знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 являє собою літеру «А» вписану у еліпс. При цьому, літера «А» вписана у еліпс таким чином, що її вершина виходить у простір у верхній частині еліпсу, а ліва ніжка виходить за межі еліпсу. Таким чином, ліва нижня частина еліпсу утворює горизонтальну смугу літера «А».

Однак, з огляду на висновок судової експертизи і додаткові пояснення судового експерта     ОСОБА_3 суд не може погодитись із такими твердженнями патентного повіреного ОСОБА_4

Як вбачається з позначення за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зображуваний знак не може утворювати та являти собою літеру «А», оскільки, згідно правилам правопису, смуга, що повинна суцільно з’єднувати дві прямі літери «А» циркульної форми, в даному позначенні не з’єднує ці прямі та є переривчастою. Окрім того, літера, що зображена у даному позначенні не може бути вписана в еліпс, як це зазначається у поданому Відповідачем-1 висновку спеціаліста, оскільки її обидві нижні частини явно виходять за межі еліпса. Тому експерт прийшов до цілком правильного висновку, що дана літера являється літерою «Л» саме на фоні еліпсу.

Також суд не погоджується із висновком спеціаліста стосовно того, що на позначенні по свідоцтву України № НОМЕР_1 зображено саме літеру «А», а не «Л», оскільки згідно правилам правопису, горизонтальна смуга, що з’єднує дві прямі циркульної форми літери «А» проходить приблизно посередині вказаних прямих.

Проте, як вбачається з позначення за свідоцтвом України № НОМЕР_1, дві прямі літери даного позначення взагалі не з’єднуються між собою горизонтальною смугою. Дана смуга є дугової форми, оскільки є частиною еліпсу. Вона примикає лише до лівої прямої літери «Л» і з’єднується з нею саме у нижній її чистині, а не посередині, як цього вимагають правила правопису, у випадку, якщо б дана літера вважалася літерою «А».

Враховуючи вище наведене, суд вважає, що судовим експертом ОСОБА_3 було зроблено обгрунтований висновок про те, що обидва позначення за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 складаються з двох основних графічних елементів: зображення еліпса та зображення, схожого на літеру «Л», розташованого симетрично відносно короткої осі еліпса. З огляду на це, судовим експертом було зроблено обґрунтований висновок про те, що знаки за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають схожі саме основні ознаки,  тобто ознаки, що запам’ятовуються споживачем найшвидше, без детального вивчення зображень знаків.

Окрім того, при дослідженні питання спорідненості товарів та послуг 12, 35 та 42 класів МКТП судовий експерт у відповідності до  приписів п. п. 4.3.2.4., 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 р. № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 р. № 72 та розуміння поняття «споріднений». Зокрема, з того, що спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду,  тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому, деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Отже, на сторінках 14, 15 висновку судової експертизи № 604 судовим експертом було обґрунтовано зазначено, що наземні транспортні засоби, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, можливо віднести до транспортних засобів; засобів переміщування по землі, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Тобто товари 12 класу за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є однорідними товарам 12 класу, зареєстрованим за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Що стосується послуг 35 та 43 класів за свідоцтвом України № НОМЕР_1, то ці послуги пов’язані саме із транспортними засобами і стосуються транспортних засобів, тобто, їх можна вважати спорідненими товарам 12 класу.

Таким чином, висновком судової експертизи визначено, що  товари 12 та послуги 35, 42 класів МКТП, перелічені у свідоцтві України за № НОМЕР_1, є спорідненими з товарами 12 класу МКТП, для яких була раніше зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Оцінивши висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для таких самих та споріднених товарів і послуг.

Тим самим суд визнає обґрунтованим посилання позивача на вказані обставини, а заперечення відповідачів з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Суд з урахуванням вищевикладеного та положень абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

З огляду на те, що зареєстрований на ім’я відповідача-2 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, суд вважає, що свідоцтво України № НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним.

Суд не бере до уваги надану Відповідачем-1 інформацію щодо використання логотипів транспортних засобів Позивача та компанії «Chery Automobile Corporation» з мережі Інтернет, оскільки дана інформація не має відношення до справи, не стосується умов надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, який належить Відповідачу-2, що відноситься до предмету доказування у справі.

Суд не погоджується із доводами відповідачів відносно того, що позивачем пропущено трьохрічний строк позовної давності при зверненні до суду із позовом про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, виходячи з наступного.  

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. При цьому, згідно ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Отже, для правильного застосування ч. 1 ст. 261 ЦК України необхідно встановити конкретний день, коли Позивач довідався або міг довідатись про порушення свого права (тобто, наявність оскаржуваного свідоцтва України № НОМЕР_1 на схожу торговельну марку) або про особу, яка порушила це право (Відповідача-2).

Судом встановлено, що позивач є нерезидентом, а саме, юридичною особою за законодавством Японії і знаходиться у Японії за наступною адресою: 1-1 Такашіма 1-чоме, Ніші-ку, Іокогама-ші, Канагава 220-8686, Японія. Позивач та його співробітники не володіють українською мовою і не виписують офіційний бюлетень «Промислова власність». Таким чином, безпідставними є посилання відповідачів у справі на те, що позивач міг довідатися про видачу свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку на ім’я Відповідача-2 з дати публікації цих відомостей у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1 від 16 січня 2006 р.

Судом встановлено, що позивач довідався про чинність спірного свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, а також про особу порушника – відповідача-2, на ім’я якого було видано вказане свідоцтво, лише 16 липня 2009 р. – від дати повідомлення його Патентно-юридичною агенцією «Дубинський і Ошарова» про результати замовленого пошуку відносно схожих торговельних марок, підтверджується листом Патентно-юридичної Агенції «Дубинський і Ошарова» від 16 липня 2009 р. до позивача.

Таким чином, звернувшись до суду 20 листопада 2009 р., тобто, через 4 (чотири) місяці після отримання листа від 16 липня 2009 р., позивач не пропустив встановлений ст. 257 ЦК України строк позовної давності для звернення до суду.    

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов’язання Держдепартаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 494, 495, 499 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями, ст. 5, абз. 2 п. 3 ст. 6, п. 5 ст. 16, підпунктом “а” п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 19 Закону України  “Про охорону  прав  на знаки  для  товарів  і  послуг”  від  15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями, п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 23 грудня 1993 р.,   п. 4.3.1.9., абз. 3 п. 4.3.2.4. п. п. 4.2.3.4.-4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями, а також ст. ст. 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215   ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь компанії «Ніссан Дзідося Кабусікі Кайся (також торгуюча як Ніссан Мотор Ко., Лтд)» витрати по оплаті держмита всього у розмірі 17 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 37 грн. , а всього 54,00 грн.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом’янський районний суд м. Києва апеляційної скарги на рішення протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя: