Справа № 2-704/10 р.  

РІШЕННЯ  

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ  

 01 листопада 2010 року                 Солом’янський районний суд м. Києва

 у складі головуючого судді -  Букіної О.М.,

при секретарі –Балагура О.С., Волошиній О.В., Дімаковій Г.О.  

 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ОСОБА_3  про визнання знака «LEXUS» добре відомим в Україні, визнання недійсним  свідоцтва України № 57610 на знак для товарів і послуг «LEXUS» та зобов’язання вчинити дії,  

  ВСТАНОВИВ:  

Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) (далі - позивач) звернулася з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ОСОБА_3  про визнання знака «LEXUS» добре відомим в Україні, визнання свідоцтва України № 57610 на знак для товарів і послуг «LEXUS» недійсним повністю та зобов’язання вчинити дії.  

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 п. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Позивач вказує, що завдяки його активній та довготривалій діяльності позначення «LEXUS» чітко асоціюється у свідомості споживачів саме з компанією Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн), а тому, на думку позивача, вказане позначення є добре відомим на території України. Посилаючись на дані обставини, представник позивача вважає, що спірна торговельна марка «LEXUS» за свідоцтвом України № 57610, зареєстрована на ім’я ОСОБА_3 , є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Саме необхідністю захисту прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку «LEXUS» позивач і обґрунтовує право на звернення до суду з даним позовом.    

Позивач просить суд визнати добре відомим в Україні знак «LEXUS» на ім’я Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» з 24.05.2004 р.; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості про добре відомий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 57610; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 57610 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Держдепартамент) надав суду заперечення проти позову, в яких зазначив, що не погоджується з твердженнями позивача про те, що знак для товарів і послуг «LEXUS» був добре відомим в Україні щодо позивача станом на 24.05.2004 р. Також Держдепартамент вказав, що  спірна торговельна марка відповідає умовам надання правової охорони, оскільки Держдепартамент не порушував приписів чинного законодавства України при розгляді поданої до нього заявки на реєстрацію спірної торговельної марки та видачі спірного свідоцтва. Крім того, Держдепартамент заявив про необхідність застосування позовної давності, оскільки, на його думку, позов подано з пропуском строку позовної давності.  

Представник Держдепартаменту у судовому засіданні у задоволенні позову просив відмовити.  

Відповідач – ОСОБА_3 позову не визнав, надав суду письмові заперечення, в яких посилаючись на необґрунтованість та недоведеність заявлених позовних вимог, просив у задоволенні позову відмовити.  

Представник ОСОБА_3 у судовому засіданні просила у задоволенні позову відмовити повністю.  

 Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

 Судом встановлено, що 15.12.2005 р. Держдепартамент зареєстрував знак для товарів і послуг  «LEXUS» та видав на ім’я відповідача-2 ОСОБА_3  свідоцтво України № 57610 (№ заявки № 20040505413; дата подання заявки – 25.05.2004 р.)  

Торговельна марка за свідоцтвом України № 57610 зареєстрована для товарів «будильники; годинники; годинники (настільні, настінні); годинники електричні; контрольні годинники; кварцові годинники; наручні годинники» 14 класу та послуг «імпортно-експортні агентства; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги по сукупному розміщуванню асортименту годинників у магазинах роздрібної торгівлі, що дозволяє споживачам оглядати та купувати ці товари; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві будильників, годинників, наручних годинників» 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Наведене підтверджується наявною випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 57610.

Згідно ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.  

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо вищевказаного свідоцтва заявку № 20040505413 на реєстрацію торговельної марки «LEXUS» було подано до Держдепартаменту 25.05.2004 р.

Таким чином, на дату подання заявки № 20040505413 на реєстрацію торговельної марки «LEXUS» (25.05.2004 р.) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 22.05.2003 р.

Відповідно до ст. 5 вказаного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 22.05.2003 р., чинного на дату подання вищезазначеної заявки (25.05.2004 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 22.05.2003 р., чинного на дату подання вищезазначеної заявки (25.05.2004 р.), згідно з цим Законом не можуть одержати правову  охорону також позначення, які є оманливими  або  такими,  що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.  

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.  

З урахуванням того, що для правильного вирішення справи необхідно належними засобами доказування з’ясувати наступні обставини: 1) чи був станом на 24.05.2004 р. ступінь відомості позначення «LEXUS» чи визнання його у відповідному секторі суспільства достатнім для визнання вказаного позначення добре відомим на території України для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» на вказану дату; 2) якою була цінність, що на 24.05.2004 р. асоціювалася з позначенням «LEXUS», використовуваним для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»; 3) чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57610 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; які потребують спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє, судом було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.  

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом О. Ф. Дорошенком, який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, безстрокове) та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

За результатами проведення судової експертизи експертом складено висновок № 624 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 20 липня 2010 р. (далі - Висновок).  

Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.    

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного експертами дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1.   Матеріали справи містять відомості, згідно з якими станом на 24.05.2004 р. позначення «LEXUS» мало високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»;

2.   Цінність, яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», використовуваним для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу», станом на 24.05.2004 р. була високою та визнаною у суспільстві;

3.   Використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57610 для товарів 14 та 35 класів МКТП може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.  

Згідно ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре  відомим  Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

1.   ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

2.   тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

3.   тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

4.   тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій  та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;  

5.   свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема, територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

6.   цінність, що асоціюється зі знаком.

Згідно з пунктом 2 статті 25 Закону для встановлення того, чи є знак добре відомим в Україні, зазначені фактори не є вичерпними.

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі - Рекомендації ВОІВ), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Таким чином, на підставі Висновку у сукупності з іншими доказами у справі судом встановлено, що станом на 24.05.2004 р. позначення «LEXUS» мало високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» та, крім того, цінність, яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», використовуваним для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу», станом на 24.05.2004 р. була високою та визнаною у суспільстві.  

Також судом оцінено у якості доказу наданий позивачем Звіт про соціологічне дослідження «Визначення рівня відомості знаку «LEXUS» в Україні» серед дорослого дієздатного населення міст України населенням 100 тис. і більше, проведене в період з 1 березня по 12 квітня 2010 р. на замовлення Інституту соціальних технологій «Соціо поліс».

Дослідження проводилось в три етапи методом вуличного опитування у формі особистого інтерв'ю. Усього було опитано 2820 респондентів, з них чоловіків - 1405, жінок - 1415, за віком: 18-29 років - 753 особи, 30-39 років -528 осіб, 40-49 років - 550 осіб, 50-59 років - 497 осіб, 60 років і більше - 492 особи. В результаті проведення цього дослідження встановлено, що:

- обізнаність населення великих міст України про існування знаку «LEXUS» є досить високою - понад 70% респондентів (72,3%) назвали цей знак відомим для них;

- соціально-демографічний профіль мешканців великих міст, яким відомий знак «LEXUS» є наступним: це чоловіки молодого (до 30 років) і середнього (30-50 років) віку, з вищою освітою, з середнім і високим рівнями доходів;

- переважна більшість опитаних добре обізнана з товарами, які марковані знаком «LEXUS» - 85,6% з числа опитаних, яким відомий знак «LEXUS», назвали такими товарами автомобілі та деталі до них;

- мешканці великих міст України достатньо добре проінформовані про власника та виробника продукції під знаком «LEXUS» - правильну відповідь на вказане питання («Тойота Мотор Корпорейшн») дали більше половини (53,2%) опитаних з числа тих, кому відомий знак «LEXUS»;

- період поінформованості населення великих міст України про знак «LEXUS» є досить тривалим - до травня 2004 р. знак «LEXUS» був відомим 46,4% з числа тих, хто обізнаний з цим знаком, або 33,6% від загальної кількості опитаних;

-      основними джерелами інформації, звідки яким респонденти вперше дізналися про знак «LEXUS», є: преса (23,1%) з числа опитаних, яким відомий знак «LEXUS»), Інтернет (20,8%), особисте споглядання товарів (15,7%) і телебачення (7,3%);

-      рекламу продукції під знаком «LEXUS» до травня 2004 р. бачили 35,7% респондентів, яким цей знак був відомий до вказаного часу, ще 26,4% із вказаної категорії респондентів не змогли дати однозначної відповіді на це запитання.

Таким чином, суд вважає, що такий фактор, як ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, стосовно знака «LEXUS», присутній, оскільки знак «LEXUS» є добре відомим споживачам на території України.  

Крім того, судом встановлено, що продукція, маркована знаком «LEXUS», отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

В матеріалах справи містяться також докази, які свідчать про тривалість знаходження товарів (автомобілів), маркованих знаком «LEXUS», на світовому ринку. Такими доказами є, зокрема, обкладинки низки іноземних видань: «Newsweek» від 03.01.1991 р. та 19.12.1994 р., «Time» від 03.06.1991 р., «Motor trend» 01.06.1994 та 01.09.1994 р., «Car and driver» за жовтень, червень 1994 p., «Ulisse 2000» від 01.12.1994 р., «The economist» за 26 липня - 1 серпня 2003 p.

Підтвердженням того факту, що знак «LEXUS» інтенсивно використовується в Україні з 1997 p. є реклама автомобіля «LEXUS» в українських виданнях («За рулем», липень 1997 p., травень 1998 р. лютий, березень 2001 p., липень, серпень 2003 р. травень 2004 р.; «АВТО magazine» № 6 від 08.04.2003, № 18 від 18.04.2003, №№ 12, 13, 14 від 12.03.2003 р., 18.03.2003 р., 23.03.2003 р., № 20 від 06.05.2003 р.; «АВТО МИР» №№ 7, 8, 9 від 6.12.2003 р., 13.12.2003 р., 20.12.2003, № 44 від 25.10.2003 та № 51 від 13.12.2003, № 2(11) від 31.01.2004 та № 12 (20) від 01.05.2004 р.; «АВТО МИР» №26 від 21.06.2003 р., №6 від 31.01.2004 р. та № 19 від 01.05.2004 р.; «ЛИМУЗИН» за квітень 2004 р.; «АВТОмагазин» за червень 2002 р.; «AUTOCAR» за серпень 2002 р.

Про широке представлення товарів, маркованих знаком «LEXUS», на автомобільному ринку України свідчить лист Центру безпеки дорожнього руху Департаменту державної автомобільної інспекції МВС України, згідно якого до 25.05.2004 р. з автомобілями марки «LEXUS» проведено 11662 реєстраційні операції.

Крім того, судом встановлено, що на ім’я позивача зареєстровано та підтримується в мережі Інтернет офіційний сайт http://www.lexus.com/. Для українських користувачів функціонують сайти http://www.lexus.ua/, http://lexus.autoportal.ua/. Більше того, інформацію стосовно компанії позивача та продукції, яку вона виготовляє, можна отримати шляхом пошуку ключового слова «lexus» на пошукових сайтах www.google.com.ua та www.yandex.ua мережі Інтернет.  

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що матеріалами справи підтверджується, що використання знака «LEXUS» для товару «автомобілі» розпочалося з 1997 р., дотепер вказаний знак інтенсивно використовується і інтенсивність його використання постійно зростає. Суд вважає факт тривалого та безперервного використання знака «LEXUS» відносно товару 12 класу МКТП: «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» в України та території інших держав доведеним.  

Таким чином, суд вважає, що такий фактор, як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака «LEXUS», є доведеним.  

Згідно інформації, що міститься у Звіті про соціологічне дослідження, проведеного громадською організацією «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС», основними джерелами інформації, з яких опитані мешканці великих міст України вперше дізнались про існування знаку «LEXUS», були преса та Інтернет видання - їх назвали відповідно 23,1% і 20,8% респондентів з числа тих, кому відомий знак «LEXUS». Соціологічним опитуванням також встановлено, що понад 35% респондентів, яким знак «LEXUS» був відомий до травня 2004 p., бачили рекламу цього знака протягом вказаного часового періоду (до травня 2004 p.).

Відповідно до довідки Товариства з обмеженою відповідальністю «Моніторинг телебачення України» № 80 від 05.11.2008 р. щодо реклами під торговельною маркою «LEXUS» з 05.02.2002 р. до 31.12.2004 р. реклама знака «LEXUS» виходила понад сто разів у 10 виданнях: «Авто фотоПродажа», «Автобазар», «Авто центр», «Афіша», «Власть денег», «Дорога-Авто», «Ego», «Авто Мир», «Салон Дона и Баса», «Playboy».

Окрім наведеної інформації щодо рекламування продукції під знаком «LEXUS» суд також враховує витяги з журналу «Авто magazine» №№ 12 від 12 березня, № 13 від 18 березня та № 14 від 23 березня 2003 року (всеукраїнський автомобільний тижневик) з розміщеною у них рекламою автомобілів під торговельною маркою «LEXUS», оскільки відомості про дану рекламу не включені до згаданої довідки.

Судом встановлено, що знак «LEXUS» широко представлений в мережі Інтернет. В матеріалах справи містяться копії сторінок українських Інтернет-видань з посиланням на автомобілі чи сайт «LEXUS» з 1998 по 2004 p.p.; адреси сайтів, на яких згадувалися або рекламувалися автомобілі марки «LEXUS». Також з результатів пошуку в мережі Інтернет сайтів, на яких пропонуються або рекламуються запчастини до автомобілів марки «LEXUS». Вбачається, що сайт «GOOGLE» знайшов 39 700 сайтів, a «Yandex» - 151 000 сайтів з України, на яких пропонуються або рекламуються оригінальні деталі для автомобілів марки «LEXUS». На підставі викладеного суд вважає, що інформація про знак «LEXUS» достатньо широко поширена в глобальній мережі Інтернет та в ЗМІ.

Вказані докази свідчать про добре відомість знака «LEXUS» в Україні та підтверджують наявність фактору «тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується».

Судом також встановлено, що вперше торговельна марка «LEXUS» була зареєстрована у Франції в 1987 р. відносно товарів 12 класу МКТП (реєстрація № 1.398.464). Згодом цей знак та позначення, до складу яких входить елемент «LEXUS», були зареєстровані більше, ніж у 80 країнах світу, зокрема, Австралія, Австрія, Країни Бенілюксу, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Хорватія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Гонконг, Індія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Іспанія, Японія, Корея, Малайзія, Мексика, Монако, Нова Зеландія, Португалія, Росія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Швейцарія, Тайвань, Таїланд, Туреччина, Великобританія, Вірменія, Туркменістан, Німеччина, Росія, Україна та інші.

В матеріалах справи містяться докази, що підтверджують факт реєстрації в Україні торговельної марки «LEXUS» та торговельних марок, які містять дане позначення в складі знака.

Встановлено, що в Україні першу заявку на реєстрацію торговельної марки «LEXUS» було подано ще у 1989 р. На сьогодні позивач є власником 9 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме на ім’я позивача зареєстровано: комбіноване позначення зі словесним елементом «LEXUS» за свідоцтвом України № 4010 (дата подання заявки 29.08.1989 р.); «LEXUS LX470» за свідоцтвом України № 28078 (дата подання заявки 12.06.2000 р.); «LEXUS LS400» за свідоцтвом України № 28079 (дата подання заявки 12.06.2000 р.); «LEXUS LS430» за свідоцтвом України № 28080 (дата подання заявки 12.06.2000 р.); «LEXUS GS300» за свідоцтвом України № 28081 (дата подання заявки 12.06.2000 р.); «LEXUS GS430» за свідоцтвом України № 28082 (дата подання заявки 12.06.2000 р.); «LEXUS RX300» за свідоцтвом України № 28083 (дата подання заявки 12.06.2000 р.); «LEXUS IS200» за свідоцтвом України № 28084 (дата подання заявки 12.06.2000). Вказані торговельні марки  зареєстровані відносно товарів 12 класу МКТП.

На підставі наведених вище відомостей щодо здійснених реєстрацій знаків з позначенням «LEXUS», включаючи його різні комбінації зі словесними і зображувальними елементами, суд приходить до висновку, що позивач здійснює всіх необхідних заходів для набуття та підтримання правової охорони цього знака в Україні. Наведене свідчить про присутність щодо знака «LEXUS» такого фактору як «тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій  та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним».  

В якості доказів успішного відстоювання прав на знак «LEXUS» позивачем надано копію рішення Окружного суду Сполучених Штатів Америки по справі № 3:02cvl38 за позовом позивача щодо заборони використання торгової назви та знака для обслуговування «LEXUS». Даним рішенням забороняється: (а) використовувати торгову назву та знак для обслуговування LEXUS II та/або будь-яку іншу копію або імітацію кольорів торгової назви LEXUS та/або знаків LEXUS, LEXUS & Design, LEXUS EXTRA CARE та/або LEXUS CUSTOM TAILORED LEASE, що вводить в оману, окремо або в комбінації з іншими словами, літерами та/або символами; та в інший спосіб порушувати або «розмивати» розрізняльну здатність знаків LEXUS, LEXUS & Design, LEXUS EXTRA CARE та/або LEXUS CUSTOM TAILORED LEASE, належним чином зареєстрованих згідно з федеральним законодавством».

Суд вважає, що вказаний доказ свідчить про те, що позивач здійснює заходи, спрямовані на запобігання порушенням його прав на знак «LEXUS». Таким чином, суд вважає, що  такий фактор як «свідчення успішного відстоювання прав на знак»  підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи.

Судом також встановлено, що цінність, яка асоціюється зі знаком «LEXUS» є досить високою, оскільки за даними щорічного дослідження провідних автовиробників, проведеного
американською дослідницькою організацією «Джей.Ді.Пауер енд Ессоусіейтс»
станом на 2003 р. автомобілі марки «LEXUS» дев'ятий рік поспіль займають перше місце в рейтингу провідних автовиробників. Для українських споживачів ці інформація була висвітлена в газеті «ФАКТИ» від 11.06.2003 (http://www.facts.kiev.ua/archive/20Q3-Q7-11/66196/index.html). Крім того, згідно дослідження, проведеного британським журналом «WHICH?», згідно якого за весь період 2000 року автомобілі марки «LEXUS» не зазнали жодної поломки, чим підтверджується цінність та надійність продукції, що виробляється заявником. Для українських споживачів дана інформація була розміщена на веб-сайті інформаційно-аналітичної групи «AUTO-Consulting» у 2001 р. (http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid:::187N).

Висока цінність знака «LEXUS» серед споживачів у всьому світі підтверджується наданими позивачем доказами отримання продукцією, маркованою знаком «LEXUS», численних нагород («Найкраща якість збірки»; «Споживча оцінка», «Краща імпортна машина року» тощо).  

Вказане також підтверджується Висновком судової експертизи за № 624 від 20.07.2010 року,  згідно якої цінність, яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», використовуваним для товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу», станом на 24.05.2004 р. була високою та визнаною у суспільстві.

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку, що знак «LEXUS» має добру репутацію, яка постійно підтримується його власником; що вказаний знак є відомим значній кількості населення в Україні та серед кола споживачів продукції, маркованої цим знаком.  

Суд  вважає, що  позивачем доведено та матеріалами справи підтверджено наявність факторів, що впливають на визнання знака добре відомим,.  

Таким чином, суд приходить до висновку, що позначення «LEXUS» стало добре відомим в Україні станом на 24.05.2004 р. відносно позивача Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу».

Щодо посилань представників відповідача про малу кількість ввезених та розмитнених на території України автомобілів марки «LEXUS» за період з 01.01.2004-25.05.2004 р. ( 495 шт.) вважає такими, що не спростовують висновки суду щодо наявності факторів високої ступені відомості позначення позивача «LEXUS» та визнання позначення «LEXUS» добре відомим в Україні щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу».

Також суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «LEXUS» за свідоцтвом України № 57610 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.  

Відповідно до п.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати  правову охорону також позначення , які є оманливими  або такими, що можуть ввести в оману щодо товару , послуги або особи , яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання і  подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Держпатенту  N 116 від 28.07.95 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812, (зі змінами) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Як вбачається з матеріалів справи  позивач є власником  серії знаків, домінуючим елементом яких є позначення «LEXUS», яким маркують товари, що належать до 12 класу МКТП. Позивач виробляє та реалізує ряд сукупних товарів, зокрема автомобільні аксесуари, годинники , одяг тощо, що маркуються позначенням «LEXUS». В результаті активної діяльності щодо просування своєї торгівельної марки  у світі та підтримання високої репутації   у свідомості споживачів продукція під торгівельною маркою «LEXUS» чітко асоціюється з компанією позивача.

Таким чином, існує велика ймовірність  того, що товари, марковані торгівельною маркою «LEXUS»., вироблені  іншими особами, будуть у свідомості споживачів асоціюватися з позивачем, як з виробником  легкових авто під добре відомою торгівельною маркою «LEXUS», а отже на думку суду будуть вводити  в оману споживачів.  

Суд також вважає, що при появі  в магазинах різноманітних товарів  маркованих позначенням «LEXUS» або появі послуг під цією торгівельною маркою, споживач буде  вважати, що дані товари та послуги надаються саме позивачем.

Таким чином, використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57610 для товарів 14 та 35 класів МКТП може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.  

Вказані висновки суду також підтверджуються висновком судової експертизи за № 624 від 20.07.2010 року.

Згідно ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні,  йому надається правова охорона така  сама,  якби  цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється  також  на  товари  і  послуги,  що  неспоріднені з тими,  для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і  послуг  вказуватиме  на  зв'язок  між  ними  та власником добре відомого знака і його інтересам,  ймовірно,  буде  завдано  шкоди таким використанням.

За приписами ст. 6bis (Знаки: загальновідомі товарні знаки) Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України та є частиною національного законодавства України (1) країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за  клопотанням  зацікавленої  особи  відхиляти  або  визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення,  імітацію чи переклад іншого знака,  здатні викликати  змішування  зі знаком,  що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як  знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції,  і  використовується  для   ідентичних   або   подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію,  здатну викликати змішування з ним. (2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років,  що вираховується від дати  реєстрації знака.  Країни Союзу мають право встановити строк,  протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.  (3)  Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону  застосування  знаків, зареєстрованих  чи  таких, що використовуються недобросовісно.

З огляду на викладене та враховуючи вимоги абз. 5 п. 2. ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» суд приходить до висновку, що торговельна марки за свідоцтвом України № 57610 не відповідає умовам надання правової охорони.  

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.  

Зважаючи на встановлення судом того, що торговельна марка за свідоцтвом України № 57610 не відповідає умовам надання правової охорони, зазначене свідоцтво підлягає визнанню недійсним повністю.  

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання знаку добре відомим, визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов’язання Держдепартаменту внести відомості про добре відомий знак «LEXUS».  до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 57610 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Суд не погоджується з доводами відповідачів про те, що позов подано з пропуском строку позовної давності та наявності обставин для відмови у задоволенні позову з даних підстав.  

Згідно ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Ст. 257 ЦК України визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. У відповідності до ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.  

Обґрунтовуючи пропуск позивачем строку позовної давності відповідачі посилаються на те, що 24.07.2006 р. позивач нібито направляв відповідачу листа-попередження з пропозицію передати права інтелектуальної власності на спірний знак, проте з даними доводами відповідачів суд не погоджується.

З матеріалів справи вбачається, що відповідних повноважень ОСОБА_8 , якою було підписано лист-попередження до відповідача,  позивачем надано не було. Також встановлено, що  ОСОБА_8  не мала повноважень діяти в інтересах позивача та на вчинення  будь-яких інших дій, оскільки для цього остання повинна була мати довіреність.

Встановлено, що довіреність на представництво своїх інтересів позивач видав своїм повноважним представникам лише 23.09.2009 р., позов подано до суду 04.12.2009 року. Отже, у 2006 році позивач не знав і не міг знати про існування зареєстрованого на ім’я відповідача знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57610. Не міг позивач дізнатися про вказану реєстрацію і у момент публікації про видачу свідоцтва України № 57610 в офіційному бюлетені «Промислова власність» (15.12.2005 р.), оскільки  даний бюлетень публікується лише на території України, позивач  є іноземною юридичною особою та знаходиться за межами України. Доказів про те, що позивач знав про наявність відповідної публікації спірного свідоцтва в липні 2006 році, відповідачами не надано.

Крім того, суд вважає можливим зазначити, що відповідно до ст. 6bis (Знаки: загальновідомі товарні знаки) Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України та є частиною національного законодавства України, країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за  клопотанням  зацікавленої  особи  відхиляти  або  визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення,  імітацію чи переклад іншого знака,  здатні викликати  змішування  зі знаком,  що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як  знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції,  і  використовується  для   ідентичних   або   подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію,  здатну викликати змішування з ним. Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років,  що вираховується від дати  реєстрації знака.  

За таких обставин,  суд вважає обґрунтованими посилання  позивача на те, що строк позовної давності за вимогою про визнання недійсним свідоцтва України № 57610 не сплинув, а тому підстав для застосування строку позовної давності на звернення до суд не знаходить.

 На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 237, 239, 246, 257, 267, 494, 499 ЦК України,  Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст..3,4, 10, 11, 57-60, 88, 212-215  ЦПК України, суд -  

  ВИРІШИВ:  

 Позов компанії Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) задовольнити.

Визнати добре відомим в Україні знак «LEXUS» на ім’я Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн) щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать до 12 класу» з 24.05.2004 р.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості про добре відомий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнати недійсним свідоцтво України № 57610 на знак для товарів і послуг «LEXUS»  повністю.  

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 57610 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

  Суддя