ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

21 вересня 2021 рокуСправа № 912/917/21

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.,

розглянувши у підготовчому засіданні справу №912/917/21 від 29.03.2021

за позовом: Приватного підприємства "Аллєгро-Опт" (далі - ПП "Аллєгро-Опт"), код ЄДР 34201283, вул. Молодіжна, буд. 6-а, с. Бережинка, Кіровоградська обл., 27605

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-БУД ЛТД" (далі - ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД"), код ЄДР 41089394, вул. Привокзальна, 1А, м. Шостка, Сумська обл., 41100

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - Ланецький С.В., довіреність №145 від 26.04.2021, витяг з ЄДР від 22.04.2021(в порядку самопредставництва);

від відповідача - адвокат Матвєєва Н.Ф., ордер серія КС №774440 від 22.04.2021, договір про надання юридичних послуг №117/179-ю від 15.04.2021.

У підготовчому засіданні суду оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ПП "Аллєгро-Опт" до ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" про припинення порушення прав інтелектуальної власності та відшкодування збитків з вимогами (з урахуванням заяви позивача №б/н від 27.05.2021 про збільшення розміру позовних вимог):

- заборонити ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" продаж LED світильника "ІНФОРМАЦІЯ_4" V-FRL будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару у мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити всі LED світильники "ІНФОРМАЦІЯ_4" V-FRL;

- стягнути з ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" (41100, Сумська обл., місто Шостка, вул. Привокзальна, 1А, Код ЄДРПОУ 41089394) на користь ПП "Аллєгро-Опт" (27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, вул. Молодіжна, буд. 6-а Код ЄДРПОУ 34201283) 1 220 676 (один мільйон двісті двадцять тисяч шістсот сімдесят шість) грн. 30 коп. збитків;

- судові витрати покласти на відповідача (ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" (41100, Сумська обл., місто Шостка, вул. Привокзальна, 1А, Код ЄДРПОУ 41089394).

Ухвалою від 29.03.2021 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/917/21. Ухвалив справу №912/917/21 розглядати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою від 08.06.2021 господарський суд, зокрема, клопотання №7/24.05 від 24.05.2021 відповідача про призначення додаткової судової експертизи задовольнив. Призначив додаткову судову експертизу у справі №912/917/21. Проведення додаткової судової експертизи доручив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності. На вирішення експерта поставив наступні питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 35224 від 28.08.2017?

Провадження у справі №912/917/21 зупинив на період проведення додаткової судової експертизи. Для проведення додаткової судової експертизи матеріали даної справи направив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності разом з даною ухвалою для виконання.

25.08.2021 до суду від Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності надійшов висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.

Ухвалою від 06.09.2021 господарський суд провадження у справі №912/917/21 поновив. Розгляд справи у підготовчому засіданні призначив на 16.09.2021 - 15:00 год.

14.09.2021 від позивача до суду надійшли:

- додаткові пояснення №б/н від 14.09.2021 щодо висновку експертів №131/21 від 19.08.2021, у яких міститься вимога - визнати висновки експертів №131/21 від 19.08.2021 неповним та таким що викликає сумніви у його правильності;

- клопотання №б/н від 14.09.2021 про приєднання доказів до матеріалів справи - визнати причини неподання доказів у встановлений строк поважними та задовольнити дане клопотання; приєднати до матеріалів справи докази, що додаються;

- клопотання №б/н від 14.09.2021 про проведення повторної комісійної судової експертизи:

1. Призначити у справі №912/917/21 повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

2. На розгляд та вирішення експертизи поставити такі питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 р. є суттєвими?

Чи використано у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 р.?

Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 р. ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

Чи використані у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 р.?

3. Проведення повторної комісійної судової експертизи доручити одній із наступних груп експертів:

- Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу Провідним експертом визначити Петренко Сергія Анатолійовича ( АДРЕСА_1 , адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 ), або

- Соповій Катерині Андріївні та Ткачук Тетяні Миколаївні . Провідним експертом визначити Сопову Катерину Андріївну ( АДРЕСА_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 )

4. Оплату за проведення повторної судової експертизи гарантує ПП "Аллєгро-Опт" (Код ЄДРПОУ 34201283).

5. На час проведення повторної комісійної судової експертизи провадження у справі №912/917/21 зупинити.

6. Про призначення повторної судової експертизи та зупинення провадження у справі постановити ухвалу.

Відповідачем 16.09.2021 подано суду клопотання №16/16.09 від 16.09.2021 про виклик експерта в судове засідання - викликати судових експертів Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну для надання роз`яснень висновку додаткової експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи.

У підготовчому засіданні представник відповідача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання додаткового часу для підготовки позиції щодо наданих позивачем клопотань.

Ухвалою від 16.09.2021 господарський суд усне клопотання представника відповідача задовольнив. Підготовче засідання у справі №912/917/21 відклав до 21.09.2021 - 14:00 год. Постановив відповідачу надати суду:

- письмові доводи щодо заявлених позивачем клопотань про приєднання доказів до матеріалів справи та про призначення повторної комісійної судової експертизи;

- запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта.

Позивачу надати суду письмові доводи щодо заявленого відповідачем клопотання про виклик експерта в судове засідання. Сторонам у справі повідомити суд про обрання за взаємною згодою експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).

До господарського суду 20.09.2021 (електронною поштою) та 21.09.2021 відповідачем подано заперечення №18/20.09 від 20.09.2021 на клопотання позивача щодо проведення повторної комісійної експертизи з вимогами відмовити позивачу в задоволенні клопотання про проведення повторної комісійної експертизи у даній справі.

Позивачем 20.09.2021 подано до господарського суду заперечення №б/н від 20.09.2021 проти задоволення клопотання відповідача від 16.09.2021 про виклик експерта в судове засідання з вимогою відмовити у задоволенні такого клопотання відповідача.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України - позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Позивач просить долучити до матеріалів справи копію клопотання ПП «Аллєгро-Опт» №179 від 01.09.2021 та копію листа-відповіді Укрпатенту з засвідченою копією матеріалів заявки №21706/2021 від 03.09.2021 у зв`язку необхідністю призначення повторної комісійної експертизи на вирішення якої ставить запитання, яке потребує дослідження такого доказу.

Відповідно до ч. 5 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України - у випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне визнати поважними причини неподання позивачем доказів у встановлений законом строк. Встановити додатковий строк для подання доказів за клопотанням №б/н від 14.09.2021 позивача про приєднання доказів до матеріалів справи - до дати їх фактичного подання. Тим самим, клопотання №б/н від 14.09.2021 позивача про приєднання доказів до матеріалів справи задовольнити.

За ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

2. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

3. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

4. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

5. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

6. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

7. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Господарський суд, вирішуючи питання призначення повторної комісійної судової експертизи, враховує, зокрема, що за висновком №131/21 від 19.08.2021 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21, експерти відповіли на 3 із 4 поставлених питань. На сторінці 17 та 20 зазначеного висновку вказано, що надати відповідь на питання "Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 р. ознаки, яких не було в матеріалах заявки?" не виявляється за можливе, так як матеріали справи не містили копію матеріалів заявки, що були подані на реєстрацію, за яким було отримано патент НОМЕР_3.

Відповідно до п. 15.1 Постанови №4 від 23.03.2012 Пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" - висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об`єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Отже не маючи відповіді на всі поставлені запитання, висновок експертів №131/21 від 19.08.2021 не може вважатись повним та належним. Тлумачення експертами суттєвих ознак здійснювалось без урахування опису, а лише виключно по зображеннях виробу, внесених до Реєстру. Отже висновок експертів не ґрунтується на матеріалах заявок на промисловий зразок в яких міститься опис.

Про наявність сумнівів у правильності такого висновку експертів (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) зазначив позивач у своєму клопотанні №б/н від 14.09.2021 про проведення повторної комісійної судової експертизи. У запереченні №18/20.09 від 20.09.2021 на клопотання позивача щодо проведення повторної комісійної експертизи відповідач не спростував обставин, які викликали сумніви, зокрема, у позивача щодо правильності такого висновку експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Крім цього, за ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - у разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності. (ст. 105 Господарського процесуального кодексу України)

Отже, у суду наявні сумніви у правильності висновку експертів з огляду на вищевказані обставини, тому суд доходить висновку щодо необхідності задоволення клопотання №б/н від 14.09.2021 позивача про проведення повторної комісійної судової експертизи.

Відповідач не скористався правом запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта.

Господарський суд вважає за необхідне визначити такий перелік питань, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017?

Сторони у справі не повідомили суду про обрання за взаємною згодою експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).

За відсутності згоди сторін щодо особи експерта чи експертної установи, господарський суд вважає за необхідне проведення повторної комісійної судової експертизи доручити групі експертів: Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу, провідним експертом визначити Петренка Сергія Анатолійовича (03150,м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, inprolex@i.ua, тел. НОМЕР_1 ).

Господарський суд зазначає, що особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов`язки, зазначені у ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" - витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров`я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012 Пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" - у застосуванні відповідних законодавчих приписів господарським судам рекомендується виходити з такого.

Витрати пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов`язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України - суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

Господарський суд покладає витрати з проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у даній справі на позивача.

Після закінчення розгляду справи витрати, пов`язані з проведенням експертизи, будуть розподілені господарським судом на загальних підставах, визначених ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

З підстав викладеного, враховуючи необхідність направлення матеріалів справи експертам з підстав знаходження в матеріалах справи необхідних для проведення експертизи документів, господарський суд зупиняє провадження у даній справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 3, 12, 73-74, 80-81, 99-100, 105, 107, 125, 228, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання №б/н від 14.09.2021 позивача про приєднання доказів до матеріалів справи задовольнити.

Визнати поважними причини неподання позивачем доказів у встановлений законом строк.

Встановити додатковий строк для подання доказів за клопотанням №б/н від 14.09.2021 позивача про приєднання доказів до матеріалів справи - до дати їх фактичного подання.

2. Клопотання №б/н від 14.09.2021 позивача про проведення повторної комісійної судової експертизи задовольнити.

Призначити повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у справі №912/917/21.

Проведення повторної комісійної судової експертизи доручити групі експертів:

- Петренку Сергію Анатолійовичу та Стародубову Ігорю Вадимовичу, провідним експертом визначити Петренка Сергія Анатолійовича (03150,м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, inprolex@i.ua, тел. НОМЕР_1 ).

На вирішення експертів поставити таке питання:

- Які ознаки промислового зразка "Стельовий світильник" за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 є суттєвими?

- Чи використано у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017?

- Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017 ознаки, яких не було в матеріалах заявки?

- Чи використані у виробі LED світильник "ІНФОРМАЦІЯ_4" модель V-FRL всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 від 28.08.2017?

3. Попередити судових експертів до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

4. Зобов`язати провідного експерта Петренка Сергія Анатолійовича надіслати до Господарського суду Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32) оригінал висновку експертизи.

5. Витрати по проведенню повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності покласти на ПП "Аллєгро-Опт".

6. Провадження у справі №912/917/21 зупинити на період проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

7. Для проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності матеріали справи №912/917/21 направити провідному експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (03150,м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 01042, ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 ), разом з даною ухвалою для виконання.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

Копії ухвали направити сторонам (поштою та на E-mail: позивачу - lawyer@videx.ua, відповідачу - n.matvyeyeva@colares.ua), експертам: Стародубову І.В. (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та Петренку С.А. ( АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - разом з матеріалами справи для виконання.

Повний текст ухвали складено 22.09.2021.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.