Справа  № 2-218/10

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М         У К Р А Ї Н И

27 вересня 2010  року  Солом'янський районний суд м. Києва                    

у складі суду:  головуючого   судді           - Калініченко О.Б.

                при секретарі                               - Кучерявець О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві  цивільну справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «Самарський підшипниковий завод» до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, та позовом Відкритого акціонерного товариства «Самарський підшипниковий завод» до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів, в якому просить визнати повністю недійсними свідоцтва України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 на знаки для товарів і послуг, видані Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; заборонити відповідачці ОСОБА_1 будь-яке використання в Україні позначення “SPZ-group” та зобов‘язати відповідача Державний департамент інтелектуальної власності внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв України  на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в бюлетені «Промислова власність».  

Свої вимоги обґрунтовує тим, що Державним департаментом інтелектуальної власності 15.02.2006 року на ім’я відповідачці ОСОБА_1 видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «SPZ-group» для послуг 7 класу МКТП та 15.03.2006 року - свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «SPZ GROUP» (зобр.).

Позивач зазначає, що згадані свідоцтва підлягають визнанню повністю недійсним в судовому порядку на підставі   ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» внаслідок невідповідності зареєстрованого знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач посилається на те, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №НОМЕР_2 та № НОМЕР_1  не відповідають умовам надання правової охорони, встановленим у ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, яке відоме в Україні та право на використання якого для товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтвах, виникло у позивача до дати подання заявок на оскаржувані свідоцтва. Крім того, знаки є такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Позивач в позові зазначає, що, будучі одним з найбільших відомих виробників підшипникової продукції в країнах колишнього Радянського Союзу, який діє на ринку відповідної продукції з 1935 року, є власником прав на повне фірмове (комерційне) найменування «Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» та на скорочене фірмове (комерційне) найменування «ОАО «СПЗ».

Стверджує, що свою продукцію позивач поставляє в більш ніж 30 країн Європи, Азії, Америки, виступаючи в господарському обороті, в тому числі  і на території України, під фірмовим (комерційним) найменуванням «Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» та скороченим фірмовим (комерційним) найменуванням «ОАО «СПЗ», маркуючи свою продукцію торговельною маркою «SPZ-group», яка зареєстрована на території Російської Федерації на ім’я позивача – свідоцтво НОМЕР_3.    

На підтвердження цих обставин позивач в якості доказів надав документи про використання ним цього словосполучення в господарській діяльності в якості комерційного найменування до дати подання відповідачкою  заявок на знаки для товарів і послуг, господарські договори поставок та докази щодо їх виконання, митні декларації, які, на його думку, свідчать про відомість фірмового найменування та скороченого фірмового найменування позивача на території України з 2001 року.

Нещодавно позивачу стало відомо про надання Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України   правової охорони на території України словесному та комбінованому знаку для товарів і послуг «SPZ-group» за спірними свідоцтвами України.

Згідно із довідками Державного підприємства «Український інститут промислової власності» №18649/4 від 22.06.2009 року та №19491/4 від 30.06.2009 року станом на 22.06.2009 року  свідоцтво України за № НОМЕР_1  та станом на 30.06.2009 року  свідоцтво України за № НОМЕР_2 на знак «SPZ-group», які видані на ім’я ОСОБА_1, зареєстровані для товарів і послуг 07 класу МКТП  та  є чинними.  

Мотивує тим, що всі відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням відповідачкою ОСОБА_1 права власності на знак для товарів і послуг “SPZ-group” в Україні регулюються положеннями Цивільного кодексу України, Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Закону про торговельні марки, а також положеннями Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28.07.1995 року  № 116.

Зокрема, відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV до об’єктів права інтелектуальної власності належить, зокрема, фірмове (комерційне) найменування.

Враховуючи вищевикладене, позивач вважає, що надання правової охорони вказаним торговельним маркам було здійснене з порушенням норм ч. 1 ст. 5, абз. 5 ч. 2 ст. 6 та абз. 4 ч. 3 ст. 6 Закону про торговельні марки, а також норм ч. 16 ст. 10 Закону про торговельні марки, п.п. 4.3.1.3, 4.7.2, 4.7.3, 4.3.2.4, 4.3.2.6. Правил, та порушує його права на фірмове (комерційне) найменування, оскільки вони є схожим настільки, що їх можна сплутати зі скороченим фірмовим (комерційним) найменуванням позивача «ОАО «СПЗ», яке було відомим на території України до дати подання заявок на реєстрацію за свідоцтвом України №НОМЕР_1 - до 24.11.2005 року та за свідоцтвом України №НОМЕР_2 - до 05.01.2006 року, та , крім того, створює умови для введення споживачів в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.  

Також позивач зазначає, що звернувся до суду за захистом свого права інтелектуальної власності в силу того, що відповідачка ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ «ГПЗ», (юридичної особи, яка здійснює виготовлення та реалізацію підшипникової продукції на території України), а отже, діє в тому ж сегменті ринку – виробництво та реалізація підшипникової продукції, що і позивач.

За таких обставин вказує, що відповідачка недобросовісного використовує права на знаки для товарів і послуг «SPZ-group», оскільки шляхом внесення даних об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності згідно ст.ст. 256, 257-1 Митного Кодексу України перешкоджає ввезенню на територію України позивачем власної продукції. Вважає, що викладене є підставою для заборони відповідачці ОСОБА_1 будь-яке використання в Україні позначення “SPZ-group”.

В судовому засіданні представник позивача просив суд позов задовольнити в повному обсязі.  

Представник відповідача Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України в судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених  вимог, та, окрім того, просив застосувати строк позовної давності.

Не погоджуючись  з твердженнями представника позивача, посилався на те, що експертиза заявок, за якими були видані спірні свідоцтва України на знаки для товарів і послуг була проведена відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 (в чинній на дату здійснення відповідної реєстрації редакції від 20.08.1997 року). Заперечення проти висновків експертиз заявок позивачем не було своєчасно подане.

Виходив з того, що на дату проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг була відсутня інформація про відомість в Україні фірмового найменування позивача та про використання позивачем цього позначення.

Також зазначає, що Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, нормами яких регулюються в Україні відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на комерційне (фірмове) найменування як об’єкта права інтелектуальної власності, не містять положень щодо визначення та порядку визнання комерційного (фірмового) найменування відомим в Україні, а жодного іншого нормативного акту, що розкриває та регулює дане питання, дотепер не прийнято.

При цьому вважає можливим для встановлення відомості комерційного (фірмового) найменування в Україні застосувати аналогію закону - п. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яким визначають ступінь відомості добре відомого знака.  

Крім того, не вважає схожими зареєстровані позначення як знаки для товарів і послуг з фірмовим найменуванням позивача, а також можливим введення в оману споживача, тобто породження у його свідомості асоціацій, пов’язаних з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг з певним виробником, які б насправді не відповідали дійсності.

Враховуючи вищенаведене, представник відповідача Держдепартаменту вважає, що ними не порушено жодної норми законодавства України при реєстрації знаків для товарів і послуг за оспорюваними свідоцтвами України, у зв’язку з чим просив в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Представник відповідача ОСОБА_1 у судовому засіданні також просила застосувати строк  позовної давності та позов не визнала, посилаючись на те, що на території Україні, окрім позивача, діють інші підприємства,  у найменуванні яких міститься позначення «СПЗ», зокрема Саратовській та Степногорській  підшипникові заводи, які діють у тому ж сегменті вітчизняного ринку, а тому вважає  фірмове найменування позивача не охороноздатним.

Товарні ж знаки відповідачки, на її думку, правомірно отримали правову охорону відповідно до висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони, який був отриманий за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

Також вважає безпідставним посилання представника позивача на те, що фірмове найменування позивача є схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованими позначеннями за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 щодо заявлених послуг, та щодо можливості  введення в оману споживача.

З огляду на викладене,  просила в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні щодо заперечень відповідачів стосовно  відомості в Україні фірмового найменування позивача та визначення поняття «відоме комерційне найменування»  зазначив, що відносини, пов’язані з визначенням відомості фірмового найменування, не можуть регулюватися за аналогією закону, на чому ґрунтувались заперечення відповідачів, а саме нормою п. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з огляду на те, що вказана норма регулює правовідносини виключно щодо охорони прав на добре відомий знак і визначає фактори, які визначають ступінь відомості саме добре відомого знака,   а не фірмового найменування. До того ж, положення п.1 ст. 8 ЦК України встановлюють, що аналогія закону застосовується лише до подібних відносин.

Правовідносини ж, пов’язані з фірмовими найменуваннями та торговельними марками, врегульовані окремими главами книги ІV Цивільного кодексу України та нормами Господарського кодексу України.

При цьому ст. 6 Закону про торговельні марки чітко відокремлює поняття як схожість позначення до ступеню змішування з раніше відомим в Україні фірмовим найменуванням  та  як схожість позначення до ступеня змішування з добре відомою торговельною маркою  як різні підстави для відмови в наданні правової охорони. І саме законодавством визначений ступінь відомості торговельних марок та фірмових найменувань, необхідний для відмови в наданні правової охорони схожому позначенню, а саме:  звичайна відомість   – для фірмових найменувань і  добра відомість  – для торговельних марок.

Враховуючи правило ч. 2 ст. 489 ЦК України  щодо чинності права інтелектуальної власності на комерційне найменування  з моменту першого  використання цього найменування та охорони його без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки, представник позивача вважає, що для встановлення факту відомості фірмового найменування в Україні достатньо наведення доказів, які свідчать про хоча б однократне використання фірмового найменування в Україні.

Відносно зауважень щодо невикористання позивачем свого права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони  зазначив, що Держдепартаментом не оприлюднюються відомості щодо ведення діловодства по заявкам, а тому позивач не міг знати про подання заявок  відповідачкою ОСОБА_1        

Щодо застосування строків позовної давності, то представник звертав увагу суду, що публікація відомостей про видачу свідоцтвами України на знак для товарів і послуг була відповідно 15.02.2006 року та 15.03.2006 року здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність», який бюлетень друкується і розповсюджується тільки на території України та на українській мові.

    Позивач - ВАТ «Самарський підшипниковий завод» є юридичною особою - резидентом Російської Федерації, котра не має відокремлених підрозділів на території України. Виходячи з цього, позивач  не міг дізнатись про порушення свого права на дату публікації у зв’язку з тим, що не мав вільного доступу до офіційного бюлетеня «Промислова власність» та не володіє українською мовою.

    Одночасно звертав увагу суду, що позивач дізнався про порушення свого права у зв’язку з призупиненням митного оформлення товарів (підшипникової продукції) власного виробництва лише у грудні 2008 року, що підтверджене повідомленням Державної митної служби Украйни.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідачкою  ОСОБА_1 24.11.2005 року була подана заявка № m200514366 на знак для товарів та послуг «SPZ-group» та 05.01.2006 року - заявка № m200600085 на знак для товарів та послуг «SPZ GROUP» (зобр.), за якими були видані свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №НОМЕР_1 - 15.02.2006 року та свідоцтво України  №НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг - 15.03.2006 року для послуг 7 МКТП, що підтверджується випискою з Державного реєстру та матеріалами заявки.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону про торговельні марки правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 4 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»  не можуть одержати правову охорону позначення, які є  тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з абз. 5 ч. 2. ст. 6 Закону про торговельні марки не можуть одержати правову охорону позначення, які є  оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно ч.1 ст. 19 Закону про торговельні марки свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивачем пред’явлений даний позов з тих підстав, що на   знаки для товарі і послуг за спірними свідоцтвами поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз. 4 ч. 3 ст. 6 зазначеного закону, тобто, не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Для того, щоб встановити, чи поширюються на знаки для товарі і послуг за спірними свідоцтвами України наведені правові норми, необхідно з’ясувати, чи є позначення за спірними свідоцтвами тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним найменуванням позивача, чи є зазначене комерційне найменування відомим в Україні, чи одержано право на використання комерційного найменування раніше, ніж виникли права на знаки для товарів і послуг, та чи одержано право на використання комерційного найменування для товарів і послуг таких же або споріднених з тими, що наведені в спірних свідоцтвах.

Позивач зазначає, що правова охорона в Україні надана торговельним маркам з порушенням гарантованих законодавством України виключних прав інтелектуальної власності позивача на    фірмове (комерційне) найменування «ОАО «СПЗ», яке  використовує позивач як господарюючий суб’єкт, товари якого, марковані позначенням “SPZ-group”, протягом тривалого часу відомі та реалізуються в Україні.

Так, судом встановлено, що Відкрите акціонерне товариство «Самарський підшипниковий завод» є власником прав на повне фірмове (комерційне) найменування юридичної особи «Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» та на скорочене фірмове (комерційне) найменування: абревіатури назви та організаційно-правової форми - «ОАО «СПЗ», що підтверджується Статутом ВАТ «Самарський підшипниковий завод» та Свідоцтвом про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 28.06.2002 року з внесенням змін до відомостей про юридичну особу 16.03.2005 року та 19.10.2005 року.

Отже, в результаті державної реєстрації за позивачем шляхом зазначення в його установчих документах,  було зафіксоване позначення «СПЗ» задовго до дати подання відповідачкою  ОСОБА_1 заявок  до Установи на реєстрацію спірних позначень.

Також на території Російської Федерації на ім’я позивача зареєстрована торговельна марка «SPZ-group»  за свідоцтвом НОМЕР_3, про що свідчить роздруківка з он-лайн бази офіційного сайту Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам Російської Федерації.

Позивач є   виробником підшипникової продукції, який діє на ринку відповідної продукції в країнах колишнього Радянського Союзу з 1935 року. Крім того, як вбачається з роздруківки з Інтернет сайту ВАТ «Самарський підшипниковий завод», поставляє свою продукцію в більш ніж 30 країн Європи, Азії, Америки.

Таким чином, позивач виступає в господарському обороті, в тому числі і на території України під фірмовим (комерційним) найменуванням «Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» та скороченим фірмовим (комерційним) найменуванням «ОАО «СПЗ», маркуючи свою продукцію торговельною маркою «SPZ-group».  

 Надані позивачем документи щодо його господарської діяльності, зокрема договори  поставки № 5849 від 21.07.2004 року, №238 від 17.11.2004 року, №90 від 23.12.2004 року, №143 від 09.03.2005 року, № 4531 від 13.06.2006 року, платіжні доручення, листи контрагентів ВАТ «Запоріжсталь», ТОВ «ТК-Проміндустрія», ТОВ «Підшипник Груп», ТОВ «Інтерпідшипник», ТОВ «Укрспецпрокат» та ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», підписані керівниками цих підприємств, які були офіційними постачальниками і реалізаторами продукції позивача, на підтвердження здійснення поставок та реалізацію на території України підшипників виробництва позивача, маркованих торговельною маркою «SPZ-group» та комерційним найменуванням ОАО «СПЗ», митні декларації, доказово свідчать про початок використання свого фірмового найменування та відомість як повного фірмового найменування позивача, так і скороченого  на території України з 2001 року.  

Так, митні декларації підтверджують факт ввезення товарів (підшипникової продукції) виробництва ВАТ «Самарський підшипниковий завод» на територію України,  в платіжних дорученнях в графі «призначення платежу» визначено, що оплата здійснюється за поставку підшипникової продукції на територію України, в договорах поставки на територію України  зазначені товари 7 класу МКТП, а саме для підшипникова продукція,  а отже є фактичне використання в господарському обігу фірмового найменування «ОАО «СПЗ» на території України.

Подані позивачем документи датовані 2002-2006 роками і свідчать про його діяльність на території України з використанням фірмового найменування позивача - «ОАО «СПЗ»   раніше від дати подання заявок  на торговельну марку “SPZ-group” за свідоцтвами України №НОМЕР_2 і №НОМЕР_1.

 Згідно ч.1 ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість  вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого  використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до ч.3 ст. 159 Господарського Кодексу України (в редакції від 16 січня 2003 року N 436-IV) правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону права промислової власності фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Відповідно до ч.1 ст. 490  ЦК  України  майновими  правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим  особам неправомірно використовувати комерційне найменування,   в   тому   числі   заборонити  таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

З вищенаведених правових норм вбачається, що правова охорона надається комерційним найменуванням у силу їхнього  використання, а захист  надається  особі,  яка  першою  почала  фактичне використання найменування у господарському обороті, виходячи з чого випливає висновок, що право інтелектуальної власності позивача на скорочене комерційне (фірмове) найменування «ОАО «СПЗ» охороняється в Україні без реєстрації   і є чинними  з моменту першого використання цього найменування.

При цьому суд, погоджуючись з доводами представника позивача про відсутність правових підстав для застосування аналогії закону, виходив з того, що абз. 4 п.3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачає, що фірмове найменування повинно мати певний ступінь відомості в Україні, на відміну від ст. 25 того ж закону, для застосування якої, має бути встановлена добра відомість знака в Україні.

За таких умов, суд має враховувати будь-яку інформацію, що вказує на будь-яку відомість   в Україні  фірмового  найменування позивача до дати подання заявок на спірні свідоцтва, а також приймати до уваги тривалість господарської діяльності позивача.

Щодо доводів представника відповідачки ОСОБА_1, яка посилалась на використання фірмового найменування «ОАО «СПЗ» на території України також такими суб’єктами господарювання як ВАТ «Саратовський підшипниковий завод» та АО «Степногорський підшипниковий завод», то нею не надано суду належних і достатніх доказів, що підтверджували б відсутність розрізняльної здатності комерційного (фірмового) найменування позивача у зв’язку з діяльністю вказаних підприємств.

    Так, витяг з офіційного сайту ОАО «Саратовський підшипниковий завод» та витяг з офіційного сайту ЄПК  не можуть бути належними і достатніми доказами використання ними фірмового найменування «ОАО «СПЗ» на території України до дати подання відповідачкою заявок, оскільки витяг з сайту ОАО «Саратовський підшипниковий завод» не містить конкретної інформації про діяльність ОАО «Саратовський підшипниковий завод» під фірмовим найменуванням «ОАО «СПЗ» на території України до 05.01.2006 року, а витяг з сайту ЄПК лише вказує на те, що на території Російської Федерації існує група підприємств, які виробляють підшипникову продукцію та входять до корпорації ЄПК.

    Крім того, представник відповідачки надав суду сертифікат ТОВ «Автопромпідшипник», який підтверджує наявність дилерських відносин між ТОВ «Автопромпідшипник» та ТОВ «ТД ЄПК», а також листи Державної митної служби України про призупинення митного оформлення підшипникової продукції. Проте ці докази не підтверджують використання в господарському обігу на території України комерційного найменування «ОАО «СПЗ»   ОАО «Саратовським підшипниковим заводом» та АО «Степногорським підшипниковим заводом» та його початок, а лише дають можливість зробити припущення такого використання.

    Виходячи з того, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях згідно зі ст. 58 та ч. 4 ст. 60 ЦПК України, надані представник відповідачки документи не можуть братись до уваги як докази, які підтверджують використання комерційного найменування «ОАО «СПЗ» на території України іншим, ніж позивач, суб’єктом.

Крім того, предметом даного спору є порушення прав інтелектуальної власності саме позивача на фірмове найменування і саме відповідачкою, а не будь-якими іншими особами.

На підставі викладеного, суд вважає встановленим за достатністю  наведених представником позивача належних доказів факт  відомості фірмового найменування в Україні позивача до дати подання відповідною ОСОБА_1 заявок про реєстрацію торговельних марок.  

Отже, позивач стверджує, що торговельні марки відповідачки “SPZ-group” є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, у тому вигляді в якому воно є відомим в Україні і право на яке виникло у позивача щодо тих самих товарів, для яких надана правова охорона торговельним маркам відповідачки – підшипникової продукції, до дати подання нею заявок про реєстрацію торговельних марок; таким, що можуть  ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу.  

Щодо доводів представників відповідачів про відповідність позначення за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та  №НОМЕР_1 умовам надання правової охорони на підставі висновку, отриманого за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеною згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», як достатнього доказу для обґрунтування законності надання правової охорони торговельним маркам відповідачки, то  суд не може їх прийняти з огляду на те, що   такі доводи є безпідставними та необґрунтованими,  виходячи з того, що для з’ясування питання схожості торговельних марок з фірмовим найменуванням та питання відносно можливості введення споживачів в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, необхідне призначення судової експертизи, яка проводиться згідно Закону України «Про судову експертизу».

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судом було призначене експертне дослідження, проведене атестованими судовими експертами ОСОБА_5 та ОСОБА_4, які мають відповідну кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності.

За результатами проведених досліджень експертами складений висновок № 621 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності   від 18.08.2010 року.

Відповідно до ч. 2 п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з   ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Відповідно до п. 4.3.2.6. вищевказаних Правил словесні позначення порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

В рамках експертного дослідження відповідно до встановлених Правилами загальних підходів проводилась перевірка позначень на тотожність і схожість, для чого визначалась ступінь схожості заявленого позначення та однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки.

При встановленні схожості словесних позначень експертами була врахована звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість при порівняні  сильних елементів  скороченого фірмового найменування та знаків для товарів і послуг.

При встановлені однорідності товарів 7 класу МКТП визначалась принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар, для чого враховувались рід (вид) товарів, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Враховуючи схожість порівнюваних позначень за фонетичними та семантичними ознаками, а також визначення однорідності товарів, для яких використовуються позначення, висновком судових експертів було встановлено, що на дату подання до установи заявок, за результатами яких були видані свідоцтва України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг стосовно товарів 7 класу МКТП, знаки «SPZ-group» та «SPZ GROUP» (зобр.) за вказаними свідоцтвами були схожими настільки, що їх можна сплутати з відомим на території Україні скороченим фірмовим (комерційним) найменуванням ВАТ «СПЗ» відносно однорідних з товарами 7 класу товарів, що виробляються і розповсюджуються ВАТ «СПЗ».  

Разом з цим, висновком судової експертизи встановлено, що  позначення за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 для товарів 7 класу МКТП не є оманливими, але можуть ввести в оману щодо особи позивача, який виробляє товар з використанням скороченого фірмового (комерційного) найменування ВАТ «СПЗ», на дату подання до установи заявок.

Тобто, враховуючи, що товари, які виробляються та розповсюджуються позивачем, однорідні з товарами 07 класу МКТП,   для яких спірні знаки  зареєстровані,  у разі використання за таких обставин позначень за спірними свідоцтвами та фірмового найменування при діяльності, спрямованої на одне й те ж саме коло споживачів, в одному  секторі ринку (зокрема, для виробництва та розповсюдження підшипникової продукції на території України)  не виключена можливість виникнення змішування між фірмовим найменуванням та знаком для товарів і послуг  

Оцінивши висновок експертизи, суд вважає його належним та допустимим доказом у справі, який заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються  на  методичних рекомендаціях та результатах проведеного дослідження,  висновки з поставлених запитань чіткі, логічні та відповідають фактичним даним справи.  

Аналізуючи матеріали справи та приймаючи викладене вище, суд вважає встановленим, що позначення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1 та  НОМЕР_2 не відповідає визначеним ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони відносно послуг 7 класу МКТП.

Зважаючи також на тотожність способів використання фірмового найменування та знака для товарів і послуг, а саме використання на вивісках, у рекламі, на товарах, їх упаковці, на бланках , на рахунках тощо, суд не виключає можливості виникнення змішування між фірмовим найменуванням та знаками для товарів і послуг у разі використання обох позначень у схожому між собою вигляді.  

Крім того, відповідно до абз.1 п.2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Згідно з п. 1 цієї ж статті права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Як встановлено судом, порушення прав позивача підтверджується  внесенням відповідачкою даних знаків як об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, що перешкоджає ввезенню на територію України позивачем власної продукції.

Враховуючи відомість фірмового найменування позивача, приймаючи до уваги також те, що фірмове найменування позивача та найменування знаків для товарів та послуг, власником яких є відповідачка, щодо споріднених товарів здатне призвести до змішування двох господарюючих суб’єктів у разі діяльності не лише в одному секторі ринку, а й на одній території, оскільки діяльність позивача відбувається в України, суд вважає встановленим, що подання відповідачкою ОСОБА_1 заявок  та одержання за цими заявками спірних свідоцтв України №№ НОМЕР_1 та  НОМЕР_2, а також використання нею прав, які випливають із вказаних свідоцтв, є достатньою підставою для того, щоб у позивача виникло передбачене ч.1 ст. 3 ЦПК України право на звернення до суду за захистом права на комерційне найменування.  

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, позивач звертається до суду з вимогою заборонити відповідачці ОСОБА_1 будь-яке використання в Україні позначення «SPZ-group», посилаючись на  недобросовісну економічну конкуренцію між позивачем та ТОВ «ГПЗ» в особі відповідачки у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яка вимагає добросовісних дій у діяльності кожної сторони у відношенні свого конкурента.

Відповідно до абз.3 п.2 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

Однак суд не вбачає підстав для встановлення заборони відповідачці ОСОБА_1 використання в Україні позначення за спірними знаками, виходячи з того, що знаки для товарів і послуг зареєстровані за позивачкою як фізичною особою і позов до неї пред’явлений як до фізичної особи, а  обставин та доказів щодо використання нею даних знаків як фізичною особою в розумінні, визначеному ст.16 Закону, позивачем не наведено.

  Разом з тим, наслідком визнання  недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг є припинення права використання позначення знаків, яке охоплюється визнанням недійсними свідоцтв, що є достатнім для поновлення прав позивача, та окремого застереження не потребує.

Відповідно до ст.257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Перебіг позовної давності відповідно до ч.1 ст.261 ЦК починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Щодо застосування строку позовної давності, то суд вважає слушним та таким, що  заслуговує на увагу, вказівку про те, що позивач дізнався про порушення свого права у зв’язку з призупиненням митного оформлення товарів його виробництва лише у грудні 2008 року, а з позовами звернувся у липні 2009 року, тобто,  у межах встановленого законом строку позовної давності.

Враховуючи те, що Державний департамент інтелектуальної власності відповідно до покладених на нього повноважень не відслідковує порушення власників прав на фірмове (комерційне) найменування, даний спір виник виключно у зв’язку з діями відповідачки ОСОБА_1 - власника спірних свідоцтв,  суд вважає, що саме з відповідачки ОСОБА_1 на користь позивача підлягає стягненню судові витрати, пов’язані з розглядом справи.  

 Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,  Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями, ст.ст. 16, 420, 432, 489, 490 Цивільного кодексу України, ст. 159 Господарського кодексу України, ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності,  ст. ст. 10-11, 57-60, 61, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -    

В И Р І Ш И В :

Позов Відкритого акціонерного товариства «Самарський підшипниковий завод» до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та позов Відкритого акціонерного товариства «Самарський підшипниковий завод» до ОСОБА_1, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг задовольнити.

Визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «SPZ-group», видане 15.02.2006 року на ім’я ОСОБА_1, та свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «SPZ GROUP» (зобр.), видане 15.03.2006 року на ім’я ОСОБА_1,  недійсними повністю.

Зобов‘язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Відкритого акціонерного товариства «Самарський підшипниковий завод витрати по оплаті держмита у розмірі 17, 00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 75, 00 грн.

 Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

 Суддя: