ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
УХВАЛА
Справа № 9/9623.06.10
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера"
до 1) Компанії Е. І. Дюпон де Немур енд Компані
2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
про визнання недійсним патенту України на винахід № 26336 та
зобов"язання вчинити дії,
Суддя Бондаренко Г.П.
Представники :
Від позивача Павловський Ф.Г. (дов. №8 від 12.05.2010р.)
Від відповідачів 1) Кудрицька Т.Ю. (дов. б/н від 16.10.2008р.),
Філатова О.В. (дов. б/н від 02.10.2008р.),
Мамуня О.С. (дов. б/н від 02.10.2008р.),
Жукова Т. (дов. б/н від 01.06.2010р.)
2) Потоцький М.Ю. (дов. №16-08/16 від 11.01.2010р.)
ОБСТАВИНИ СПРАВИ :
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросфера" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (далі по тексту - відповідач 1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі по тексту відповідач-2) про:
- визнання недійсним патенту України №26336 від 30.08.1999 року на винахід на винахід: назва винаходу - “ФТОРОАЛКОКСІАМІНОТРИАЗИНИ”, власником якого є Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company) адреса: 1007, Маркет Стріт, Уілмінгтон, Делавер 19898, США (1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A.);
- зобов"язання відповідача 2 внести до Державного реєстру патентів України на винаходи відомості про визнання патенту України на винахід № 26336 недійсним та здійснити публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”про визнання патенту на винахід “ФТОРОАЛКОКСІАМІНОТРИАЗИНИ”№ 26336 від ЗО серпня 1999 року недійсним, власником якого є Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2010 року позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 9/96, розгляд справи призначено на 28.05.2010 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2010 року розгляд справи було відкладено на 08.06.2010 року, у зв’язку з неявкою відповідача 1 та наданням сторонам можливості надати додаткові пояснення у справі.
В судовому засіданні 08.06.10р. представником позивача подано клопотання про призначення у справі судової експертизи, проведення якої позивач просить доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, а також позивачем запропоновано перелік питань, які він просить поставити на вирішення судовому експерту.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2010 року розгляд справи був відкладений на 17.06.2010 року у зв’язку з неявкою відповідачів 1,2 та неподанням сторонами по справі всіх витребуваних судом документів, а також в зв'язку з необхідністю надати відповідачам можливості поставити свій перелік питань та визначитися с експертною установою (експертом), яким відповідачу пропонують доручити проведення судової експертизи.
В судовому засіданні представником відповідача-1 подано клопотання про витребування додаткових доказів у позивача, а саме матеріалів європейської заявки на винахід ЕР 0164269 та патент Канади на винахід СА 1223589 та опис до нього, яке судом задоволено.
У судовому засіданні 17.06.2010 року оголошувалась перерва до 23.06.2010 року для надання можливості позивачеві подати додаткові документи у справі та підготовки відповідачами пояснень щодо призначення у справі судової експертизи.
У судовому засіданні 23.06.2010 року представники відповідача 1 подали клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої просять доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, а також запропонував перелік питань, які просить поставити на розгляд судовим експертам.
Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання в частині призначення експертної установи.
Представник відповідача-2 надав свої пояснення щодо призначення судової експертизи у справі, в яких вказав, що заперечує проти призначення експертизи Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.
Розглянувши подані клопотання про призначення судової експертизи, Господарський суд міста Києва дійшов висновку про наступне.
Як вбачається з матеріалів справи позивач просить суд визнати недійсним патент України №26336 від 30.08.1999 року на винахід : назва винаходу - “ФТОРОАЛКОКСІАМІНОТРИАЗИНИ”, власником якого є Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company) адреса: 1007, Маркет Стріт, Уілмінгтон, Делавер 19898, США (1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A.) та зобов"язати відповідача 2 внести до Державного реєстру патентів України на винаходи відомості про визнання патенту України на винахід № 26336 недійсним та здійснити публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”про визнання патенту на винахід “ФТОРОАЛКОКСІАМІНОТРИАЗИНИ”№ 26336 від ЗО серпня 1999 року недійсним, власником якого є Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company).
Причиною спору у справі стало оскарження позивачем прав відповідача-1 на патент на винахід № 26336 не є новим та не відповідає винахідницькому рівню, а тому він підлягає визнанню недійсним.
Встановлення обставин щодо відповідності винаходу умова патентоздатності потребує спеціальних знань, якими суд не володіє.
Відповідно до ст.41 Господарського процесуального кодексу України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Відповідно до п. 6.1. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:
наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням);
наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);
чи є новим продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого процесу (способу).
Виходячи з наведеного клопотання сторін про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Визначення остаточного переліку питань, які пропонуються на розгляд судовому експерту, відноситься до компетенції суду з урахуванням запропонованих сторонами у справі питань.
При визначенні експертної установи, якій пропонується доручити проведення судової експертизи, суд виходив з призначення експертизи державній експертній установі. При цьому посилання відповідача-1 на значний розмір оплати за проведення судової експертизи, оскільки витрати по проведенню експертизи покладаються на позивача. Щодо заперечень відповідача-1 проти призначення експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в зв'язку з відсутністю у ньому експертів, атестованих як за кваліфікацією дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції та освіту в галузі хімії, то дане твердження відповідачем-1 не доведено в частині відсутності таких спеціалістів у Київському НДІ судових експертиз.
Згідно ст.79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.
В зв’язку з цим провадження у справі на підставі п.1 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України підлягає зупиненню до проведення судової експертизи.
Враховуючи викладене та керуючись ст.41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд-
УХВАЛИВ:
1. Призначити по справі №9/69 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
2. На вирішення експертів поставити наступні питання:
1) Чи буде загальна структурна формула за першим пунктом формули винаходу в європейській заявці ЕР 0164269 у випадку підставлення до неї таких значень груп Z, Y, R, L, R1 та R2, що зазначені у формулі винаходу з європейської заявки на винахід ЕР 0164269, як Z є N, Y є OCH2CF3, R є Н, L є Ц з формулою
R1 є C02R10, і R2 приєднаний до 6 атома фенільного кільця у групі Ц, тотожною до загальної структурної формули речовин, описаною у першому пункті формули винаходу у патенті України на винахід № 26336?
2) Чи будуть співпадати конкретні структурні формули речовин за першим пунктом формули винаходу в європейській заявці ЕР 0164269 у випадку підставлення до загальної структурної формули таких значень груп Z, Y, R, L, R1 та R2, що зазначені у формулі винаходу з європейської заявки на винахід ЕР 0164269, як група Z є N, група Y є OCH2CF3, група R є Н, група L є L1 з формулою
група R1 є CO2R10, група R10 є С1-С4 алкіл, група R2 є СН3, ОСН3, ОС2Н5, та приєднана до 6 атома фенільного кільця у групі L1, група X є NR14R15, група R14 є Н, С1 алкіл, група R15 є С1 алкіл, із конкретними структурними формулами речовин за першим пунктом формули винаходу у патенті України на винахід № 26336 у випадку підставлення до загальної структурної формули таких значень груп R, R1, X, що зазначені у формулі винаходу у патенті України на винахід № 26336, як група R є С1 -С4 алкіл, група R1 є СН3, С1-С2 алкокси, група X є NHCH3, N(CH3)2?
3) Чи буде загальна структурна формула за першим пунктом формули винаходу у патенті Канади на винахід СА 1223589 у випадку підставлення до неї таких значень груп Z, R5, Е, R4, R2, R1, R6, що зазначені у формулі винаходу з патенту Канади на винахід СА 1223589, як група Z є кисень, група R5 є водень, група Е є азот, група R4 є такою С2-С4 галоалкокси групою як OCH2CF3, група R2 є водень, група R1 є -CO-R6 та приєднана до атому фенільного кільця за номером 2, група R6 є С1-С4 алкокси, причому група А приєднана до атому фенільного кільця за номером 6, тотожною до загальної структурної формули речовин, описаних у першому пункті формули винаходу у патенті України на винахід № 26336 при підставленні до неї значення групи R є С1-С4 алкіл?
4) Чи будуть співпадати конкретні структурні формули речовин за першим пунктом формули винаходу у патенті Канади на винахід СА 1223589 у випадку підставлення до загальної структурної формули таких значень груп Z, R5, Е, R4, R2, R1, R6, A, R3, що зазначені у формулі винаходу з патенту Канади на винахід СА 1223589, як як група Z є кисень, група R5 є водень, група Е є азот, група R4 є такою С2-С4 галоалкокси групою як OCH2CF3, група R2 є водень, група R1 є -CO-R6 та приєднана до атому фенільного кільця за номером 2, група R6 є С1-С4 алкокси, група А є такою С1-С6 галоалкіл групою як CH2F, CHFCH3 або CF2H та приєднана до атому фенільного кільця за номером 6, група R3 є -NR12R13, група R12 є водень або С1 алкіл, група R13 є С1 алкіл, із конкретними структурними формулами речовин за першим пунктом формули винаходу у патенті України на винахід № 26336 у випадку підставлення до загальної структурної формули таких значень груп R, R1, X, що зазначені у формулі винаходу у патенті України на винахід № 26336, як група R є С1-С4 алкіл, група R1 є CH2F, CHFCH3 або CF2H, група X є NHCH3, N(CH3)2?
5) Чи відомі з рівня техніки, а саме, із європейської заявки ЕР 0164269 та із патенту Канади на винахід СА 1223589, речовини із структурними формулами, які утворюються із загальної структурної формули, описаної у першому пункті формули винаходу з патенту України на винахід № 26336 у вигляді
у випадку підставлення до цієї загальної структурної формули таких значень груп R, Ri, X, як група R є С1-С4 алкіл, група є СН3, С1-С2 алкокси, CH2F, CHFCH3 або CF2H, група X є NHCH3, N(CH3)2, і чи є ці речовини новими на дату пріоритету по заявці на винахід за № 94040990?
6) чи розкриті в матеріалах європейської заявки на винахід ЕР 0164269 та в описі до патенту Канади на винахід СА 1223589 речовини, вказані у патенті України № 26336 на винахід та в описі до нього? Якщо розкриті, то які саме речовини?
7) чи розкрита в матеріалах європейської заявки на винахід ЕР 0164269 та в описі до патенту Канади на винахід СА 1223589 сфера застосування речовин, вказаних у патенті України № 26336 на винахід та в описі до нього? Якщо розкрита, то яка сфера застосування та яких саме речовин?
8) чи розкрито в матеріалах європейської заявки на винахід ЕР 0164269 та в описі до патенту Канади на винахід СА 1223589 спосіб отримання речовин, вказаних у патенті України № 26336 на винахід та в описі до нього? Якщо розкрито, то який спосіб отримання та яких саме речовин?
9) чи розкриті в матеріалах європейської заявки на винахід ЕР 0164269 та в описі до патенту Канади на винахід СА 1223589 фізико-хімічні властивості речовин, які вказані у патенті України № 26336 на винахід та в описі до нього? Якщо розкриті, то які фізико-хімічні властивості та яких саме речовин?
3. Відповідно до ст.4 Закону України “Про судову експертизу” попередити судових експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384, 385 Кримінального кодексу України.
4. Витрати по проведенню даної судової експертизи інтелектуальної власності покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросфера" з подальшим віднесенням на винну сторону.
Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросфера" забезпечити своєчасну та повну оплату даної судової експертизи.
5. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросфера", Е. І. Дюпон де Немур енд Компані , Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки Українита та інших осіб своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи документи, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.
6. Направити Київському НДІ судових експертиз дану ухвалу з всіма матеріалами справи №9/96.
7. Провадження у справі зупинити до проведення комплексної судової експертизи та повернення справи до Господарського суду міста Києва.
8. Дану ухвалу може бути оскаржено у порядку, передбаченому чинним законодавством України в частині зупинення провадження у справі.
Суддя Г.П. Бондаренко